Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2023 г. N 09АП-12856/23 по делу N А40-71430/2022

г. Москва

16 мая 2023 г.

Дело N А40-71430/22

Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 мая 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей В.В. Валюшкиной, О.Н. Лаптевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Елмановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЮНИКОНТ СПБ" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.01.2023 г. по делу N А40-71430/22

по иску ООО "ЮНИКОНТ СПБ" (ОГРН: 1057810213416)

к ООО "ЭПСТОН ГРУП" (ОГРН: 1127746070759)

Коскунакову Марату Магэомулу

третье лицо: ООО "НПК МОРСВЯЗЬАВТОМАТИКА" (ОГРН: 1057813313909),

о взыскании 3 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Богоненко С.А. по доверенности от 05.03.2022 г., Папенков Н.Д. по доверенности от 21.04.2022,

от ответчиков:

от ООО "ЭПСТОН ГРУП" - Савельев С.А. по доверенности от 31.03.2023 г.,

от Коскунакова М.В. - не явился, извещен,

от третьего лица: Богоненко С.А. по доверенности от 29.04.2021 г., Папенков Н.Д. по доверенности от 17.12.2021,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Юниконт СПБ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам Обществу с ограниченной ответственностью "Эпстон Груп" (далее - ответчик1), Коскунакову Марату Магэомулу (далее - ответчик2) о взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "UNICONT" по свидетельству N 409013.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "НПК Морсвязьавтоматика".

Решением от 25 января 2023 года Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, об удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

От ответчиков поступили возражения на апелляционную жалобу, в которых они против удовлетворения апелляционной жалобы возражали, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Ответчик2, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явился, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, иск удовлетворить.

Представитель ответчика1 возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель третьего лица поддержал доводы, изложенные в жалобе истца, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2023 подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец (Правообладатель) является правообладателем товарного знака "UNICONT", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации N 409013.

Срок действия регистрации истекает 04.03.2029, приоритет товарного знака "UNICONT" установлен с 04.03.2009 по широкому перечню товаров 09 класса МКТУ, включая: аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; интерфейсы [компьютеры]; коллекторы электрические; коммутаторы; компьютеры; компьютеры портативные; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; мониторы [компьютерное оборудование]; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы и инструменты навигационные; приборы морские сигнальные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приемники [аудио-видео]; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемное программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; рации портативные; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы освещения [электрические]; редукторы [электрические]; сигнализация световая или механическая; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для обработки информации; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства теплорегулирующие; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические.

В силу п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные и иные обозначения или их комбинации.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Способы использования товарного знака раскрыты в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот: в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет".

Не позднее 05.03.2021 истец получил сведения о нарушении исключительного права на товарный знак "UNICONT" по свидетельству N 409013.

В результате проверки полученных сведений установлено, что на информационном ресурсе www.epstongrup.ru неограниченному кругу лиц предлагаются к продаже модификации реле контроля уровня, относящегося к 09 классу МКТУ.

Размещённые на указанном информационном ресурсе товары содержат маркировку обозначением "UNICONT", сходным до степени смешения со словесным элементом товарного знака "UNICONT" по свидетельству N 409013.

Такое сходство является высоким, поскольку фонетически и графически сопоставляемые словесные элементы идентичны.

При обращении к www.epstongrup.ru появляется контактная информация: Общество с ограниченной ответственностью "Эпстон груп", фактический адрес: 111020, г. Москва, ул. Боровая, дом 7, строение 10, этаж 3, телефоны: +7 (495) 116-16- 92, +7 (499) 116-16-92, е-mail: armafa epston.ru.

Администратором доменного имени epstongrup.ru является Коскунаков Марат Магэомулы.

Согласно п. 78 Постановления N 10. администратор сайта - лицо, которое несет перед правообладателем ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак.

В соответствии с п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц. направленных на достижение единого результата.

В силу п. 1 ст. 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Из осмотров адреса в сети Интернет: https://epstongrup.ru/kipia-i-priborvucheta/rele-kontrolya-urovnya-zhidkosti-unicont/ следует, что неограниченному кругу лиц предлагается товар, однородный к тем, которым предоставлена правовая охрана по товарному знаку "UNICONT" по свидетельству N 409013.

Принимая во внимание наличие маркировки "UNICONT", выполненной непосредственно на лицевой части товара, поименованного как "Реле контроля уровня жидкости UNICONT", такой товар является контрафактным.

Распечатками с сайта www.epstongrup.ru за период с 05.03.2021 фиксируется длящееся нарушение исключительного права на товарный знак "UNICONT" по свидетельству N 409013.

В целях установления однородности продукции, предлагаемой к продаже на указанном выше ресурсе, истец обратился к патентному поверенному Толстикову А.С., регистрационный номер 956.

Патентный поверенный Толстиков А.С. в Заключении пришел к выводу о том, что "переключатель электрический UNICONT РКК-312" производства фирмы Nivelco (Венгрия), является однородным по отношению к товару "переключатель электрический", которому предоставлена правовая охрана по свидетельству N 409013, промаркирован обозначением "UNICONT".

Заключение выполнено патентным поверенным Толстиковым А.С. 30.08.2021 с учетом требований Руководства.

Указанное выше Руководство формирует методологические подходы по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, используются судами при наличии споров, связанных с нарушением исключительного права на товарные знаки, в том числе, для проведения анализа сходства и однородности товаров, вероятности смешения.

В соответствии с абз. 6 п. 162 Постановления N 10 специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Определение степени сходства спорного обозначения с товарным знаком и однородности сопоставляемых товаров осуществляется в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно п. 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу п. 42 данных Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Аналогичные нормы содержатся и в Руководстве. В соответствии с п. 7.1.1. Руководства обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначения "UNICONT" и словесного элемента защищаемого товарного знака "UNICONT" прослеживается на графическом уровне при визуальном сопоставлении. В противопоставленных обозначениях графическая схожесть обусловлена одинаковым составом печатных букв латинского алфавита: семь идентичных букв латинского алфавита, стандартный шрифт, наклон при написании не используются.

Использовано одинаковое расположение букв относительно друг друга: в линию, последовательно и в определенном порядке, при отсутствии волнообразного или ступенчатого расположения букв, без использования пробелов, пунктуации.

Обозначения симметричны. Сравниваемые обозначения состоят из трех идентичных слогов: "ю", "ни", "конт", и шести одинаковых звуков: "ю", "н*", "и", "к", "о", "н", "т", и, следовательно, обладают фонетическим тождеством. Принимая во внимание нормы, изложенные в Правилах и Руководствах, сходство до степени смешения очевидно.

Согласно п. 1 ст. 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенного в г. Марракеше 15.04.1994 (вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012) в случае использования идентичного обозначения для идентичных товаров или услуг вероятность смешения считается существующей.

Предлагаемый ответчиком на ресурсе www.epstongrup.ru к продаже товар является однородным с товарами, в отношении которых зарегистрирован, активно используется товарный знак "UNICONT" по свидетельству N 409013.

Основные и вспомогательные признаки однородности, поименованные п. п. 7.2.1.1., 7.2.1.2. Руководства, полностью совпадают.

Использование обозначения "UNICONT", сходного со словесным элементом чужого средства индивидуализации, при маркировке и предложение к продаже продукции, однородной с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак, а также при использовании данного обозначения в документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот подпадает под понятие использование товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ.

На основании п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе реализовать предоставленное п. 2 ст. 1515 ГК РФ право требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размешены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Использование в гражданском обороте на территории России товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием.

Активное использование товарного знака "UNICONT" по свидетельству N 409013 для индивидуализации электрической аппаратуры и соответствующей продукции подтверждается договорами поставки (счетами), документами первичного бухгалтерского учета, выставочными материалами, осмотрами сайта истца, нотариальными протоколами.

Товары, законно маркируемые защищаемым товарным знаком и контрафактные товары, реализуются на одном товарном рынке Российской Федерации, что усиливает вероятность смешения.

Из разъяснений п. 162 Постановления N 10 следует, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Истец сослался на то, что использование обозначения "UNICONT" для индивидуализации продукции иностранного производства не отвечает интересам российского производителя, поскольку вследствие такого нарушения усиливается возможность создания у потребителей мнения об аффилированности истца и лица, незаконно использующего обозначение "UNICONT".

На основании абз. 2 п. 162 Постановления N 10 смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ "UNICONT" не является общеупотребимым термином, не характеризует товары, в отношении которых правообладателю предоставлена правовая охрана. Использование товарного знака делового партнера является недобросовестным поведением. Альтернативой такому поведению являются временные и материальные затраты в собственное средство индивидуализации.

На основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара.

Из данных вэб-сервиса архива Интернета WaybackMachine (сайт https://web.archive.org) по ресурсу www.epstongrup.ru следует, что нарушение исключительного права установлено как минимум с 15.11.2017 при осуществлении значимого для нарушителя (ответчика) вида экономической деятельности.

По смыслу абз. 2 п. 4.2. Постановления Пленума Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.20216 N 28-П такое нарушение является грубым.

Направленная истцом в адрес ответчиков претензия была оставлена без удовлетворения.

Истцом на основании п.п. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации заявлено требование о взыскании компенсации в размере 3 000 000 руб.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что в спорном обозначении изобразительного элемента отсутствует ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом, следовательно, истцом не доказан факт нарушения его прав ответчиками, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции и считает, что доводы апелляционной жалобы истца подлежат удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене по следующим основаниям.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак истца и используемые ответчиками обозначения не сходны до степени смешения вследствие наличия сильного (доминирующего) элемента "nivelco" на лицевой части спорного товара и отсутствия на нем изобразительного элемента комбинированного товарного знака истца. Арбитражный суд г. Москвы указал на то, что в использованном ответчиками обозначении первым в глаза бросается именно обозначение "nivelco".

Из решения следует, что суд первой инстанции не исследовал доказательства, подтверждающие использование ответчиками обозначения "UNICONT" на сайте www.epstongrup.ru.

При этом истец представил доказательства использования ответчиками обозначение "UNICONT" обособленно от наименования производителя "nivelco".

Согласно п. 7.1.2.4. Руководства, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Указывая на отсутствие в спорном обозначении изобразительного элемента, которое бы обуславливало ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом, суд первый инстанции неправильно выделил изобразительный элемент в качестве сильного, проигнорировав тождественное словесное обозначение "UNICONT", которое приковывает к себе внимание потребителей, на которое в обоих случаях падает логическое ударение, и которое несет в себе основную индивидуализирующую функцию, чем нарушил нормы материального права.

Довод об отсутствие сходства между противопоставленными обозначениями, ввиду отсутствия в товарном знаке истца "шифра" RKK-312, говорит о неверной методологии сравнения обозначений.

Согласно п. 34 Правил, п. 2.1.2. и 2.1.3. Руководства простые сочетания букв, цифр или чисел не обладают различительной способностью.

Из оспариваемого судебного акта не следует, что суд первой инстанции произвел сравнение доминирующего словесного элемента "UNICONT" защищаемого товарного знака с единственным словесным обозначением "UNICONT", которое было использовано ответчиками для индивидуализации продукции.

Напротив, внимание суда было обращено к элементам, которые либо вовсе отсутствовали в представленных истцом осмотрах (не были активно использованы на сайте www.epstongrup.ru) и о которых говорили лишь ответчики, ссылаясь на отмененные судебные акты по делу N А40-278154/2021, либо не имеют доминирующего характера или различительной способности вовсе.

Подтверждением же наличия сходства между противопоставленными обозначениями служат материалы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), в которых соответствующими экспертизами установлено сходство до степени смешения между товарным знаком "UNICONT" по свидетельству N 409013, а также обозначениями "UNICONT" и "UNICONNING" (том 6 л.д. 106-107, 120-121) и которые суд первой инстанции не учел при вынесении решения.

В материалах содержится позиция Роспатента о том, что в результате проведения экспертизы словесных обозначений "UNICONT" и "UNICONNING", заявленных в качестве товарных знаков в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ установлено, что они сходны до степени смешения с товарным знаком "UNICONT", зарегистрированным под N 409013 с приоритетом от 04.03.2009, на имя общества с ограниченной ответственностью "Юниконт СПб". 192174. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, 26. лит. Е. в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленные обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

При этом обозначение "UNICONT" использованное ответчиками полностью входит в состав рассмотренных Роспатентом словесных обозначений "UNICONT" и "UNICONNING" (а также полностью входит в состав защищаемого товарного знака).

В случае вхождения одного обозначения в состав другого, формируется вывод о сходстве таких обозначений.

Позиция уполномоченного государственного экспертного органа, осуществляющего непосредственную регистрацию товарных знаков, о сходстве обозначений "UNICONT" и "UNICONNING" с комбинированным товарным знаком "UNICONT" по Свидетельству N 409013 опровергает вывод суда первой инстанции о несходстве до степени смешения обозначения, использованного ответчиками, с защищаемым товарным знаком.

Вопреки выводам суда противопоставленные обозначения "UNICONT" и "UNICONT" обладают фонетическим тождеством и явным графическим сходством, ввиду одинакового состава печатных букв латинского алфавита, выполненных стандартным шрифтом, при отсутствии наклона в написании.

Кроме того, использовано одинаковое расположение букв относительно друг друга: в линию последовательно и в определенном порядке, при отсутствии волнообразного или ступенчатого расположения букв, а также пробелов между буквами или выделения отдельных частей обозначений.

Обозначения полностью входят в состав друг друга, что исключает вывод о несходстве обозначений в целом.

Суд по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Аналогичный подход отражен в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017, от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

В данном случае возможен лишь вывод об определенной степени сходства, но не вывод о несходстве.

При этом, в случае совпадении доминирующих словесных элементов, вывод о несходстве обозначений невозможен.

При этом стоит отметить, что суд первой инстанции назвал спорную продукцию: "Реле контроля уровня жидкости UNICONT", однако, в дальнейшем добавил к нему обозначение "nivelco", которое отсутствует в представленных в дело осмотрах.

Также стоит отметить, что суд первой инстанции неверно определил область правовой охраны товарного знака истца и нарушил методологию оценки однородности.

Согласно п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

При установлении сходства сравниваемых обозначений до степени смешения учитывается факт однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и используется противопоставленное обозначение.

Однако сравнение конкретных товаров истца, маркированных защищаемым товарным знаком, с товарами ответчика для определения однородности методологически неверно.

Сравнивая конкретные товары истца и ответчика, суд первой инстанции ограничивает исключительное право истца на использование товарного знака в отношении широкого перечня товаров.

Так в решении суд первой инстанции прямо указывает, что истцом не определено и не доказано на какую разновидность товара "переключатель электрический", "модификации реле контроля уровня" истцом зарегистрирован товарный знак, какие именно "переключатель электрический" и "модификации реле контроля уровня" истец ввел в оборот и схожи ли характеристики выпускаемого товара истцом по свойствам, составу материалам, с зафиксированным им товаром на сайте www.epstongrup.rи.

Так суд первой инстанции заменил сравнение контрафактных товаров ответчика с товарами, которым предоставлена правовая охрана по товарному знаку "UNICONT" по свидетельству N 409013, сравнением контрафактных товаров с ограниченным и случайным перечнем товаров истца.

При этом решение суда не содержит оценки доказательства, представленного истцом в обоснование однородности спорных товаров с товарами из свидетельства на защищаемый товарный знак: Заключение патентного поверенного Филатова А.Ю. от 01.08.2022.

В целях установления однородности товаров ответчиков с товарами из свидетельства на защищаемый товарный знак, истец обратился к патентным поверенным Толстикову А.С и Филатову А.Ю.

Патентные поверенные пришли к однозначному выводу об однородности спорного товара к части товаров 09 класса МКТУ, включенным в правовую охрану товарного знака "UNICONT" по свидетельству N 409013.

В заключении Филатова А.Ю. от 01.08.2022 имеются следующие определения терминов, используемых в названиях упомянутых выше приборов:

A. Переключатель - это контактный коммутационный аппарат, предназначенный для переключения электрических цепей (ТОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия, термины и определения.

https://allaosts.ru01/040/gost_17703-72?ysclid =16688r81262894394271;

Б. Переключатель - это контактный или бесконтактный коммутационный аппарат, предназначенный для переключения электрических цепей, К П. относятся рубильники, пакетные выключатели, тумблеры, а также антенные и грозовые П. контроллеры и др. (Большая политехническая энциклопедия. - М: Мир и образование. Рязанцев В.Д. 2011.

https://polytechnic dictionary.academic.ru/1674/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ);

B. Переключатель - это электрический коммутатор, электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрических цепей. П.- один из наиболее распространённых в электротехнике аппаратов, выполняемый в самых разнообразных конструктивных формах.

Примеры П. - Рубильник, Пакетный выключатель. В радиоаппаратуре и устройствах связи П. служат галетные переключатели, тумблеры и др. (см. Коммутатор). Для переключения цепей питания и управления в электрических машинах и энергетических установках служат различные выключатели электрические (См. Выключатель электрический). Контроллеры, Контакторы, а также бесконтактные электрические аппараты (См. Бесконтактный электрический аппарат). (Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978. https://dic.academic.rU/dic.nsf/bse/l 19551/Переключатель? ysclid =1667р69еh8608344161);

Г. Переключатель электрический - электрический аппарат, служащий для переключения электрических цепей в устройствах автоматики, телемеханики, электроэнергетики, электросвязи и т.д. (Энциклопедия "Техника". - М.: Росмэн. 2006.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/857/iiepeK\iK)4aTejib?ysclid=1668i692i2512465429);

Д. Коммутационный электрический аппарат это электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи и проведения тока (ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. https://allgosts.ru/01/040/gost_17703-72?ysclid=16688r8126289439427):

Е. Контроллер - это многопозиционный аппарат, предназначенный для управления электрическими машинами и трансформаторами путем коммутации резисторов, обмоток машин и (или) трансформаторов (ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. https://allgosts.ru/01/040/gost_17703-72?ysclid=16688r8126289439427);

Ж. Реле - это электромагнитный переключатель (открытый или закрытый), управляемый изменениями электрического тока в обмоточном проводе (катушке).

Ток, текущий через катушку создает магнитное поле, которое передвигает металлический контакт, который может размыкать или замыкать электрическую цепь. (Научно-технический энциклопедический словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/mes/4027);

З. Коммутация электрической цепи (Коммутирование) - это процесс переключений электрических соединений элементов электрической цепи, выключения полупроводникового прибора (ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические.

Термины и определения основных понятий. https://alteosts.ru/01/040/gost_18311 -80?ysclid=166ei05m8z968133532);

Из заключения Филатова А.Ю. от 01.08.2022 следует, что спорные товары соотносятся с товарами из свидетельства на товарный знак N 409013 по двум основным признакам однородности (род: вид и назначение товаров), что с учетом установленной высокой степени сходства обозначений, сравниваемых в настоящем заключении, является достаточным для вывода об однородности товаров.

Кроме того, в вышеуказанных заключениях отмечена и одинаковость способов реализации (сайт в сети "Интернет"), и круг потребителей, указывающие на совпадение не только основных, но и вспомогательных признаков однородности.

Непосредственная сфера применения рассмотренных выше товаров, вопреки выводам суда первой инстанции, принципиального значения не имеет, поскольку правовая охрана товарного знака N 409013 распространяется на общие видовые наименования товаров, указанных в 09 классе в сведениях о регистрации, без какой-либо конкретизации или иного ограничения.

С учетом выводов патентных поверенных - специалистов в области интеллектуальной собственности, а также руководствуясь МКТУ, спорный товар под обозначением "UNICONT", информация о котором была получена на сайте ответчиков, относится и может восприниматься потребителями в качестве товаров, выделенных в заключении патентного поверенного Толстикова А.С. от 30.08.2021 и в заключении патентного поверенного Филатова А.Ю. от 01.08.2022: "переключатели электрические": "аппараты коммутационные электрические"; "включатели электроцепи": "выключатели закрытые (электрические)": "коммутаторы"; "прерыватели дистанционные". Данные выводы находят отражение в материалах дела (том 1 л.д. 127-144).

При этом в обжалуемом судебном акте суд первой инстанции ограничился лишь одним товаром из шести выделенных экспертом в свидетельстве на защищаемый товарный знак "переключатели электрические", что является подтверждением неполного изучения представленных доказательств, что повлияло на обоснованность принятого судебного акта.

Так в решении суд сослался на отсутствие доказательств ввода в гражданский оборот однородных товаров под обозначением "UNICONT".

Также суд отметил невозможность определения идентичности или однородности спорного товара и товаров, защищаемых товарным знаком.

Однако истцом представлены доказательства, подтверждающие использование защищаемого товарного знака под контролем правообладателя в отношении товаров, которые являются однородными к спорной продукции, предлагаемой к продаже ответчиками:

A. Переключатель (том 2, л.д. 46-48, 52-55);

Б. Контроллер (том 2, л.д. 42-45, 49-51);

B. Автоматический выключатель (том 2, л.д. 34-38);

Г. Блоки питания (том 2, л.д. 60-62, 69-72).

Кроме того, в материалы настоящего дела было представлено социологическое исследование, которым подтверждается длительное использование защищаемого товарного знака непосредственно в отношении товаров, однородных к спорной продукции (том 4, л.д. 140-150, том 5, л.д. 1-150, том 6, л.д. 1-60).

Социологическое исследование выражает позицию средних потребителей, которые подтвердили широкую известность и узнаваемость товарного знака "UNICONT" по свидетельству N 409013, а также его активное использование, в том числе, в отношении продукции, признанной патентными поверенными однородной к спорному товару.

Информация о реализации конкретной однородной продукции под товарным знаком содержится также и в письмах, подтверждающих масштабное использование защищаемого средства индивидуализации (том 2, л.д. 146, том 3, л.д. 3).

Всего в материалы дела представлено свыше 50 писем от профессиональных участников рынка электроники, которые подтвердили известность товарного знака N 409013, а также его использование в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ (том 2, л.д. 82-150, том 3, л.д. 1-13).

Таким образом, утверждение суда первой инстанции об отсутствии в материалах дела доказательств ввода в оборот товаров под товарным знаком N 409013 и однородных к спорной продукции, хоть и является методологически неверным, но опровергается совокупностью согласующихся письменных доказательств.

Также суд первой инстанции неверно применил методику анализа однородности противопоставленных товаров, не полностью изучил доказательства фактического использования товарного знака N 409013, ограничил правовую охрану товарного знака.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения за счет тождества их словесных элементов и общего смыслового значения, заложенного в них, а также высокой степени однородности товаров, реализуемых ответчиком, с товарами 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Учитывая установленные по делу обстоятельства того, что рассматриваемые обозначения производят сходное общее впечатление и ассоциируются друг с другом в целом, и промышленными потребителями при ознакомлении с товарами, предлагаемыми к продаже ответчиком, используемое обозначение UNICONT может восприниматься в качестве соответствующего товарного знака, принадлежащего истцу.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Истцом заявлены требования о взыскании компенсации в размере 3 000 000 рублей с учетом вероятностного характера причиненного ущерба.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции, оценив представленные в материалах дела доказательства, пришел к выводу о том, что определенный истцом размер компенсации не отвечает принципу разумности и соразмерности и с учетом иных установленных по делу обстоятельств (отсутствие доказательств причинения значительного ущерба интересам правообладателя, отсутствие сведений о грубом характере допущенного нарушения и т.п.) носит избыточный характер.

Приняв во внимание характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права суд апелляционной инстанции считает, что размер компенсации подлежит снижению до 500 000 рублей.

Данный размер компенсации является соразмерным последствиям нарушения и соответствует принципу разумности и справедливости с учетом характера допущенного нарушения и иных установленных по делу обстоятельств.

Взыскание такой суммы компенсации позволяет не только возместить стороне (истцу) убытки, в связи с неправомерным использованием, принадлежащего ему товарного знака при осуществлении ответчиками предпринимательской деятельности, но и удержать ответчиков от нарушения интересов истца в будущем.

На основании изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении исковых требований частично (пункт 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2023 г. по делу N А40-71430/22 отменить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с Общества с ограниченной ответственностью "ЭПСТОН ГРУП" (ОГРН: 1127746070759) и Коскунакова Марата Магэомулы в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЮНИКОНТ СПБ" (ОГРН: 1057810213416) 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. - компенсацию, 9 333(девять тысяч триста тридцать три) руб. 00 коп. - в возмещение расходов по госпошлине по иску и апелляционной жалобе.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

В.В. Валюшкина О.Н. Лаптева