Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2023 г. N 09АП-25159/23 по делу N А40-281496/2022

г. Москва

24 мая 2023 г.

Дело N А40-281496/22

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Кухаренко Ю.Н.,

рассмотрев апелляционную жалобу ООО "Абабика"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2023

по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу N А40-281496/22

по иску общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (ОГРН: 1126189001509, ИНН: 6102040652)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Абабика" (ОГРН: 1097746304391, ИНН: 7719724485),

о взыскании,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Рыжий Кот" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Абабика" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 871244 в размере 150 000 руб.

Решением суда от 14.03.2023 в удовлетворении ходатайств Общества с ограниченной ответственностью "Абабика" (ИНН: 7719724485) о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, о привлечении к участию в деле ООО "АЛЬ ПАКО" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - отказано.

Исковые требования удовлетворены частично.

С общества с ограниченной ответственностью "Абабика" (ИНН: 7719724485) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Рыжий Кот" (ИНН: 6102040652) взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак N 871244 в размере 50 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 815 руб.

В остальной части заявленных требований отказано.

ООО "Абабика", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, судом не рассмотрен факт того, что товар был изъят из оборота и приобретался до даты приоритета.

Полагает, что реализуемый им товар соответствует техническим регламентам.

Ссылается на то, что суд первой инстанции не учел ответ ООО "Абабика" на претензию истца.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Истец представил отзыв, по апелляционной жалобе возражает, просит оставить решение Арбитражного суда г. Москвы без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (по веб-адресу: https://9aas.arbitr.ru/) и Картотеке арбитражных дел (по веб-адресу: https://kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке части 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон.

Как усматривается из материалов дела, ООО "Рыжий Кот" является правообладателем товарного знака по свидетельству N 871244, приоритет установлен - 25.12.2020 г. Товары и услуги, в отношении которых установлено исключительное право правообладателя установлено на следующие классы МКТУ: 16, 28

Истцом установлено, что ответчиком предлагаются к продаже и реализуются экземпляры товара -игровые наборы, на котором используется сходное до степени смешения обозначение "Веселая азбука", спорное обозначение используется для однородных товаров. ООО "Рыжий Кот" не давало ООО "Абабика" согласие на использование товарного знака. В связи с чем такие действия являются незаконными и нарушают исключительное право на товарный знак по свидетельству N 871244.

Претензионные требования истца остались без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Кодекса), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, подтверждён материалами дела и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Спорный товар, содержащий обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, права на который принадлежат истцу, приобретен истцом по договору розничной купли-продажи, в подтверждение сделки продавцом выдан чек с реквизитами Ответчика, который позволяет идентифицировать продавца.

Истцом осуществлена контрольная закупка товара "Веселая развивающая игра. Набор фишек. Веселая азбука". В то время как товарный знак по свидетельству N 871244 зарегистрирован для товаров 28 класса МКТУ, в частности для "игрушки, игры..."

Использование товарного знака ответчиком подтверждается следующими доказательствами: скриншот страницы интернет-сайта "Вайлдберриз", подтверждающие предложение к продаже товара с обозначением "Веселая азбука", подтверждение заказа товара на интернет-сайте "Вайлдберриз", кассовый чек о приобретении контрафактного товара у ответчика на сайте "Вайлдберриз", фотографией контрафактного товара, на котором использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В результате исследования представленных в материалы дела доказательств установлено наличие сходства сравниваемых обозначения и товарного знака, а также однородность товаров, в отношении которых ответчиком использовано спорное обозначение, с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Продажа и предложение к продаже указанных товаров является использованием товарного знака по свидетельству N 868233 по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Представленные ответчиком документы не опровергают факт реализации товара после мая 2022 г. компанией ответчика, в связи с чем, доводы, изложенные в отзыве ответчика, суд считает несостоятельными.

Материалами дела подтверждено, и не отрицается ответчиком, что в период времени после регистрации истцом товарного знака, а именно после 24.05.2022 г. им осуществлялась реализация товаров, маркированных товарным знаком истца, что является нарушением прав последнего на товарный знак по свидетельству N 871244.

Истец не давал своего разрешения Ответчику на использование принадлежащих ему исключительных прав. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

К лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые им не принадлежат, предъявляются повышенные требования, невыполнение которых рассматривается как виновное поведение. Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже товаров, в которых содержатся объекты интеллектуальной собственности, -с тем, чтобы удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на эти объекты - должно получить необходимую информацию от своих контрагентов.

Продавец не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Вместе с тем продавец, являясь субъектом предпринимательской деятельности, должен осуществлять проверку закупаемой им продукции на предмет отсутствия нарушения прав третьих лиц в поле интеллектуальной собственности.

Истец считает обоснованным требовать от ответчика выплаты компенсации за нарушение принадлежащих Истцу прав на товарный знак в размере 150 000 рублей.

Согласно положениями абзаца 2 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ. пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ. пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

В соответствии с пунктом 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Способ компенсации выбран Истцом, исходя из предусмотренного минимального и максимального предела суммы, которая взыскивается в виде компенсации вместо возмещения убытков, а именно в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей.

Доказательства, подтверждающие наличие у ответчика предусмотренных законом оснований для использования товарного знака, права на которые принадлежат истцу, в материалах дела отсутствуют.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч.1 ст.65, ч.2 ст.9 АПК РФ).

Вместе с тем, суд первой инстанции посчитал, что компенсация в заявленном Истцом размере (150 000 руб.), действительно является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав Истца с нарушением прав и свобод Ответчика сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, Арбитражный суд Москвы усмотрел компенсацию в размере 50 000 рублей за нарушение исключительных прав Истца на товарный знак соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам, в связи с чем, исковые требования подлежали удовлетворению в указанном размере.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268, 272.1 АПК РФ, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для ее удовлетворения.

Довод Ответчика о том, что судом первой инстанции не рассмотрен факт того, что товар был изъят из оборота и приобретался до даты приоритета, не обоснован.

Так, в материалы дела, ООО "Абабика" представило несколько договоров с компаниями, которые не являются сторонами по настоящему делу, указанные договоры не подтверждают даты производства и действительной поставки спорного товара.

Ответчиком представлена накладная (УПД) от 01.03.2022 г. в подтверждение того, что им товар приобретен до даты приоритета товарного знака, однако, данная накладная не подписана сторонами и не отвечает признакам относимости и допустимости доказательств (ст. 65, 67, 68 АПК РФ).

Более того, ответчик указывает на то, что по указанной накладной он якобы приобрёл 2 экземпляра спорного товара.

Указанное противоречит материалам дела:

-по состоянию на 13.07.2022 ответчиком реализовано более 5 единиц товара (прил..N З к иску),

-по состоянию на 08.12.2022 ответчиком реализовано более 10 единиц товара (прил. N 4 к иску).

Таким образом, доводы о том, что реализовывался товар, правомерно введенный в гражданский оборот до регистрации товарного знака, не подтвержден надлежащими доказательствами, а факт изъятия из оборота опровергается скриншотами, подтверждающими предложение его к продаже на сайте "Вайлдберриз" и сведениях о количестве проданного товара.

Ответчик указывает, что суд первой инстанции не учел ответ ООО "Абабика" на претензию истца.

Однако, данный факт не имеет правового, поскольку ни одно из требований претензии истца ответчиком выполнено не было, надлежащие документы представлены не были.

Действий по разрешению спора в досудебном порядке со стороны ответчика не усматривалось.

Ответчик указывает, что 24.09.12.2023 г. товар не реализовался, однако, материалами дела подтверждено, что по состоянию на 08.12.2022 г. (прил. N 4 к иску) товар находится в системе "Вайлдберриз". По какой причине ответчик не удалил карточку товара после получения претензии, ответчик не указывает. Правомерность своих действий не обосновывает.

Цепочка перехода товара от одного поставщика/продавца к другому не имеют правового значения для настоящего дела, поскольку не влияют на установленный материалами дела факт нарушения ответчиком прав истца.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 71. Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Распределение ответственности лиц, совместно нарушивших исключительное право, друг перед другом по регрессному обязательству производится по правилам пункта 2 статьи 1081 ГК РФ, то есть в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда.

Ответчик указывает, что доводы о количестве реализованной продукции надлежащим образом не подтверждены.

Однако в деле имеются доказательства проведения контрольной закупки товара истцом - скриншот предложения к продаже товара на сайте "Вайлдберриз" ответчиком, кассовый чек с указанием ИНН продавца и наименования товара.

Указанные доказательства не опровергаются ответчиком и доказывают факт нарушения прав истца, при этом установление судом и подтверждением истцом точного количества реализованного ответчиком товара требовалось бы в случае, если бы истец требовал компенсацию, определенную в порядке п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Довод ответчика о том, что реализуемый им товар соответствует техническим регламентам, не доказывает факт отсутствия нарушения прав третьих лиц (исключительных), поскольку при выдаче сертификата о соответствии, сертифицирующий орган не уполномочен на проверку товара на наличие у производителя разрешительных документов от авторов или правообладателей.

Ответчик, не предпринял мер к мирному урегулированию спора, не обратился к истцу для нахождения компромисса и заключения мирового соглашения, а кроме того, ответчик не лишен права предъявления регрессных требований к упомянутым им лицам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Принадлежность истцу исключительного права на заявленный в иске товарный знак подтверждена свидетельством на товарный знак N 871244, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, дата регистрации 24.05.2022, приоритет товарного знака 25.12.2020, срок действия исключительного права до 25.12.2030 г.

В подтверждение нарушения ответчиком исключительных прав ООО "Рыжий кот" на товарный знак, истец представил сведения о предложении к продаже игрового набора "Веселая азбука", кассовый чек, фотографию товара.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015 г. N 3044015-8874, продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

По смыслу нормы п. 3 ст. 1484 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование, в том числе путем размещения на товаре или упаковке, не только обозначения, тождественного товарному знаку, но также сходного с ним до степени смешения обозначения.

Товарный знак N 871244 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 28 классов МКТУ, включающих в себя: игры, игрушки, игры настольные, карточки для игр и т.д.

Материалами дела подтверждается предложение ООО "Абабика" к продаже настольной игры для детей - "Веселая развивающая игра. Набор фишек. Веселая азбука".

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума No 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Поскольку исключительное право на товарный знак N 871244 принадлежит истцу, а совершение ООО "Абабика" действий, нарушающих исключительное право истца на указанное средство индивидуализации, подтверждается материалами дела, требования истца являются правомерными.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2023 по делу N А40-281496/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

Ю.Н. Кухаренко