Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2023 г. N 10АП-6562/23 по делу N А41-61767/2022

г. Москва

31 мая 2023 г.

Дело N А41-61767/22

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 мая 2023 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Погонцева М.И.,

судей Коновалова С.А., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Рожковой Л.Д.,

при участии в заседании: согласно протоколу судебного заседания,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" на решение Арбитражного суда Московской области от 27.02.2023 по делу N А41-61767/22, принятое судьей Немковой В.А., по иску АО "НИКИМТ-Атомстрой" (ОГРН 5087746235836, ИНН 7715719854) к ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" (ОГРН 5147746404922, ИНН 7708826598), третье лицо - ООО "НПФ СПЕЦЭМАЛЬ" о взыскании компенсации за незаконное использование зарегистрированного товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

АО "НИКИМТ-Атомстрой" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд Московской области с иском, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование зарегистрированного товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН по свидетельству Российской Федерации N 439290, рассчитанной на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере 9 754 002,12 руб.

Решением Арбитражного суда Московской области от 27.02.2023 по делу N А41-61767/22 исковые требования удовлетворены частично: с ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" в пользу АО "НИКИМТ-Атомстрой" взыскана компенсации за незаконное использование зарегистрированного товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН по свидетельству Российской Федерации N 439290 в размере 7 869 559, 62 руб.

Не согласившись с решением суда, ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильным применением норм материального и нарушением норм процессуального права.

20.04.2023 в материалы дела от АО "НИКИМТ-Атомстрой" поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором указано на законность обжалуемого судебного акта.

Представитель ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" поддержал доводы своей жалобы, просил обжалуемый судебный акт отменить.

Представитель АО "НИКИМТ-Атомстрой" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 АПК РФ, в отсутствие представителей ООО "НПФ СПЕЦЭМАЛЬ" надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru и не заявивших о его отложении, в соответствии с частью 1 статьи 266 и частью 3 статьи 156 АПК РФ.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству N 439290, приоритет товарного знака установлен с 16.06.2011 г. Согласно сайту Федерального института промышленной собственности (https://wwwl.fips.rn/registers-doc-view/fips_servlet), представленного в материалы дела свидетельства на товарный знак "ЭПОФЕНИПЛЕН" 439290, защищаемое средство индивидуализации зарегистрировано в отношении следующих товаров 511 класса по Международной классификации товаров и/или услуг:

01 - вещества химические для изготовления красок.

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

35 - реклама.

40 - обработка материала.

Как ссылается истец, при участи в рамках дела N А40-30813/22-51-225 ему стало известно, что в 2019-2020 годах ответчик реализовал эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в количестве 17 571,6 кг на сумму 4 877 001,06 руб., с НДС, в том числе:

- ООО "ОВСК" было реализовано 14 383,8 кг на сумму 3 811 707 руб., с НДС.

- ООО "ПромКомплект" было реализовано 1 423,8 кг на сумму 455 944,50 руб., с НДС.

- ООО "ТехАтомСтрой" было реализовано 1 404 кг на сумму 482 149,80 руб., с НДС.

- АО "СвердНИИхиммаш" было реализовано 360 кг на сумму 127 199,76 руб., с НДС.

Факт приобретения эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в количестве 17 571,6 кг на сумму 4 877 001,06 руб., с НДС, у ответчика указанными выше организациями подтверждается представленными истцом копиями писем от 03.06.2022 N 81, от 30.05.2022 N 45/05, от 27.05.2022 N 22/СПб/94, универсальных передаточных документов от 05.07.2019 N 1596, от 29.07.2019 N 1843, от 09.08.2019 N 1993, от 12.08.2019 N 2004, от 20.08.2019 N 2010, от 15.05.2019 N 1082, от 19.08.2020 N 2013.

При этом истец не предоставлял ответчику право использования товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН" каким-либо образом.

В связи с этим истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование спорных результатов интеллектуальной деятельности.

Факт оставления данной претензии без удовлетворения, послужил основанием для обращением истцом в суд.

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался следующими обстоятельствами.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Наличие у истца исключительного права на спорный товарный знак подтверждается копией свидетельства, представленного в материалы дела, и ответчиком не оспаривается.

Судом первой инстанции установлено, что представленными в материалы дела копиями универсальных передаточных документов подтверждается факт использования ответчиком обозначения "ЭПОФЕНИПЛЕН" при предложении к продаже эмали.

Сравнив товарный знак истца с обозначением, используемым ответчиком, суд первой инстанции отметил следующее.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного.

В соответствии с пунктом 7.1.1 Руководства при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

В выводе о сходстве сравниваемых товарных знаков (заявленного обозначения или товарного знака) до степени смешения также должен учитываться факт наличия однородности товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы (заявлены) (см. п. 7.2 главы 2 раздела IV настоящего Руководства).

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. Те же принципы применяются при установлении однородности услуг.

Таким образом, если обозначения имеют некоторые различия, а товары и/или услуги являются идентичными или в определенной степени однородными, что может привести к предположению об их возможной принадлежности одному правообладателю, то следует сформулировать вывод о сходстве до степени смешения таких товарных знаков или заявленных обозначений.

Словесный элемент в товарном знаке истца и обозначение, использованное ответчиком, состоят из одного и того же набора букв кириллицы, слогов и звуков, что свидетельствует об их фонетическом тождестве.

Графическое сходство словесных элементов также обусловлено использованием в сравниваемых обозначениях прописных букв кириллицы.

Отсутствие в сравниваемых обозначениях ясной для рядового потребителя семантики (понятного значения слова "ЭПОФЕНИПЛЕН", а также изобразительного элемента в товарном знаке истца также влечет их сходство, поскольку не позволяет выявить какой-либо смысл (одинаковый или противоположный) заложенных идей.

Учитывая изложенные обстоятельства, фонетическое тождество словесных элементов, графическое и семантическое сходство, суд первой инстанции пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, а следовательно, способности вызвать у потребителя ассоциации о принадлежности данного товара истцу.

В качестве возражений на заявленные истцом требования, ответчик ссылался на легальное происхождение спорных товаров, их оригинальность.

Согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности, путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос о наличии в действиях ответчика нарушения исключительного права подчиняется общим положениям процессуального законодательства о распределении бремени доказывания.

В качестве доказательств исчерпания права на основании ст. 1487 ГК РФ ответчиком представлены копии:

- лицензионного договора от 07.11.2012 г. N 80974-1, заключенного между Истцом и Третьим лицом;

- договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12, заключенного между ответчиком и третьим лицом;

- договора поставки от 12.01.2015 г. N 12/01/15-1, заключенного между ответчиком и третьим лицом;

- товарных накладных от 01.02.2019 г. N 20101, от 24.04.2019 г. N 42401, от 09.08.2019 г. N 80901, от 12.08.2019 г. N 81201, от 20.08.2019 г. N 82001 к договору поставки от 12.01.2015 г. N 12/01/15-1;

- актов оказанных услуг от 01.02.2019 г. N 18, от 11.03.2019 г. N 42, от 15.05.2019 г. N 84, от 05.07.2019 г. N 120, от 29.07.2019 г. N 136, от 09.08.2019 г. N 145, от 12.08.2019 г. N 146, от 18.08.2020 г. N 18/08-4;

- паспортов качества на эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, выданных третьим лицом;

- письма третьего лица от 19.08.2022 г. Nб/н.

Суд первой инстанции, проанализировав положения договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12, пришел к выводу, что указанный договор, а также акты оказанных услуг, не являются надлежащими доказательствами обстоятельств исчерпания права на товарный знак ЭПОФЕНИПЛЕН в силу ст. 1487 ГК РФ, поскольку в договоре на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12 отсутствует воля правообладателя (истца) на предоставление ответчику права использования товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН" на результате работ (готовой продукции).

Суд первой инстанции также пришел к выводу, что истец (лицензиар) не давал своего согласия третьему лицу (лицензиат) на заключение сублицензионных договоров (п. 2.6. лицензионного договора). Таким образом, отсутствует воля истца, как правообладателя товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН", на передачу ООО "НПФ Спецэмаль" исключительных прав на него третьим лицам.

Согласно п. 2.2. лицензионного договора от 07.11.2012 г. N 80974-12 третье лицо имело право применять товарный знак на товаре, его упаковке, сопроводительной и деловой документации, а также на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот. Как следует из буквального толкования положений п. 1 ст. 454 ГК РФ под товаром понимается вещь, которую продавец передает в собственность покупателя за плату.

По договору на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12 отсутствует переход права собственности как на давальческое сырье, так и на результат работ (готовая продукция).

Суд первой инстанции отметил, что по смыслу положений ГК РФ о купле-продаже и подряде в данном случае результат работ (готовая продукция) не является товаром ООО "НПФ Спецэмаль".

Кроме того, договором на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12 не предусмотрено какое-либо использование, включая передачу ответчику, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе и на товарный знак "ЭПОФЕНИПЛЕН".

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части признания договора на переработку давальческого сырья N 12 от 12.01.2015 ненадлежащим доказательством, подтверждающим законное введение эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в гражданский оборот по следующим основаниям.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из содержания данной нормы следует, что под иным введением в гражданский оборот понимается не только продажа или обмен, но и предложение к продаже товара, демонстрация его на выставках и ярмарках. При этом перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности не является исчерпывающим (п. 10 "Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016)).

В силу положений п. 2 ст. 1486 ГК РФ под использованием товарного знака понимается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Суд по интеллектуальным правам в п. 1 Справки по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации) (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N СП-23/21) указал, что ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (глава 38 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный, и др.

В соответствии с пунктом 1.1 лицензионного договора от 07.11.2012 г. N 80974-12, лицензиар (АО "НИКИМТ-Атомстрой") предоставляет лицензиату (ООО НПФ "СПЕЦЭМАЛЬ") право использования товарного знака "ЭПОФЕНИПЛЕН" в порядке предусмотренном указанным лицензионным договоров, а лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

Согласно п. 2.2. лицензионного договора от 07.11.2012 г. N 80974-12 лицензиат имеет право применять товарный знак на товаре, его упаковке, сопроводительной и деловой документации, а также на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

Согласно п. 2.3 лицензиат обязуется использовать товарный знак лицензиара в том виде, как он был зарегистрирован. Не разрешается изменять товарный знак.

Пунктом 2.4 лицензионного договора предусмотрено, что использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности допускается на всей территории Российской Федерации.

По условиям п. 2.8. лицензионного договора лицензиат имеет право использовать товарный знак Лицензиара при условии, что качество обозначенных этим знаком продукции будет не ниже качества продукции, производимых лицензиатом под тем же товарным знаком.

В качестве доказательств законного введения спорного товара в гражданский оборот, ответчик представил договор на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12, заключенный между ответчиком и третьим лицом, а также акты оказанных услуг от 01.02.2019 г. N 18, от 11.03.2019 г. N 42, от 15.05.2019 г. N 84, от 05.07.2019 г. N 120, от 29.07.2019 г. N 136, от 09.08.2019 г. N 145, от 12.08.2019 г. N 146, от 18.08.2020 г. N 18/08-4.

По результатам анализа положений договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12, суд первой инстанции правомерно отметил, что по своей правовой природе указанный договор является договором подряда (глава 37 ГК РФ), в котором ответчик является заказчиком (Давалец), третье лицо ООО НПФ "СПЕЦЭМАЛЬ" - подрядчиком (Переработчик).

В силу п. 1.1. договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12 третье лицо по заданию ответчика обязуется выполнить работу и передать ответчику готовую продукцию, которую последний обязуется принять и оплатить выполненную работу (услуги переработки).

В соответствии с п. 1.3. договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12 работы выполняются третьим лицом из сырья, переданного ответчиком. При этом согласно п. 1.4. право собственности на сырье и результат работ (готовая продукция) принадлежит ответчику.

В соответствии с пунктом 1.4 право собственности на сырье и результат работ принадлежит давальцу (ООО "СПЕЦЭМАЛЬ").

Суд апелляционной инстанции, принимая во внимание совокупность условий лицензионного договора от 07.11.2012 г. N 80974-12, а также договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12, приходит к выводу, что в настоящем случае, вопреки утверждению суда первой инстанции и доводов истца, ни условия лицензионного договора, ни права правообладателя на законное использование зарегистрированного товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН не нарушаются.

ООО НПФ "СПЕЦЭМАЛЬ" реализовало свое право использования товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН путем изготовления соответствующей продукции по договору от 12.01.2015 г. N 12 для ответчика из давальческого сырья, за которое получило соответствующую оплату от ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" в соответствии с условиями договора.

Выбор возможных вариантов введения товара в гражданский оборот для лицензиата не ограничен исключительно реализацией его по договорам поставки.

По мнению суда апелляционной инстанции не имеет существенного правового значения для вывода о законности введения товара в гражданский оборот, каким образом в настоящем случае лицензиат реализовывал свое право на товарный знак - через приобретение необходимого сырья для производства, его переработку и последующую реализацию в рамках поставки или через прямые подрядные правоотношения.

Указанная конструкция правоотношений по использованию товарного знака может иметь существенное значение при расчете суммы лицензионного вознаграждения и оценки добросовестности действий сторон, направленных на возможное уменьшение сумм лицензионных отчислений.

В подтверждение данного вывода суд апелляционной инстанции полагает необходимым обратить внимание, что решением Арбитражного суда города Москвы от 24.04.2023 (не вступило в настоящее время в законную силу) по делу N А40-30813/22 удовлетворены требования АО "НИКИМТ-Атомстрой" к ООО "НПФ СПЕЦЭМАЛЬ" о взыскании лицензионного вознаграждения по договору N 80974-12 от 07 ноября 2012 года в размере 3 593 431 руб. 54 коп. за реализацию спорного товара по договору на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. N 12 через подрядные правоотношения.

При этом, суд апелляционной инстанции обращает внимание истца, что наличие или отсутствие права на сублицензирование в лицензионном договоре в настоящем случае не имеет правового значения, поскольку исчерпание по смыслу статьи 1487 ГК РФ наступает безотносительно к этому праву.

С учетом изложенного, вопреки утверждению суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции признает договор на переработку давальческого сырья N 12 от 12.01.2015 надлежащим доказательством, подтверждающим законное введение эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в гражданский оборот со стороны ответчика.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что в настоящем случае отсутствуют основания и для частичного удовлетворения исковых требований.

На основании изложенного суд первой инстанции необоснованно удовлетворил исковые требования в размере в размере 7 869 559, 62 руб. Решение подлежит отмене, в удовлетворении иска суд апелляционной инстанции отказывает.

В части отказа в удовлетворении исковых требований суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции по мотивам, изложенным в решении суда.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Принимая во внимание удовлетворение апелляционной жалобы, с истца в пользу ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 3 000 руб.

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 27.02.2023 по делу N А41-61767/22 отменить в части удовлетворения исковых требований.

В указанной части в удовлетворении исковых требований отказать.

В остальной части решения суда первой инстанции оставить без изменения.

Взыскать с АО "НИКИМТ-Атомстрой" в пользу ООО "СПЕЦЭМАЛЬ" государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд первой инстанции в двухмесячный срок со дня его изготовления в полном объеме.

Председательствующий

М.И. Погонцев

Судьи

В.Н. Семушкина С.А. Коновалов