Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 июня 2023 г. N 09АП-9803/23 по делу N А40-271168/2019

г. Москва

01 июня 2023 г.

Дело N А40-271168/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 25.05.2023 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 01.06.2023 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Расторгуева Е.Б.,

судей Гармаева Б.П., Левиной Т.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ногеровой М.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-271168/2019

по иску ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (ОГРН 1127746314112) к ответчикам: 1. ООО "ЙОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ" (ОГРН 1027700450337), 2. ООО "Аптека от склада-Север" (ОГРН 1145958002728), 3. ООО "Годовалов" (ОГРН 1065908029615) о взыскании компенсации третьи лица: 1. ООО "КОМПАНИЯ ФАРМАНАЛИТИК"; 2.ООО "ПРОДУКТСЕРВИС"; 3. Дюльдин Владимир Владимирович

при участии в судебном заседании:

от истца: Кожемякин Д.В. по доверенности от 15.12.2022, Семенов А.В. по доверенности от 28.11.2022

от ответчика 1: не явился, извещен,

от ответчика 2: Балдин М.А. по доверенности от 01.12.2022,

от ответчика 3: Третьякова Н.В. по доверенности от 01.01.2022,

от третьих лиц: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО "Курортмедсервис" (далее - истец) к ООО "Аптека от склада - Север" (далее - Ответчик 1), ООО "Годовалов" (далее - Ответчик 2) о солидарном взыскании 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 182117 ("МОРФЕЙ-MORPHEUS").

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2021, иск удовлетворен на сумму 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04 июня 2021 решение от 13 октября 2020 и постановление апелляционного суда от 27 января 2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции указал, что суд первой инстанции не дал оценку доводам ответчиков относительно необоснованности заявленного размера компенсации и не учел наличие иска о взыскании с ответчиков компенсаций по той же партии контрафактного товара, с учетом разъяснений суда вышестоящей инстанции, изложенных в пунктах 65 и 68 Постановления N 10.

Вместе с тем в деле N А40-264192/2019 с ответчиков уже была ранее взыскана компенсация в размере 2 000 000, руб. - по той же единственной закупке одной упаковки БАД от 15.04.2016 на сумму 116,70 руб. из состава одной партии, что и в рамках настоящего спора с незаконным использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 526293, состоящего из словесного элемента "МОРФЕЙ/MORPHEUS", являющегося тождественным словесному элементу и в защищаемом в рамках настоящего дела товарном знаке N182117. Судебные акты, принятые в указанном деле, вступили в законную силу.

Суд апелляционной инстанции, несмотря на наличие соответствующих доводов ответчиков, допущенные судом первой инстанции нарушения не устранил, должной оценки доводам апелляционной жалобы предприятия не дал.

В рассматриваемом случае суд кассационной инстанции усматривает, что обжалуемые решение и постановление не содержат всесторонней оценки доводов ответчиков о размере компенсации применительно к конкретным обстоятельствам настоящего дела; вывод суда первой и апелляционной инстанций относительно оснований для снижения компенсации, должным образом не основан на применимых нормах материального права с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении N 10, а также сделан без учета выводов, сделанных судами по делу N А40-265771/2019.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 14 октября 2021 N 305-ЭС21-14428 отказано истцу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Верховный Суд Российской Федерации указал, что при новом рассмотрении дела общество "Курортмедсервис" не лишено возможности излагать свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, в том числе об отсутствии оснований для применения в рассматриваемом случае разъяснений, изложенных в пунктах 65 и 68 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также представлять соответствующие доказательства и иными способами обосновывать свою позицию по делу.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2021 по настоящему делу удовлетворено ходатайство ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" об уточнении иска, принято изменение оснований иска, в соответствии с которым истец просит суд взыскать с ответчиков в солидарном порядке компенсацию в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за нарушение исключительного права на товарный знак N 182117 ("МОРФЕЙ-MORPHEUS") в размере 4 010 832 рублей и прекращено производство по делу ввиду того, что в настоящем деле истцом заявлено о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара по партии N 1, хотя по той же партии товара им было заявлено о взыскании компенсации в твердой денежной сумме в размере 2 000 000 рублей в деле N А40-265771/2019, а неоднократное заявление требований о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии не допускается.

Суд кассационной инстанции постановлением от 17 июня 2022 оставил определение суда апелляционной инстанции от 13 декабря 2021 по настоящему делу без изменения, прекратил производство по кассационной жалобе иностранного лица FORIANELLI TRADING LIMITED.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 31 января 2023 N 305-ЭС21-14428 определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2022 в части оставления без изменения определения суда апелляционной инстанции от 13 декабря 2021 по настоящему делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Верховный Суд РФ указал следующее.

В предшествующих делах, на которые суды указали, и в рассматриваемом деле не совпадают защищаемые объекты и стороны спора, расширительное толкование судами разъяснений, изложенных в пункте 65 постановления Пленума N 10, привело к несоответствию их выводов о наличии оснований для прекращения производства по делу требованиям пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.

Из материалов дела не усматривается, что суд апелляционной инстанции переходил к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и имелись основания, приведенные в абзаце втором пункта 30 постановления Пленума N 12, при наличии которых суд апелляционной инстанции принимает измененные предмет или основание иска, увеличенные (уменьшенные) требования. Однако суд апелляционной инстанции в нарушение приведенных норм в их истолковании высшей судебной инстанцией рассмотрел измененный в части расчетов иск и тем самым вышел за пределы предоставленных суду соответствующей инстанции полномочий.

Исходя из разъяснений, приведенных в пункте 65 постановления Пленума N 10, предъявление повторных исков, основанных на нарушении исключительного права на один и тот же товарный знак, в отношении товаров из одной и той же партии, к одному и тому же лицу, увеличивающих в конечном итоге объем присуждения, недопустимо.

Иное толкование может позволить правообладателю инициировать неоднократное предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на одно и то же средство индивидуализации в отношении товаров из одной партии, в том числе не только к производителю контрафактных товаров, привести к многократному увеличению размера компенсации, взыскиваемой с ответчика (в данном случае - с общества "Годовалов"), что не соответствует принципу правовой определенности, основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенного права (статья 1 Гражданского кодекса).

С учетом положений статей 323, 1250, 1252 Гражданского кодекса, природы взыскиваемой компенсации, приведенных правовых подходов и результатов рассмотрения предшествующих дел суду апелляционной инстанции следует обсудить вопрос о возможности привлечения общества "Годовалов" к ответственности за нарушение исключительного права общества "Курортмедсервис" на товарный знак N 182117 в отношении товара из той же партии N 1.

Вместе с тем указанные обстоятельства не исключают права истца требовать взыскания компенсации с общества "Аптека от склада - Север" за допущенное им нарушение исключительного права на товарный знак.

В этой связи, Верховный Суд Российской Федерации указал, что при новом рассмотрении дела апелляционному суду надлежит исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, правильно применив нормы материального и процессуального права, разрешить спор.

Определением от 22 марта 2023 Девятый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции; принял изменение иска, согласно которому истец просит взыскать в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с ООО "Аптека от склада-Север" и ООО "Годовалов" в солидарном порядке компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 182117 ("МОРФЕЙ-MORPHEUS") в размере 3 738 672 рублей.

Ответчики представили письменные пояснения на уточненные требования.

Истец так же представил письменные пояснения по доводам ответчиков.

Рассмотрев дело в отсутствие не явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей явившихся в судебное заседание сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, общество "Курортмедсервис" является обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 182117 ("МОРФЕЙ-MORPHEUS") (далее - товарный знак N 182117) с приоритетом от 28.07.1999, зарегистрированный в отношении товаров 05, 32 классов и услуг 42 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, приведенных в перечне свидетельства.

Иск обоснован тем, что вступившим в законную силу судебным актом по делу N А40-255673/2017 установлен факт нарушения совместными действиями ответчиков исключительного права общества "Курортмедсервис" на товарный знак N 182117, частично удовлетворены требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 182117: взыскано 8 626 800 рублей компенсации (двукратная оптовая цена контрафактной продукции) при размере исковых требований 12 937 632 рубля (двукратная розничная цена контрафактной продукции); в остальной части в иске отказано. Судебными актами по данному делу установлено, что ООО "ЙТМК" произвело биологически активную добавку "Капли "Трудный день", маркированную товарным знаком N 182117, в количестве 51 350 штук, что подтверждается паспортом качества N 104; данная партия продукции является контрафактной по признаку использования производителем обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца N182117 без разрешения правообладателя. Товар предлагался производителем ООО "ЙТМК" к продаже по цене 84 рубля за штуку, а розничным продавцом ООО "Аптека от склада - Север" по цене 125,975 руб. за штуку.

ООО "Аптека от склада - Север" и ООО "Годовалов" являются аффилированными организациями, учредителями которых являются только два собственника: Годовалов Андрей Юрьевич (50%) и Шаврин Николай Михайлович (50%), что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ. При этом, ООО "Аптека от склада-Север" входит в аптечную сеть интернет-аптек "Аптека от склада", организованную 20 лет назад партнерами Годоваловым и Шавриным, о чем свидетельствует информация в разделе "О нас" сайта www.apteka-ot-sklada.ru. На указанном интернет ресурсе также указано, что: "Деятельность осуществляет ООО "Годовалов" ОГРН 1065908029615 ИНН 5908035470, юр. адрес 121352 г. Москва, Славянский бульвар, д.9 корпус 1". Домен APTEKA-OT-SKLADA.RU принадлежит ООО "Годовалов", о чем свидетельствует информация на сайте www.nic.ru регистратора доменных имен и хостинг-провайдеров RU-CENTER (АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"). Также сайт Аптека от склада www.apteka-ot-sklada.ru имеет мобильные приложения для Android и IOS, где в качестве собственника домена также указан соответчик по настоящему делу - ООО "Годовалов". ООО "Аптека от склада - Север" является пунктом выдачи потребителю заказанного товара, поставляемого ООО "Годовалов", что отражено на названном интернет ресурсе ответчика, а именно заказ продукции осуществляется на сайте "Аптека от склада" по адресу: https://apteka-ot-sklada.ru. После этого покупателю приходит смс-сообщение с информацией об адресе ближайшей аптеки в его городе - пункте выдачи товара, заказанного на сайте. Аналогичным образом осуществлялась и продажа контрафактных БАД (биологически активная добавка к пище), что подтверждается нотариальным протоколом обзора интернет-сайта Аптека от Склада (www.apteka-ot-sklada.ru) представленным в материалы дела.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1250 Гражданского кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса установлено, что в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (первый и второй абзацы пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса).

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 20.11.2012 N 8953/12, от 02.04.2013 N 16449/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Согласно пункту 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса ответственность субъектов, которые совместными действиями нарушили чужое исключительное право, имеет солидарный характер.

Во втором и третьем абзацах пункта 71 постановления Пленума N 10 разъяснено, что в соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата. В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

Поскольку факт нарушения совместными действиями ответчиков исключительного права общества "Курортмедсервис" на товарный знак N 182117 установлен, требование истца о взыскании с ООО "Аптека от склада-Север" и ООО "Годовалов" в солидарном порядке компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак является обоснованным.

Размер компенсации определен истцом правомерно, на основании следующего.

Вступившими в законную силу судебными актами по делу N А40-62122/2020 за нарушение исключительных прав на тот же товарный знак N182117 по той же партии товара N 1 (паспорт качества N 104) взыскано солидарно с ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от клада Урал" 300 000 рублей компенсации.

В рассматриваемом деле истец отыскивает недокомпенсированную разницу компенсации между взысканной с производителя по оптовой цене и фактической розничной цены, которая согласно судебным актам по делу N А40-255673/2017 составила 4 310 832 руб. (12 937 632 руб. - 8 626 800 руб.), за вычетом 300 000 руб. компенсации, взысканной в рамках дела N А40-62122/2022, и за вычетом 272 160 руб., приходящихся на других розничных продавцов (размер партии, проданной другим поставщикам - ООО "Асти плюс" и ООО "Фармперспектива" и розничная цена установлены в рамках дела NА40-255673/2017).

Доводы ответчиков о том, что рассмотренные по делу N А40-62122/2020 и по настоящему делу требования по сути являются тождественными, подлежат отклонению, поскольку судебным актом по делу N А40-62122/2020 в пользу общества "Курортмедсервис" взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак N182117 в солидарном порядке с общества "Годовалов" и другой аптеки ООО "Аптека от склада-Урал", входящей в аптечную сеть интернет - аптек "Аптека от склада". То есть в данном случае не совпадает субъектный состав спорящих сторон - один из элементов тождества исков.

Поскольку в деле N А40-62122/2020 суд определил компенсацию только за солидарное нарушение ООО "Годовалов" и ООО "Аптека от склада-Урал" прав истца на товарный знак при продаже части контрафактной партии товара, при котором не могли и не учтены иные продажи ООО "Годовалов" посредством другой входящей в сеть аптеки ООО "Аптека от склада-Север", что является самостоятельным нарушением исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, то в силу статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений в пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 г. N10, ООО "Годовалов" с ООО "Аптека от склада-Север" отвечают перед правообладателем солидарно и остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью, а истец, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученную разницу от другого должника.

Доводы ответчиков не опровергают установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств и основаны на неверном толковании норм материального права, а потому подлежат отклонению.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем относятся на ответчиков. Поскольку на основании определения Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2021 по настоящему делу истцу из федерального бюджета возвращена государственная пошлина по иску и апелляционной жалобе, выданы соответствующие справки на возврат госпошлины, то в связи с последующим удовлетворением иска государственную пошлину следует взыскать с ответчиков в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Взыскать с ООО "Аптека от склада-Север" (ОГРН 1145958002728) и ООО "Годовалов" (ОГРН 1065908029615) в пользу ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (ОГРН 1127746314112) в солидарном порядке компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 182117 ("МОРФЕЙ-MORPHEUS") в размере 3 738 672 рублей.

Взыскать с ООО "Аптека от склада-Север" (ОГРН 1145958002728) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску и апелляционной жалобе в размере 22 346 руб. 50 коп.

Взыскать с ООО "Годовалов" (ОГРН 1065908029615) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску и апелляционной жалобе в размере 22 346 руб. 50 коп.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Б.П. Гармаев Т.Ю. Левина