Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2024 г. N 09АП-91544/23 по делу N А40-179738/2023

г. Москва

06 марта 2024 г.

Дело N А40-179738/23

Резолютивная часть постановления объявлена 29 февраля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 марта 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей О.Н. Лаптевой, Е.А. Птанской,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Хрущак,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ГЛОБАЛ ТРАК СЕЙЛС" на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2023 по делу N А40-179738/23, принятое судьёй Чадовым А.С., по иску ООО "КОГЕЛЬ Трейлер РУ" (ИНН 7708735365, ОГРН 1117746189835) к ООО "ГЛОБАЛ ТРАК СЕЙЛС" (ИНН 3250053353, ОГРН 1043244001107) о взыскании 5 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Кидяев С.А. (доверенность от 04.08.2023),

от ответчика - Чилимова Е.В. (доверенность от 17.10.2023),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО "Когель Трейлер РУ" (далее - истец) к ООО "Глобал Трак Сейлс" (далее - ответчик) об обязании ответчика удалить со страниц сайта в сети Интернет тексты, изображения и файлы коммерческих предложений к продаже, содержащие словесный и комбинированный товарные знаки "KOGEL" и сходные с ними до степени смешения словесные обозначения, а также любые изображения техники, произведенные правообладателем - компанией Кёгель Трайлер ГмбХ, взыскании 5 000 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2023 иск удовлетворен частично: ответчик обязан удалить со страниц сайта в сети Интернет тексты, изображения и файлы коммерческих предложений к продаже, содержащие словесный и комбинированный товарные знаки "KOGEL" и сходные с ними до степени смешения словесные обозначения, а также любые изображения техники, произведенные правообладателем - компанией Кёгель Трайлер ГмбХ, взыскано 1 000 000 рублей компенсации; в остальной части в иске отказано.

Судебный акт мотивирован тем, что между истцом и ответчиком отсутствуют какие-либо договорные отношения, которые подразумевают выражение истцом согласия на использование ответчиком товарных знаков истца в сети Интернет; компенсация уменьшена судом до разумных и соразмерных пределов.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, неправильное применение норм материального права. Указывает, что ответчиком представлены доказательства правомерности ввода в оборот продукции с согласия истца, размещение товарного знака на сайте носит информационный характер, направленный на добросовестное информирование потребителей об ассортименте и примерной стоимости законно введённых в оборот товаров, а также на злоупотребление правом со стороны истца. Полагает, что размер компенсации является завышенным.

В отзыве на апелляционную жалобу содержатся возражения истца на доводы жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2023 подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что компания Кёгель Трайлер ГмбХ является правообладателем товарных знаков по свидетельствам N N 783420, 869078, зарегистрированных в отношении товаров и услуг 06, 12, 20, 36, 39 классов МКТУ.

Между компанией Кёгель Трайлер ГмбХ (лицензиар) и истцом (лицензиат) заключен лицензионный договор от 07.11.2022 о предоставлении истцу исключительной лицензии на использование обоих указанных товарных знаков на территории Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь на весь срок действия исключительного права на товарные знаки. Истец в данном случае является уполномоченным представителем правообладателя на территории Российской Федерации.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что в процессе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет истцом выявлен принадлежащий ответчику сайт https://gt-sales.ru на котором используются товарные знаки для маркировки продукции и услуг, а также заявлено, что ответчик является официальным дистрибьютером продукции под указанными товарными знаками. На сайте присутствует 15 объявлений с описанием характеристик и наименования предлагаемой к продаже техники правообладателя, сопровождающихся использованием товарных знаков.

Согласно позиции истца, деятельность, осуществляемая ответчиком на сайте в отношении маркированных спорными обозначениями товаров, аналогична деятельности самого правообладателя и истца, как его официального представителя на территории России.

Также истцом обнаружена публикация предложения к продаже единицы техники правообладателя на сайте "Авито", в текстовой части которого использовано словесное обозначение "Kogel", сходное до степени смешения с обоими товарными знаками правообладателя.

Правообладатель и истец не предоставляли ответчику разрешений для пользования товарными знаками. Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Гражданского кодекса Российской Федерации), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции пришел к выводам о принадлежности истцу прав на использование товарных знаков по лицензионному договору, заключенному с правообладателем, доказанности истцом использования товарных знаков ответчиком, неправомерности такого использования. Доводы ответчика об исчерпании прав в порядке статьи 1487 ГК РФ отклонены судом, поскольку ответчиком не представлены товарные накладные на каждую позицию, маркированную товарными знаками истца на сайте. Суд первой инстанции на основании мотивированного заявления ответчика счел возможным уменьшить сумму компенсации, подлежащей взысканию, до 1 000 000 рублей.

При этом судом не принято во внимание следующее.

Как усматривается из материалов дела и подтверждено представителем истца в судебном заседании, истец не ссылается на предложение ответчиком к продаже или продаже контрафактного товара.

Материалами дела подтверждается, что в 2017, 2018, 2019 годах ответчику предоставлены сертификаты официального дилера техники "Kogel" на территории Российской Федерации. Сертификат, выданный в 2019 году, имел срок действия до 31.12.2022, а сертификаты, выданные в 2017, 2018 годах, оформлены без срока действия и не были официально отозваны истцом.

Данное обстоятельство указывает на то, что деятельность ответчика официально была связана с оборотом продукции, для индивидуализации которой зарегистрированы товарные знаки истца.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Судебной практикой выработан правовой подход, согласно которому допускается использование товарного знака, в том числе на интернет-сайте, для предложения к продаже товаров, вводимых в оборот самим правообладателем или третьим лицами с его согласия.

Суд апелляционной инстанции откладывал рассмотрение дела с целью проверки доводов об исчерпании права и представления сторонами дополнительных доказательств.

Ответчиком представлены в материалы дела доказательства реализации техники в период с 2018 по 2023 гг. в отношении тех моделей прицепов, которые представлены на сайте в объявлениях. Согласно представленным документам (договоры, акты приема-передачи, паспорта транспортных средств (ПТС)), техника введена в оборот с согласия и при участии истца, о чем свидетельствуют записи в ПТС.

Таким образом, ответчик представил относимые, допустимые и достоверные доказательства правомерного ввода в оборот товаров с использованием товарных знаков истца. Оригинальность товаров истцом не оспорена, доводов о реализации ответчиком каких-либо иных, обладающих признаками контрафактности, товаров, в настоящем деле не заявлено.

Как пояснил истец в суде апелляционной инстанции, в настоящий момент истец продолжает выполнять функции официального представительства немецкого производителя на территории Российской Федерации, в том числе осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание введенной в оборот техники, представляет одобрения типа транспортного средства (ОТТС), исполняет обязательства по контрактам на поставки единиц техники, заключенным до 2022 года, а также осуществляет реализацию единиц техники, имеющейся на балансе истца.

Таким образом, истец выпускает в обращение товары, маркированные спорными товарными знаками, в связи с чем ответчик вправе приобрести такой товар на свободном рынке.

Судом установлено, что сайт www.gt-sales.ru содержит предложения о реализации товаров под разными брендами с примерным ассортиментным рядом и предварительной ценой. Тексты объявлений ответчика содержат сведения о надлежащих производителях товара, защищаемые товарные знаки использованы исключительно для продукции, производимой истцом, что свидетельствует о добросовестном информировании потребителей и отсутствии смешения и введения в заблуждение.

Таким образом, выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Принимая новый судебный акт об отказе в иске, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

В настоящем деле предъявлен иск в связи с предложением ответчиком к продаже товара на своем сайте, а не фактической его реализацией. Отсутствие товарных накладных, подтверждающих легальное приобретение ответчиком товара, не исключает возможность заключения сделок в будущем непосредственно с истцом, либо иными продавцами, легально купившими товар у истца или правообладателя.

Кроме того, ответчиком представлены договоры, товарораспорядительные документы и ПТС на продукцию.

Упоминание товарных знаков на интернет-сайте ответчика не нарушает исключительных прав истца на средства индивидуализации и носит информационный характер. Из содержания интернет-сайта и 15-ти объявлений ответчика следует, что потенциальный покупатель может получить информацию о существовании представленной продукции и ее производителях, о выпускаемых ими товарах, а также осуществить выбор производителя и товара конкретной марки.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что фактически из представленных ответчиком документов следует, что использование спорного товарного знака осуществлялось при предложении к продаже товаров, законно введенных в оборот.

Информирование потребителей на официальном сайте ответчика является способом предложения к продаже оригинальной продукции, введенной в гражданский оборот с согласия правообладателя товарных знаков, в связи с чем не может быть признано незаконным использованием товарных знаков.

При этом суд апелляционной инстанции признает обоснованным довод ответчика о том, что судом первой инстанции не дана оценка его доводам о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

В соответствии с пунктом 11 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков" (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023) при рассмотрении требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак в виде запрета на реализацию продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, если эта продукция была ввезена на территорию Российской Федерации для введения в оборот без согласия правообладателя товарного знака, суду необходимо оценить добросовестность действий этого лица. Реализация прав правообладателя не должна приводить к наложению на ответчика имущественной санкции, несоразмерной ущербу, и созданию чрезмерного дисбаланса интересов участников гражданского оборота. Никто, включая правообладателя, не вправе извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 постановления Пленума от 23.04.2019 N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В настоящем случае исковые требования о защите исключительного права на товарный знак, использованный в отношении оригинальной (неподдельной) продукции, изначально реализованной самим правообладателем, о запрете ответчику размещать предложения к продаже в сети Интернет и использовать любые изображения техники "Kogel" направлены на ограничение конкуренции.

В сложившейся ситуации удовлетворение исковых требований повлечет за собой отсутствие возможности реализовать товар, который с соблюдением всех процедур ввезен на территорию России ответчиком. Истец не обосновал, какой разумный экономический интерес лежит в основе исковых требований, однако, в свою очередь, выбранный способ защиты повлечет за собой неблагоприятные последствия для ответчика.

Также апелляционный суд обращает внимание на необоснованное удовлетворение иска в части установления запрета на использование любых изображений техники "KOGEL". Предметом спора является защита прав на товарные знаки, следовательно, удовлетворение иска в данной части является необоснованным. Истец не указывал, какие именно изображения незаконно использованы, не предъявлял доказательств наличия у него исключительных прав на какие-либо изображения, не представлял доказательств использования изображений ответчиком, т.е. не доказал состав нарушения согласно нормам 1252, 1270, 1301 ГК РФ.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2023 по делу N А40-179738/23 отменить.

В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Когель Трейлер Ру" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Глобал Трак Сейлс" 3000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

О.Н. Лаптева Е.А. Птанская