Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 6 июля 2023 г. N 09АП-38854/23 по делу N А40-270238/2021

г. Москва

06 июля 2023 г.

Дело N А40-270238/21

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 06 июля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захаровой Т.В.,

судей Ким Е.А., Стешана Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Исламовой К.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью "Инструментально-торговая компания" и Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 апреля 2023 года по делу N А40-270238/21,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Инструментально-торговая компания" (ОГРН: 1136686000659, ИНН: 6686020665)

к ответчикам 1. Индивидуальному предпринимателю Шнипову Василию Максимовичу (ОГРНИП: 308774624000409, ИНН: 772326871804) 2. Обществу с ограниченной ответственностью "Инструментовоз" (ИНН 7726720724 ОГРН 1137746375535)

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ИП Шнипова В.М.: Литвинов А.И. по доверенности от 08.01.2022,

от ООО "Инструментально-торговая компания": не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Инструментально-торговая компания" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ответчикам Индивидуальному предпринимателю Шнипову Василию Максимовичу (далее - ответчик1), Обществу с ограниченной ответственностью "Инструментовоз" (далее - ответчик2) об обязании индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича и ООО "Инструментовоз" прекратить совершение действий, нарушающих исключительное право на товарный знак "Росинструмент" (свидетельство N 543342) общества с ограниченной ответственностью "Инструментально-торговая компания" (ИНН 6686020665 ОГРН 1136686000659); взыскании солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1 630 000 рублей 00 копеек.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 августа 2022 года, суд лбязал Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича и ООО "Инструментовоз" прекратить совершение действий, нарушающих исключительное право ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" на товарный знак "Росинструмент" по свидетельству N 543342, а именно использование обозначения "Росинструмент" сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 543342, при предложении к 2 продаже, продаже товаров на интернет ресурсе invoz.ru, применительно к товарам и услугам в отношении которых предоставлена правовая охрана. Взыскал в солидарном порядке с Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича и ООО "Инструментовоз" в пользу ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" компенсацию в размере 1 630 000 руб. Взыскал с Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича в пользу ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 700 руб. Взыскал с ООО "Инструментовоз" в пользу ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 700 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 22 декабря 2022 года постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2022 по тому же делу отменил. Дело направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. В своем постановлении от 22 декабря 2022 года, суд кассационной инстанции указал, что в нарушение требований процессуального законодательства, в материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего извещения ответчика 2 - общества "Инструментовоз".

При повторном рассмотрении спора, дело рассмотрено с учетом указаний суда кассационной инстанции.

Решением от 27 апреля 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично, суд взыскал в солидарном порядке с Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича и общества с ограниченной ответственностью "Инструментовоз" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Инструментально-торговая компания" компенсацию в размере 815 000 руб., в остальной части в удовлетворении исковых требований отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик1 обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Истец считает, что снижение размера компенсации судом первой инстанции осуществлено судом по собственной инициативе в отсутствие мотивированного заявления ответчика без учета поведения ответчиков, что является нарушением абз. 4 п. 64 Пленума N 10, просит принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить заявленные истцом требования в полном объеме.

Ответчик 1 считает, что из списка товаров Ответчика, указанного в исковом заявлении Истца к товарам (группам товаров), указанных в Свидетельстве на товарный знак "Росинструмент" N 543342, относится только 12 товаров. Размер компенсации (с учетом правомерного и обоснованного ее снижения судом до 5 000 рублей за одно нарушение) составит 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (12x5000). Размер компенсации с учетом отсутствия перечисленных выше товаров в Свидетельстве на товарный знак "Росинструмент" N 543342, но отнесения их к классам товара, указанным в данном Свидетельстве на товарный; знак, составит 400 000 (четыреста тысяч) рублей (12 + 68 х 5000).

В части отказа в удовлетворении исковых требований об обязании Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича и ООО "Инструментовоз" прекратить совершение действий, нарушающих исключительное право ООО "ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" на товарный знак "Росинструмент" по свидетельству N 543342, а именно использование обозначения "Росинструмент" сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 543342, при предложении к продаже, продаже товаров на интернет ресурсе invoz.ru, применительно к товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана, решение суда первой инстанции сторонами не оспаривается.

Истец и ответчик2, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явились, в связи с чем, жалоба рассмотрена без их участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика1 доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просит решение суда первой инстанции изменить, уменьшить размер компенсации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителя ответчика1, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2023 подлежит изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец (правообладатель, лицензиар) является правообладателем исключительного права на товарный знак "Росинструмент" (свидетельство N 543342), соответствующая запись также содержится в реестре прав на товарные знаки.

Товарный знак истца выглядит следующим образом: *

Дата приоритета использования товарного знака - 04 декабря 2013 года, срок истечения действия исключительного права - 04 декабря 2023 года.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих классов МКТУ: 07, 08,09, 35.

Истец использует принадлежащее ему исключительное право на товарный знак путем предоставления прав на такой товарный знак на условиях исключительной лицензии аффилированной с истцом организации - Обществу с ограниченной ответственностью "РосИнструмент" (ИНН 6659154483 ОГРН 1076659010405) (далее - лицензиат), - который, в свою очередь, занимается торговой деятельностью, маркирует товарным знаком продаваемую продукцию.

То есть истец использует принадлежащее ему исключительное право на товарный знак в предпринимательской деятельности путем предоставления возможности маркировать товар организации, входящей в группу компаний, куда входит, в том числе, и истец.

Продукция, выпускаемая лицензиатом, маркируемая товарным знаком истца, является известной на рынке как раз в связи с использованием данного товарного знака.

Лицензиат имеет обширную географию поставок производимой продукции, как по России, так и за рубеж.

Как указывает истец, в марте 2021 года ему стало известно, что принадлежащий ему товарный знак используется третьими лицами для маркировки своего товара без разрешения правообладателя.

Так в сети интернет имеется сайт с доменным именем "invoz.ru", на котором рекламируется продукция, маркированная на сайте товарным знаком истца.

Ответчик производит продажу товара с использованием товарного знака истца, при этом истец и компании, входящие в группу компаний истца, никогда подобных товаров не производили, в оборот не пускали, не маркировали товар товарным знаком, принадлежащим истцу.

Как указывает истец, в общей сложности удалось выявить 163 случая маркировки товара товарным знаком истца без надлежащего разрешения.

В подтверждение данного обстоятельства истец представил скриншоты страниц сайта.

Истец считает, что его исключительное право на товарный знак нарушается лицом, которое указано на сайте в качестве продавца в разделе "О магазине" (https://www.invoz.ru/o-magazine/), а именно Индивидуальным предпринимателем Шниповым Василием Максимовичем (ИНН 772326871804 ОГРНИП 308774624000409) (ответчик1), так как именному с ним заключаются договоры купли-продажи товара, который был незаконно маркирован товарным знаком истца.

При этом, администратором домена invoz.ru является ООО "Инструментовоз" (ИНН 7726720724 ОГРН 1137746375535), что подтверждается ответом регистратора.

Истец предпринимал меры для прекращения нарушения исключительного права на товарный знак истца, направлял ответчику досудебную претензию с требованием о прекращении использовании товарного знака для маркировки продаваемых товаров по адресу, указанному ответчиком на сайте в качестве почтового адреса, однако никаких действий для прекращения нарушения права истца ответчиком совершено не было, на основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично по следующим мотивам.

Факт незаконного использования товарного знака истца ответчиками подтвержден материалами дела, однако судом установлен факт прекращения незаконного использование товарного знака истца, в связи с чем, суд отказал в удовлетворении исковых требований в части обязания Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича и ООО "Инструментовоз" прекратить совершение действий, нарушающих исключительное право ООО "Инструментально-торговая компания" на товарный знак "Росинструмент" по свидетельству N 543342, а именно использование обозначения "Росинструмент" сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 543342, при предложении к продаже, продаже товаров на интернет ресурсе invoz.ru, применительно к товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана.

В части исковых требований о взыскании компенсации суд посчитал необходимым снизить размер компенсации ниже низшего предела до 815 000 рублей (163 х 5000), принимая во внимание, что заявленная истцом к взысканию компенсация в размере 1 630 000 руб., по мнению суда, не является соразмерной последствиям нарушения оспариваемого права, суд также принял во внимание тот факт, что совокупная стоимость заявленного к реализации товара составляет 192 351 руб. (163 позиции исходя из расчета истца), таким образом, сумма компенсации, заявленная к взысканию в размере 1 630 000 руб., более чем в 4-ре раза превышает фактическую стоимость представленных в расчете товаров. Также суд применил п.3 ст. 1252 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о совершении ответчиками 163 нарушений прав истца, в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (пункт 1 статьи 1225 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

На основании пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Следовательно, при удовлетворении требований, заявленных на основании статьи 1252 ГК РФ и требований об уплате компенсации на основании статьи 1515 ГК РФ, необходимо исходить из того, что они могут быть удовлетворены при наличии доказательств использования товарного знака без согласия его правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, то есть факта правонарушения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 Постановления N 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь, ответчик должен представить доказательства соблюдения требований гражданского законодательства при использовании спорного товарного знака.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации, подлежащей взысканию за нарушение исключительных прав, суд определяет по своему усмотрению на основании представленных истцом доказательств.

Материалами дела подтверждается, что Истец является правообладателем исключительного права на товарный знак "Росинструмент" (свидетельство N 543342) *.

На сайте с доменным именем "invoz.ru" рекламируется продукция с использованием товарного знака истца.

Суд первой инстанции пришли к верному выводу о наличии вероятности смешения сравниваемых обозначений, поскольку за счет высокой степени однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован и используется товарный знак истца, и товаров, для которых используют спорное обозначение ответчики, и сходства сравниваемых обозначений, которое обусловлено смысловым и фонетическим сходством, в гражданском обороте очевидно может возникнуть вероятность их смешения.

По мнению истца, им выявлено 163 случая нарушения прав истца на товарный знак - ответчик 163 раз промаркировал реализуемый им товар товарным знаком истца, следовательно, исходя из минимально предусмотренного размера компенсации за единичное нарушение исключительного права в размере 10 000 рублей, размер подлежащей взысканию компенсации за 163 нарушения составляет 1 630 000 рублей 00 копеек.

Суд первой инстанции согласился с доводом истца о том, что имело место 163 нарушения прав ответчиками.

Вместе с тем, судом не учтено следующее.

Маркировка - это контрольно-идентификационный знак (КиЗ), который размещают на упаковке, ярлыке, этикетке или таре, и который наносится на товар производителем.

В рассматриваемом случае, истец не представил доказательств, что на 163 товарах, указанных истцом, ответчиками была нанесена маркировка с использованием товарного знака, правообладателем которого является истец, не представил информацию о выявлении в гражданском обороте контрафактного товара, на котором размещен спорный товарный знак.

Из имеющихся в материалах дела доказательств следует, что товарный знак, принадлежащий истцу, размещен ответчиками на сайте с доменным именем "invoz.ru", на котором рекламируется продукция, предлагаемая к продаже ответчиком1.

Таким образом, нарушение заключается в размещении товарного знака в сети Интернет в предложениях о продаже товаров.

При данных обстоятельствах, вопреки доводам истца, материалами дела подтверждается одно нарушение прав истца, которое имело место 29-30 июня 2021, что

подтверждается скриншотами страниц сайта.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Таким образом, вопреки доводу истца, суд определяет размер компенсации, при этом, заявления ответчика о снижении компенсации не требуется.

При определении подлежащего взысканию размера компенсации, суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что вина ответчика имела место в форме неосторожности, судом установлен факт прекращения незаконного использование товарного знака истца, тот факт, что совокупная стоимость заявленного к реализации товара составляет 192 351 руб. (163 позиции, исходя из расчета истца), таким образом, сумма компенсации, заявленная к взысканию в размере 1 630 000 руб., более, чем в четыре раза, превышает фактическую стоимость представленных в расчете товаров, а также принимая во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарного знака истца, вероятные убытки правообладателя, и принцип соразмерности ответственности совершенному правонарушению, в связи с чем, с учетом требований разумности и справедливости, суд пришёл к выводу о том, что в данном случае подлежит взысканию компенсация в размере 400 000 руб. (вместе заявленного 1 630 000 руб.) в солидарном порядке.

Учитывая вышеизложенное, суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, судом неправильно применены нормы материального права.

В соответствии со ст. 270 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции являются: неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая вышеизложенное, решение суда первой инстанции следует изменить, апелляционную жалобу истца оставить без удовлетворения, апелляционную жалобу ответчика1 - удовлетворить, удовлетворить исковые требования в сумме 400 000 руб., в остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине распределяются пропорционально удовлетворенным требованиям.

С учетом пропорционального распределения расходов по госпошлине, с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в сумме 7 190 руб., с истца в пользу ответчика1 подлежит взысканию госпошлина по апелляционной жалобе в сумме 3000 руб., с учетом произведенного судом зачет встречных обязательств сторон по госпошлине, с ответчиков в пользу истца подлежит взысканию сумма 4 190 руб. 00 коп. - в возмещение расходов по госпошлине.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 апреля 2023 года по делу N А40-270238/21 изменить.

Взыскать солидарно с Индивидуального предпринимателя Шнипова Василия Максимовича (ОГРНИП: 308774624000409, ИНН: 772326871804) и Общества с ограниченной ответственностью "Инструментовоз" (ИНН 7726720724 ОГРН 1137746375535) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Инструментально-торговая компания" (ОГРН: 1136686000659, ИНН: 6686020665) компенсацию в сумме 400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп., 4 190 (четыре тысячи сто девяносто) руб. 00 коп. - в возмещение расходов по госпошлине.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Е.А. Ким Б.В. Стешан