Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2023 г. N 09АП-46386/23 по делу N А40-20846/2023

город Москва

21 июля 2023 г.

Дело N А40-20846/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 июля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Лаптевой О.Н. (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем Елмановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко ЛТД (Eisai R&D Management Co., Ltd.)

на определение Арбитражного суда города Москвы от 26 мая 2023 года о приостановлении производства

по делу N А40-20846/2023, принятое судьей Мищенко А.В.

по иску Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко ЛТД (Eisai R&D Management Co., Ltd.) (6-10, Koishikawa, 4-chome, Bunkyo-Ku, Tokyo, 112-8088, Japan)

к ответчикам: 1) ООО "Промомед РУС" (ОГРН 5137746144400),

2) Министерству здравоохранения Российской Федерации (1127746460896),

3) АО "Биохимик" (ОГРН 1021301063189)

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Родионов В.И. по доверенности от 28.09.2022 (после перерыва),

Семенова Е.А. по доверенности от 28.09.2022 (до перерыва),

Гуриева Ю.Р. по доверенности от 28.09.2022(до перерыва),

от ответчика:

от ООО "Промомед РУС": Мачнева А.В. по доверенности от 03.11.2022,

Залесов А.В. по доверенности от 27.10.2022,

от АО "Биохимик": Озолина И.Г. по доверенности от 01.12.202,

Залесов А.В. по доверенности от 01.12.2021,

от Министерства здравоохранения Российской Федерации: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко ЛТД (Eisai R&D Management Co., Ltd.) (далее - истец, иностранная компания) обратилось в Арбитражный сул города Москвы с иском к Министерству здравоохранения Российской Федерации (далее - Минздрав России), обществу с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД РУС" (далее - общество "ПРОМОМЕД РУС"), акционерному обществу "БИОХИМИК" (далее - общество "БИОХИМИК") со следующими требованиями:

признать использование изобретения по патенту РФ N 2245335 в лекарственном препарате "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года;

пресечь действия, создающие угрозу нарушения исключительного права Истца на патент РФ N 2245335, а именно обязать Минздрав России исключить предельную отпускную цену на лекарственный препарат "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года, из Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, включенные в перечень ЖНВЛП, отменить государственную регистрацию лекарственного препарата "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года, и исключить лекарственный препарат "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года, из Государственного реестра лекарственных средств РФ, в срок тридцать календарных дней с даты получения соответствующих заявлений общества "ПРОМОМЕД РУС";

обязать общество "ПРОМОМЕД РУС" в срок пять рабочих дней с даты вступления решения суда в силу подать в Минздрав России заявление об исключении предельной отпускной цены на лекарственный препарат "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года, из государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства, включенные в перечень ЖНВЛП, и заявление об отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года;

запретить обществу "ПРОМОМЕД РУС" и обществу "БИОХИМИК" осуществлять действия, направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного препарата, содержащего эрибулин, до даты истечения срока действия патента РФ N 2245335, а именно до 16 июня 2024 года;

обязать общество "ПРОМОМЕД РУС" не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года, до даты истечения срока действия патента РФ N 2245335, а именно до 16 июня 2024 года;

обязать общество "БИОХИМИК" не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Эрибулин-Промомед" (МНН - Эрибулин), регистрационное удостоверение N ЛП-N(001008)-(РГ-RU) от 13 июля 2022 года, до даты истечения срока действия патента РФ N 2245335, а именно до 16 июня 2024 года;

в случае неисполнения Минздравом России и/или обществом "ПРОМОМЕД РУС" и/или обществом "БИОХИМИК" решения суда присудить в пользу Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко., Лтд. неустойку с ответчика, не исполняющего обязательства, возложенные судом, в размере: 100.000 рублей за первую неделю неисполнения обязательства, 200.000 рублей за вторую неделю неисполнения обязательства, 300.000 рублей за третью и последующие недели неисполнения обязательства соответствующим ответчиком и до фактического исполнения им обязательства.

Общество "БИОХИМИК" заявило ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу. В обоснование заявленного ходатайства ответчик сослался на то, что разрешение настоящего спора невозможно до вынесения решения Роспатентом на возражения против выдачи патента N 2245335, поскольку в рамках настоящего дела рассматривается требование о пресечении нарушения исключительного права на изобретение по патенту РФ N 2245335 в лекарственном препарате "Эрибулин-Промомед".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26 мая 2023 года приостановлено производство по делу до вынесения решения Роспатентом по результатам рассмотрения возражения акционерного общества "БИОХИМИК" против выдачи патента РФ N 2245335.

Не согласившись с принятым определением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу отказать.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм процессуального права.

Указывает, что приостановление производства по делу о нарушении исключительного права до рассмотрения параллельного дела об оспаривании патента не являлось обязанностью суда; суд при рассмотрении соответствующего ходатайства должен был учесть, как приостановление производства повлияет на баланс интересов сторон, а также дать оценку действиям сторон на предмет их соответствия принципу добросовестности; удовлетворение ходатайства о приостановлении производства в случае, когда такое ходатайство подано лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлено на затягивание судебного процесса и воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, в ситуации, когда заявитель имел возможности подать такое ходатайство и возражение ранее, не соответствует принципу процессуальной экономии; время приостановления производства по делу истец фактически будет лишен возможности коммерциализировать свой оригинальный лекарственный препарат "Халавен", что станет причиной многомиллионных убытков и нарушит баланс интересов сторон.

Общество "БИОХИМИК" представило отзыв на апелляционную жалобу, сторонами - письменные пояснения.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчики против доводов жалобы возражали.

Ответчик - Минздрав России, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого определения, исходя из следующего.

Исковые требования по настоящему делу были основаны на наличии у истца исключительных прав на изобретение по патенту РФ N 2245335.

24.04.2023 г. общество "БИОХИМИК" подало возражение против выдачи патента РФ на изобретение N 2245335, выданного по заявке РФ N 2001101559 (10.05.2023 г. Роспатент направил общество "БИОХИМИК" уведомление о принятии возражения к рассмотрению).

Принимая во внимание основание и предмет настоящего иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что решение Роспатента по результатам рассмотрения возражение против выдачи патента РФ на изобретение N 2245335, выданного по заявке РФ N 2001101559 может повлиять на результат рассмотрения настоящего дела, поскольку будет определяющим для установления наличия/отсутствия соответствующих исключительных прав на спорное изобретение у истца и факта их нарушения ответчиками, поскольку Роспатентом разрешаются вопросы охраноспособности и действительности спорного патента.

Вопреки доводам заявителя апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что выводы суда апелляционной инстанции основаны на представленных в материалы дела доказательствах, и соответствуют нормам процессуального права.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Исходя из смысла указанной нормы, обязательным основанием для приостановления производства по делу является невозможность его рассмотрения до принятия решения по другому делу и вступления его в законную силу.

Объективной предпосылкой для применения названной процессуальной нормы является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по другому делу, имеющему процессуальные или материальные последствия для разбирательства по первому делу.

Рассмотрение одного дела до разрешения другого дела признается невозможным, если обстоятельства, исследуемые в другом деле либо результат его рассмотрения имеют значение для данного дела, то есть могут повлиять на результат его рассмотрения по существу.

Следовательно, невозможность рассмотрения спора обусловлена тем, что существенные для дела обстоятельства подлежат установлению при разрешении другого дела в арбитражном суде и, если производство по делу не будет приостановлено, разрешение дела может привести к принятию незаконного судебного решения, неправильным выводам суда или к вынесению противоречащих судебных актов.

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.

Таким образом, суд обязан приостановить производство по делу в том случае, когда решение по другому делу будет иметь материальные либо процессуальные последствия для разбирательства по рассматриваемому делу.

Как следует из материалов дела, предметом настоящего спора является требование о защите исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации на изобретение по патентам Российской Федерации N 2245335, которое, по мнению истца, была незаконно использована ответчиком.

24.04.2023 г. общество "БИОХИМИК" подало возражение против выдачи патента РФ на изобретение N 2245335, выданного по заявке РФ N 2001101559 (10.05.2023 г. Роспатент направил общество "БИОХИМИК" уведомление о принятии возражения к рассмотрению).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 139 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, прекращение правовой охраны товарного знака и прекращение соответствующего исключительного права с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и всех свидетельств об исключительном праве на такое наименование места происхождения товара.

Как указано в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 25.10.2018 г. N 2683-О, положения пункта 1 части 1 статьи 143 и пункта 1 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предписывающие арбитражному суду приостановить производство по делу (до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда) в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом, являются гарантией вынесения судом законного и обоснованного решения и не предполагают их произвольного применения. Вопрос о необходимости приостановления производства по делу разрешается арбитражным судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 142 Постановления N 10, при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав.

Вышеуказанные разъяснения применимы на стадии рассмотрения Роспатентом возражения против выдачи патента, где охраноспособность объектов патентного права проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с возражением материалов.

Таким образом, с учетом изложенных разъяснений, суд апелляционной инстанции отклоняет довод истца о неправомерном приостановлении судом производства по настоящему делу.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что в случае подачи искового заявления по делу о нарушении исключительного права на изобретение (или о выплате вознаграждения) возможны два самостоятельных варианта защиты:

1) в том же судебном споре доказывать отсутствие факта использования изобретения истца;

2) в рамках отдельного внесудебного (административного) порядка разрешения спора оспаривать выдачу патента на изобретение.

Из традиционности второго способа защиты исходит и Верховный Суд Российской Федерации, который в пункте 142 Постановления N 10 указал, что при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав. Следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

При таких обстоятельствах, существенные для дела обстоятельства подлежат установлению при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента и если производство по настоящему делу не будет приостановлено, то разрешение дела может привести к принятию незаконного судебного решения.

В своей апелляционной жалобе истец указывает на то, что приостановление производства по делу о нарушении исключительного права до рассмотрения параллельного дела об оспаривании патента не являлось обязанностью суда; суд при рассмотрении соответствующего ходатайства должен был учесть, как приостановление производства повлияет на баланс интересов сторон, а также дать оценку действиям сторон на предмет их соответствия принципу добросовестности; удовлетворение ходатайства о приостановлении производства в случае, когда такое ходатайство подано лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлено на затягивание судебного процесса и воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, в ситуации, когда заявитель имел возможности подать такое ходатайство и возражение ранее, не соответствует принципу процессуальной экономии.

Судом апелляционной инстанции с участием сторон исследован вопрос о допущенном ответчиком обществом "БИОХИМИК" злоупотреблении правом при заявлении ходатайства о приостановлении производства по делу.

Истец настаивал на злоупотреблении правом, указал, что с возражениями в Роспатент ответчик обратился значительно после получения претензии истца о нарушении исключительного права, обращения в суд с иском по настоящему делу и проведения судом предварительного судебного заседания.

Ответчики возражали. Указали, что обращение с возражениями в Роспатент после обращения в суд с иском по настоящему делу обусловлено внесением истцом изменений в формулу патента.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда 12 июля 2023 года в судебном заседании суда апелляционной инстанции объявлен перерыв с целю представления письменных пояснения.

Сторонами представлены письменные пояснения.

В силу абзаца второго части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные названным Кодексом неблагоприятные последствия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации ).

Согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер и вывод о нем не может являться следствием предположений.

Следует также принять во внимание, что злоупотребление правом как действие, совершенное с нарушением пределов осуществления субъективного права, может быть установлено на основании представленных в дело доказательств как конкретное деяние (поведение), совершенное одним лицом в отношении иного конкретного лица.

Суд апелляционной инстанции считает, что доводы истца о злоупотреблении ответчиками процессуальными правами не подтверждаются материалами дела и подлежат отклонению.

Ответчики в обоснование своей позиции ссылаются на следующие фактические обстоятельства, которые подтверждаются материалами дела:

23.09.2023 г. истец, Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко ЛТД, направил обществу "ПРОМОМЕД РУС" претензионное письмо;

14.10.2023 г. общество "ПРОМОМЕД РУС" подало в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление к Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко ЛТД о признании недействительным продленного исключительного права на изобретение по патенту РФ N 2245335 в связи с несоответствием требованиям пункта 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 1273 Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. (дело N СИП-929/2022);

06.02.2023 г. Эйсай Ар энд Ди Менеджмент Ко ЛТД подал иск к обществу "ПРОМОМЕД РУС", обществу "БИОХИМИК", Минздраву России о нарушении исключительного права на изобретение по патенту РФ N 2245335 (дело N А40-20846/2023);

06.02.2023 г. Роспатентом опубликовано первое извещение об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра изобретений Российской Федерации и/ или в публикациях в бюллетене, а именно о внесении исправлений в пункты 1, 18, 19 формулы изобретения по патенту РФ N 2245335;

07.04.2023 г. Роспатентом опубликовано второе извещение об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра изобретений Российской Федерации и/ или в публикациях в бюллетене, а именно о внесении исправлений в пункты 1, 18, 19 формулы изобретения по патенту РФ N 2245335;

21.04.2023 г. общество "ПРОМОМЕД РУС" подало в Суд по интеллектуальным правам заявление о признании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности по удовлетворению заявлений иностранного лица об исправлении ошибок в формуле изобретения по патенту РФ N 2245335 и последующих действий по внесению соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений (дело N СИП-370/2022);

24.04.2023 г. общество "БИОХИМИК" подало возражение против выдачи патента РФ на изобретение N 2245335, выданного по заявке РФ N 2001101559 (10.05.2023 Роспатент направил обществу "БИОХИМИК" уведомление о принятии возражения к рассмотрению);

11.05.2023 г. общество "БИОХИМИК" на предварительном судебном заседании подало в Арбитражный суд города Москвы ходатайство о приостановлении производства по делу N А40-20846/2023 до вынесения решения Роспатента по поданному возражению против выдачи патента РФ на изобретение N 2245335.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, обращение в Роспатент с возражениями значительно позже получения претензии и подачи иска в суд по настоящему делу обусловлено публикацией Роспатентом извещений о внесении исправлений в пункты 1, 18, 19 формулы изобретения. Именно измененную формулу изобретения ответчик - общество "БИОХИМИК" посчитал непатентоспособной и в порядке защиты своих прав и законных интересов подал возражение против выдачи патента РФ N 2245335.

Так как второе извещение Роспатента о внесении разных исправлений в пункты 1, 18, 19 формулы изобретения по патенту РФ N 2245335 было опубликовано 07.04.2023 г., общество "БИОХИМИК" потребовалось время для изучения измененного объема правовой охраны по патенту, документов, подготовки возражения против выдачи патента.

Поданным возражением общество "БИОХИМИК" оспаривает действительность патента РФ N 2245335, объем правовой охраны по которому определяется формулой изобретения, опубликованной Роспатентом 07.04.2023, т.е. уже после подачи истцом искового заявления по настоящему делу.

Если обратиться к судебной практике, то Суд по интеллектуальным правам по делу N А50-1628/20211 признал, что "процесс подготовки возражений на патенты истца и сбора доказательств является трудоемким процессом и занимает значительное время" и указал, что "подача ответчиком соответствующего ходатайства о приостановлении производства по делу до рассмотрения Роспатентом возражений ответчика, не свидетельствует о злоупотреблении последним своими процессуальными правами".

Кроме того, на момент подачи ходатайства о приостановлении производства по рассматриваемому делу состоялось только одно предварительное судебное заседание, на котором дело по существу не рассматривалось, судебная экспертиза не назначалась.

Также в рамках настоящего дела судом не исследовались доказательства и не рассматривался вопрос относительно факта причинения истцу каких-либо убытков. Соответствующие исковые требования истцом не заявлялись.

В связи с этим доводы истца относительно злоупотребления ответчиками правом и причинения убытков являются предположениями и отклоняются апелляционным судом.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены определения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 26 мая 2023 года по делу N А40-20846/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

О.Н. Лаптева