Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2023 г. N 10АП-729/23 по делу N А41-79959/2021

г. Москва

10 августа 2023 г.

Дело N А41-79959/21

Резолютивная часть постановления объявлена 03 августа 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 августа 2023 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Коновалова С.А.,

судей Погонцева М.И., Семушкиной В.Н.,

при ведении протокола судебного заседания Темниковой А.В.,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Ар Си Эр" (истец) - Третьяк Е.В. по доверенности от 09.02.2023 года, паспорт, диплом;

от ООО "21 Век" (ответчик) - Соколов Н.А. по доверенности от 31.07.2023 года, паспорт, диплом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Ар Си Эр" на решение Арбитражного суда Московской области от 20 декабря 2021 года по делу N А41-79959/21, по иску ООО "Ар Си Эр" к ООО "21 Век" о защите исключительных прав, ООО "Ар Си Эр" на решение Арбитражного суда Московской области от 20 декабря 2021 года по делу N А41-79959/21, по иску ООО "Ар Си Эр" к ООО "21 Век" о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Ар Си Эр" (истец) обратилось в суд с исковым заявлением к ООО "21 Век " (ответчик) со следующими требованиями:

1) Запретить Ответчику предлагать к продаже и продавать главный цилиндр сцепления 15101-1602512 с использованием технических решений, указанных в Патенте на полезную модель N 134257.

2) Обязать Ответчика опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

3) Взыскать с Ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель в размере 2 966 872 руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят два рубля).

4) Взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины.

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.12.2021 по делу N А41-79959/21 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным решением, ООО "Ар Си Эр" обжаловало его в апелляционном порядке.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта Арбитражного суда Московской области проверены в соответствии со статьями 266 - 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу и просил решение Арбитражного суда Московской области оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, апелляционную жалобу, проверив в порядке статей 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, Десятый арбитражный апелляционный суд полагает обжалуемое решение подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, ООО "Ар Си Эр" получен патент N 134257 на полезную модель "Главный цилиндр сцепления (варианты)", выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

04 сентября 2020 г. Истцу стало известно о нарушении принадлежащего ему исключительного права, выразившемся в реализации Ответчиком главного цилиндра сцепления 5320, артикул 15101-1602512 третьим лицам. Факты нарушения подтверждаются следующим: счет-фактура N 8460 от 04.09.2020 года и чеком об оплате от 04.09.2020 года.

В указанных чеке и счет-фактуре наименование фигурирует, как "Цилиндр сцепления главный 5320".

25 ноября 2020 года Истец направил претензию Ответчику с требованием о прекращении нарушений исключительных прав Истца.

Однако, 24 декабря 2020 года в своем ответе на вышеуказанную претензию Ответчик нарушения не признал, сославшись на то, что утверждения Истца не соответствуют действительности.

В связи с изложенным, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что согласно заключению экспертизы ООО "Правовой центр консультаций", в представленном для экспертизы продукте "Главный цилиндр сцепления 5320, артикул 15101-1602512-Спецмаш" не содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте 2 формулы полезной модели по патенту N 134257, предусматривающий установку нескольких уплотнительных манжет.

Таким образом, по мнению суда первой инстанции, судебной экспертизой было установлено, что ответчик не нарушает исключительных прав истца.

Между тем, суд первой инстанции не учел следующее.

В суде первой инстанции истец заявлял ходатайство о проведении дополнительной экспертизы, мотивированное тем, что эксперт не исследовал в полном объеме представленные образцы.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

Апелляционный суд посчитал необходимым указанное ходатайство удовлетворить, так как в ходе исследования объекты экспертизы (цилиндры) были распилены только на половину их длины. Для объективного изучения поставленного вопроса суд апелляционной инстанции посчитал необходимым распилить объекты исследования на всю длину.

Апелляционный суд отмечает, что при проведении экспертизы в суде первой инстанции истцом были представлены образцы продукции истца и реализованный ответчиком образец. Указанные образцы в дальнейшем были истцу судом первой инстанции возвращены.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции вышеуказанные образцы были представлены истцом с целью дальнейшей передачи эксперту.

Апелляционный суд вызвал в судебное заседание эксперта ООО "ПЦК" Борщ-Компанейца Н.С., который проводил экспертное исследование при рассмотрении дела в суде первой инстанции. С эксперта взята расписка о предупреждении об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 307, 310 УК РФ.

На вопрос апелляционного суда эксперт пояснил, что именно представленные ему в суде апелляционной инстанции образцы и являлись предметом его экспертного исследования.

Определением от 28.02.2023 апелляционный суд назначил проведение экспертизы, поручить её проведение эксперту Патентно-правовой фирмы "ЮС" Левчуку Денису Владимировичу.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

1.Содержит ли продукт "Главный цилиндр сцепления 5320, артикул 15101-1602512-СПЕЦМАШ" каждый признак полезной модели, приведенный в независимом п. 2 формулы полезной модели по патенту РФ N 134257?

2.Сколько уплотняющих манжет расположено в канавках цилиндрической рабочей полости корпуса продукта "Главный цилиндр сцепления 5320, артикул 15101-1602512-СПЕЦМАШ"?

По итогам проведения экспертизы эксперт пришел к следующим выводам.

По вопросу 1: продукт "Главный цилиндр сцепления 5320, артикул 15101-1602512- СПЕЦМАШ" содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом п. 2 формулы полезной модели по патенту РФ N 134257.

По вопросу 2: в канавках цилиндрической рабочей полости корпуса продукта "Главный цилиндр сцепления 5320, артикул 15101-1602512-СПЕЦМАШ" расположены две уплотняющие манжеты.

Данное экспертное заключение соответствует требованиям статей 82, 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в нем содержатся полные и ясные ответы на поставленные вопросы, каких-либо противоречий не содержит. Сомнений в беспристрастности эксперта у судов не возникло.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

В силу положений части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Само по себе несогласие с результатом экспертизы не влечет необходимости в проведении повторной или дополнительной экспертизы.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки.

В соответствии со статьей 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно статье 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Как указывает истец, независимый пункт формулы полезной модели патента N 134257 (2-й вариант) "Главный цилиндр сцепления, состоящий из корпуса с цилиндрической рабочей полостью с отверстием под штуцер подачи рабочей жидкости, в рабочей полости расположен поршень с радиально-осевым каналом, шток, уплотняющие манжеты, возвратная пружина, отличающийся тем, что корпус цилиндра выполнен в виде стакана с центральным резьбовым отверстием под штуцер отводящего трубопровода, при этом уплотняющие манжеты расположены в канавках цилиндрической рабочей полости корпуса".

Результаты сравнительного анализа признаков представленного образца "Главный цилиндр сцепления 15101-1602512" и признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 134257 (2-й вариант), выполнено специалистами истца.

По мнению Истца, сопоставительный анализ, позволяет сделать вывод, что в представленном образце изделия "Главный цилиндр сцепления" используются все признаки независимого пункта формулы полезной модели патента N 134257 (2-й вариант). Следовательно, представленный образец главного цилиндра сцепления 15101-1602512-СПЕЦМАШ подпадает под действие патента N 134257 (2-й вариант).

Истец указал, что Ответчик при производстве главного цилиндра сцепления 15101-1602512 использовал полезную модель истца по патенту N 134257 (2-й вариант), в связи с чем является нарушителем исключительных прав ООО "АрСиЭр).

Как указывалось выше, экспертным заключением, представленным в материалы дела, указанные доводы истца подтверждаются.

В качестве способа защиты нарушенных прав истец просит суд:

- запретить Ответчику предлагать к продаже и продавать главный цилиндр сцепления 15101-1602512 с использованием технических решений, указанных в Патенте на полезную модель N 134257;

- обязать Ответчика опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- взыскать с Ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель в размере 2 966 872 руб. (Два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят два рубля).

Указанные требования, с учетом выводов экспертного заключения, соответствуют вышеприведенным нормам, являются соразмерными допущенному ответчиком нарушению интеллектуальных прав истца.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с положениями статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Из материалов дела, а также пояснений истца усматривается, что истцом также предъявлено требование о взыскании компенсации в сумме 2 966 872 руб.

При этом, указанная сумма заявлена на основании пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ то есть в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Размер компенсации истцом обоснован тем, что по данным бухгалтерского учета истца сумма реализации данного товара за последние 3 года (2018, 2019, 2020 гг.) составила 29 668 729,43 рублей с учетом НДС, сумма компенсации составляет 10% от указанного размера реализации - 2 966 872,94 руб.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя. Если правообладатель обратился в суд с требованием о взыскании компенсации в твердом размере на основании пункта 1 статьи 1301, пункта 1 статьи 1311, пункта 1 статьи 1406.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 1515, подпункта 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ в связи с созданием ответчиком контрафактных экземпляров (товаров), новые требования о взыскании компенсации к тому же лицу в отношении товара из той же партии (тиража, серии и т.п.) не подлежат рассмотрению.

Суд при рассмотрении первого дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом. Следовательно, суд в таком случае отказывает в принятии искового заявления или прекращает производство, если заявление было принято.

Распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение истец должен подтвердить наличие у него исключительного права на соответствующее произведение и факт его использования ответчиком. На ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании спорного произведения. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как указывалось выше, истец обращает внимание на единственный случай нарушения ответчиком исключительных прав истца - 04 сентября 2020 года была осуществлена реализация главного цилиндра сцепления 5320, артикул 15101-1602512 третьим лицам по цене 899 руб. Факты нарушения подтверждаются следующим: счет-фактура N 8460 от 04.09.2020 года и чеком об оплате от 04.09.2020.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, вероятностные имущественные потери правообладателя, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности, апелляционный суд определяет размер взыскиваемой компенсации в размере 30 000 рублей.

На основании изложенного, апелляционный суд полагает обжалуемое решение подлежащим отмене, а исковые требования - удовлетворению в указанной части.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 20 декабря 2021 года по делу N А41-79959/21 отменить.

Запретить ООО "21 Век" (ИНН 5031105475) предлагать к продаже и продавать главный цилиндр сцепления 15101-1602512 с использованием технических решений, указанных в Патенте на полезную модель N 134257.

Обязать ООО "21 Век " (ИНН 5031105475) в течение двух месяцев за собственный счет опубликовать решение суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Взыскать с ООО "21 Век" (ИНН 5031105475) в пользу ООО "Ар Си Эр" (ИНН 1650218454) компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель в размере 30 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "21 Век" (ИНН 5031105475) в пользу ООО "Ар Си Эр" (ИНН 1650218454) расходы по оплате государственной пошлины в сумме 28 568,13 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объеме через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.А. Коновалов

Судьи

М.И. Погонцев В.Н. Семушкина