Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2023 г. N 09АП-48374/23 по делу N А40-254154/2022

г. Москва

15 сентября 2023 г.

Дело N А40-254154/22

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Е.А. Ким, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Солодовниковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Имидж Лаб" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 мая 2023 года по делу N А40-254154/22,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Персона Делемо" (ОГРН 1107746552682)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Имидж Лаб" (ОГРН 1147746721121)

о взыскании задолженности, об обязании заключить сублицензионный договор,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Малюкова А.А. по доверенности от 10.03.2023

от ответчика - Белова Е.К. по доверенности от 17.01.2022

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Персона Делемо" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Имидж Лаб" (далее - ответчик) о взыскании задолженности в размере 1 012 000 руб., с учетом принятых судом первой инстанции уточнений исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением от 30 мая 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указал, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 09 июня 2014 года между истцом (правообладателем) и ответчиком (пользователем) был заключен договор коммерческой концессии N 16-ФДК (дата и номер государственной регистрации договора: 09.12.2016 РД0212400).

В соответствии с пунктами 1.1., 1.2., 1.2.1. - 1.2.8., 1.3. договора стороны пришли к соглашению осуществить начало бизнеса на территории пользователя под торговой маркой правообладателя и с использованием комплекса.

Правообладатель предоставляет пользователю на срок действия договора за вознаграждение исключительное право на использование торговой марки для товаров и услуг классов 03, 35, 41, 44 (по МКТУ) на основании исключительной лицензии и только в объеме, предназначенном для осуществления бизнеса в отношении следующих способов использования торговой марки: размещение на этикетках, эмблемах, расположенных в помещении пользователя на территории, фасадных конструкциях помещениях пользователя на территории, в интерьере указанных помещений пользователя; размещение на документации, связанной с оказанием парикмахерских, имидж-услуг и иных услуг аналогичного профиля; упоминание в предложениях о продаже парикмахерских, имидж-услуг и иных услуг аналогичного профиля, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; размещение торговой марки в сети "Интернет" исключительно для целей рекламы парикмахерских, имидж-услуг и иных услуг аналогичного профиля без права использования в доменном имени; пользователь не имеет права применять торговую марку правообладателя совместно с товарным знаком пользователя или иным графическим произведением пользователя или товарным знаком третьих лиц; пользователь не вправе осуществлять переработку торговой марки правообладателя, использовать в качестве составной части объекта авторских прав, предусмотренных действующим гражданским законодательством Российской Федерации; если пользователю станет известно, что торговая марка правообладателя противоправно применяется третьими лицами, он обязан незамедлительно информировать правообладателя о подобных фактах в письменном виде; пользователь не вправе передавать третьим лицам исключительное право на торговую марку (сублицензирование).

Правообладатель предоставляет пользователю за вознаграждение право на использование ноу-хау правообладателя (в том числе технологии, системы и методы управления бизнесом, любые сведения правообладателя, содержащие информацию о поставщиках товаров и услуг для целей осуществления бизнеса, в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну правообладателя, а также объекты, в отношении которых в договоре устанавливается правовой статус ноу-хау) на основе исключительной лицензии и только для целей бизнеса на условиях и на срок действия договора. Пользователь не вправе передавать информацию, составляющую ноу-хау, третьим лицам.

В соответствии с разделом договора "Термины и определения":

- бизнес это подготовка и осуществление деятельности по оказанию парикмахерских, имидж-услуг и иных услуг аналогичного профиля на основе договора, с использованием ноу-хау, коммерческого опыта и репутации правообладателя, а также исключительных, принадлежащих правообладателю прав на товарный знак "personfamily";

- комплекс результатов интеллектуальной деятельности правообладателя это товарный знак "personfamily" для услуг, зарегистрированный правообладателем в установленном порядке (свидетельство 284973 от 05.12.2003), ноу-хау (в том числе система и методы управления бизнесом, любые сведения правообладателя, содержащие информацию о поставщиках товаров и услуг для целей осуществления бизнеса, в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну правообладателя, а также объекты, в отношении которых в договоре устанавливается правовой статус ноу-хау), графические произведения правообладателя (приложение N 2 к договору);

- территория это территория, располагающаяся по адресу: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 66, выделенная Пользователю под условием того, что правообладатель не будет заниматься бизнесом на данной территории и не предоставит право на основании договора другим пользователям заниматься бизнесом на указанной территории.

В соответствии с пунктами 4.1., 4.2. договора пользователь выплачивает правообладателю вознаграждение ("паушальный взнос") в размере 500 000 руб. единовременно не позднее пяти рабочих дней с даты заключения договора.

Вознаграждение за использование торговой марки "personfamily" ("роялти") составляет 17 000 руб. ежемесячно.

Вознаграждение за использование торговой марки за первый месяц пользования уплачивается в течение 3 банковских дней с момента открытия.

Вознаграждение за использование торговой марки за второй и последующие месяцы пользования выплачивается ежемесячно не позднее 20 числа каждого месяца.

В размер вознаграждения, указанного в настоящем пункте включается также вознаграждение за использование графических произведений правообладателя, а также вознаграждение за использование ноу-хау правообладателя.

Размер вознаграждения, предусмотренного настоящим пунктом договора, может быть пересмотрен правообладателем не более, чем один раз в год, и на сумму, не превышающую 5 % от размера вознаграждения, предусмотренного настоящим пунктом договора.

В соответствии со статьей 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В соответствии со статьей 1030 ГК РФ вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

В соответствии с положениями статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 8.1. договора настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует 3 календарных года с момента государственной регистрации выписки из договора в государственном патентном ведомстве Российской Федерации.

В случае, если пользователь не допускал нарушений договора в период его действия, правообладатель вправе пролонгировать договор на 2 года, без уплаты единовременного паушального взноса, предусмотренного пунктом 4.1. договора.

В обоснование заявленных требований истец указал, что срок действия договора истек 09 декабря 2019 года, однако стороны фактически продолжили исполнять его так ответчик продолжал использование товарного знака, а истец выставлял счета за его использование.

То есть, ответчик признавал за собой обязанность оплачивать свое использование товарного знака, однако, систематически не исполнял ее, что подтверждается письмом ответчика истцу от 15.12.2019 N 15/12 с предложением графика погашения задолженности и просьбой освобождения от уплаты роялти на год, письмом ответчика истцу от 09.06.2021 N 09/06 и от 29.06.2021 N 29/06 на ту же тему.

В своих письмах ответчик, помимо прочего, отмечал свое недовольство отсутствием подписанного между сторонами договора о предоставлении права пользования товарным знаком.

При этом подписанный истцом сублицензионный договор был передан ответчику при личной встрече, однако, ответчик не подписал его.

Факт получения ответчиком проекта договора подтверждается перепиской между сторонами (в лице их генеральных директоров) в сервисе Whats'App. 22.02.2021 все товарные знаки, правообладателем которых был истец, были отчуждены истцом гражданину Цыпулеву Денису Юрьевичу, указанное отчуждение было зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.02.2021 за N РД0355743.

При этом между новым правообладателем и истцом был заключен генеральный лицензионный договор, согласно которому, Цыпулев Д. Ю. предоставил истцу исключительную лицензию на право пользования всеми товарными знаками с правом предоставления сублицензий.

Таким образом, на основании пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ за Цыпулевым Д. Ю. не сохраняется право выдачи сублицензий третьим лицам.

Соответственно, договоры о предоставлении права пользования товарными знаками заключает с третьими лицами истец как исключительный лицензиат.

Истец указал, что 29.09.2022 направил ответчику претензию с требованиями подписать предложенный ранее проект сублицензионного договора и погасить задолженность, накопившуюся за время пользования товарным знаком.

Ответчик проигнорировал данную претензию.

Как пояснил истец, в настоящее время ответчик продолжает пользоваться товарным знаком в своем салоне красоты по адресу Московская обл., г. Реутов, Юбилейный пр-кт, д. 66, что подтверждается фотографиями салона красоты из геосервисов "Гугл-карты" и "Яндекс-карты".

Информация о салоне красоты ответчика размещена на официальном сайте сети "ПЕРСОНА", администрируемом истцом (находится в открытом доступе по ссылке https://reutov.persona.ru/).

При этом ответчик не направлял истцу ни уведомлений о своем желании прекратить использование товарного знака либо продать салон красоты другому лицу, ни подписанный экземпляр лицензионного договора, и продолжает использование товарного знака без внесения каких-либо платежей.

Между тем, задолженность ответчика за использование товарного знака составляет 1 012 000 руб., расчет суммы задолженности зафиксирован в акте сверки взаиморасчетов за период январь 2014 года, октябрь 2022 года, составленный истцом в одностороннем порядке.

Последняя оплата от ответчика поступила 09.09.2021.

Истец, заявляет о том, что его право, как лицензиата на использование товарного знака, нарушено, на основании изложенного истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности в размере 1 012 000 руб.

К договору коммерческой концессии применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям данной главы и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу статьи 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 данного Кодекса.

Как разъяснено в пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - N 10), при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что правом защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя. С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

При этом требований о взыскании компенсации с ответчика за нарушение исключительных прав на товарный знак в соответствии со статьями 1252, 1515 ГК РФ истцом не заявлено.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что в отсутствие заключенного договора требование истца о выплате лицензионного вознаграждения, которое как полагает истец, подлежит выплате после отчуждения истцом прав на товарный знак, удовлетворено быть не может, но при этом суд пришел к выводу о том, что после истечения срока действия договора коммерческой концессии, стороны фактически продолжили его исполнение, следовательно, в данном случае роялти подлежали уплате ответчиком как плата за фактическое использование результатов интеллектуальной деятельности и после 09 декабря 2019 года, также судом признан обоснованным довод ответчика о частичном пропуске истцом срока исковой давности, в связи с чем, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что после истечения срока действия договора коммерческой концессии, стороны фактически продолжили его исполнение.

Так, в письме исх. N 15/12 от 15 декабря 2019 года ответчик выразил глубокую признательность истцу за понимание его финансового положения и предоставление отсрочки уплаты платежей по договору коммерческой концессии, указал, что имеет перед истцом задолженность по состоянию на 01 декабря 2019 года по уплате роялти в размере 716 000 руб., что надеется на достижение положительных финансовых результатов в своей деятельности и обязуется своевременно производить выплаты роялти за текущий период в соответствии с условиями договора коммерческой концессии. К письму приложен график погашения задолженности.

В письмах исх. N 09/06 от 09 июня 2021 года, исх. N 29/06 от 29 июня 2021 года ответчик выразил глубокую признательность истцу за понимание его финансового положения и предоставление отсрочки уплаты платежей по договору коммерческой концессии, просил рассмотреть график погашения задолженности, освободить от уплаты роялти за первый год деятельности, а также заключить новый договор коммерческой концессии на новый срок или пролонгировать ранее заключенный договор. К письмам приложены графики погашения задолженности.

Соответственно, в данном случае роялти подлежали уплате ответчиком как плата за фактическое использование результатов интеллектуальной деятельности и после 09 декабря 2019 года.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1037 ГК РФ, в случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставляемых пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом договора коммерческой концессии прекращается.

Согласно пояснениям истца, договор об отчуждении исключительных прав был подписан 28 августа 2020 года, а переход прав на него зарегистрирован 22 февраля 2021 года.

В пункте 8.4. представленного истцом в материалы дела договора об отчуждении исключительных прав указано, что с момента регистрации к приобретателю переходят исключительные права на товарные знаки.

Таким образом, заключенный истцом и ответчиком договор коммерческой концессии в силу положений пункта 3 статьи 1037 ГК РФ прекратил свое действие 22 февраля 2021 года, то есть с момента регистрации отчуждения истцом прав на товарный знак.

Согласно акту сверки взаимных расчетов, истец просит суд взыскать с ответчика вознаграждение за период с 23.07.2014 по 31.10.2022, без учета даты прекращения действия договора коммерческой концессии.

Соответственно, после того, как принадлежащее истцу право на товарный знак прекратилось (22.02.2021), оснований для взыскания с ответчика долга по договору коммерческой концессии у истца не имелось.

При этом спорным периодом является дата с 23.07.2014 по 31.01.2021 (по дате последней продажи в акте сверки).

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Как разъяснено в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", по смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока давности по иску, вытекающему из нарушения одной стороной договора условия об оплате товара (работ, услуг) по частям, начинается в отношении каждой отдельной части. Срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.

Исковое заявление поступило в суд 21.11.2022, претензия была направлена ответчику 29.09.2022 (пункт 3 статьи 202 ГК РФ), следовательно, как установлено судом первой инстанции, исковая давность пропущена по требованию о взысканию долга за период до 21.10.2019.

При этом из акта сверки следует, что после отчуждения прав на товарный знак истец указал долг ответчика по оплате в размере 394 500 руб. (начиная с 28.02.2021), следовательно, данная сумма подлежала исключению из исковых требований, что и было сделано судом первой инстанции.

Однако за период с 24.07.2014 по 31.01.2021 до отчуждения прав истец указал продажи в общем размере 1 743 000 руб.

При этом судом установлено, что ответчик произвел оплату в общем размере 1 125 500 руб., то есть долг ответчика составил 617 500 руб., но исковая давность не пропущена только по требованию о взыскании долга за период с 31.10.2019 по 31.01.2021 в сумме 239 000 руб.

Ответчиком не представлено доказательств погашения данной задолженности, следовательно, суд пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований в данной части.

Оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции апелляционный суд не усматривает и признает, что все существенные обстоятельства дела судом установлены, правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, применены правильно и спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм процессуального права.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 мая 2023 года по делу N А40-254154/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Е.А. Ким Б.В. Стешан