Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2023 г. N 08АП-7723/23 по делу N А75-2627/2023

город Омск

18 сентября 2023 г.

Дело N А75-2627/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 18 сентября 2023 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ивановой Н.Е.,

судей Брежневой О.Ю., Лотова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарём Зинченко Ю.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-7723/2023) акционерного общества "Смарт Менеджмент" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2023 по делу N А75-2627/2023 (судья Яшукова Н.Ю.), принятое по исковому акционерного общества "Смарт Менеджмент" (ОГРН 5077746791580, ИНН 7703634211, адрес: 123022, город Москва, улица 2-я Звенигородская, дом 13, строение 1, эт. 4, пом. XIII, ком. 4) к обществу с ограниченной ответственностью "Эскулап" (ОГРН 1098602009791, ИНН 8602159434, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 21.12.2009, адрес: 628406, город Сургут, проспект Пролетарский, дом 11А) о запрете использования товарного знака и взыскании 250 000 руб.,

при участии в судебном заседании посредством системы веб-конференции представителя:

от общества с ограниченной ответственностью "Эскулап" - Аминова Аазата Ибрагимовича по доверенности от 23.01.2023 сроком на 3 года,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" (далее - истец, АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ") обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эскулап" (далее - ответчик, ООО "Эскулап") о запрете использования товарного знака "ВСЕ СВОИ" в обозначенном виде и/или в любом другом видоизмененном варианте (в различных вариациях словосочетаний, содержащих указанное словосочетание; в любых словесных комбинациях, содержащих данный товарный знак, в каких либо аккаунтах и/или ресурсах), а также взыскании компенсации в размере 250 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2023 по делу N А75-2627/2023 в удовлетворении исковых требований АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" отказано. Суд удовлетворил заявление ООО "Эскулап" о взыскании судебных расходов, взыскав с АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" в пользу ООО "Эскулап" судебные расходы за оказание юридических услуг в размере 80 000 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что нахождение сторон спора в разных субъектах Российской Федерации не может являться определяющим фактором невозможности смешения товарного знака истца и используемого ответчиком изображения. По мнению апеллянта, вывод суда первой инстанции о том, что истец не использует товарный знак в своей деятельности, является неверным, поскольку истцом заключены лицензионные договоры на право использования товарного знака со стоматологическими клиниками. Ссылаясь на пункт 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), податель жалобы указывает, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Как указывает податель жалобы, ответчик и истец оказывают однородные услуги, поскольку в обозначении ответчика "Все улыбки свои" используется словосочетание "Все свои", несмотря на низкую степень однородности при использовании обозначений, с высокой степенью сходства, у потребителей может возникнуть представление об оказании этих услуг одним лицом. Словесные элементы "Все свои" не являются общепринятыми символами и терминами в стоматологии, таким образом, это товарный знак, который подлежит охране.

ООО "Эскулап" в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определением суда апелляционной инстанции от 17.08.2023 рассмотрение апелляционной жалобы отложено в целях обеспечения технической возможности для участия представителей сторон в судебном заседании посредством системы веб-конференции.

Определением от 08.09.2023 в связи с невозможностью обеспечить рассмотрение дела прежним составом суда в соответствии с частью 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) произведена замена судьи Шиндлер Н.А. на судью Брежневу О.Ю.

Представитель АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" Михайлова А.Е. не обеспечила свое участие в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседание), несмотря на ранее удовлетворенное судом ходатайство.

Учитывая, что судом обеспечено транслирование судебного заседания в онлайн-режиме с использованием исправной аппаратуры суда, средства связи суда воспроизводили видео- и аудиосигналы, технических неполадок и сбоев в работе аппаратуры и программного обеспечения не установлено, произведена запись онлайн-заседания, а также ввиду надлежащего извещения сторон о времени и месте проведения судебного заседания, апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя подателя жалобы в порядке, предусмотренном статьей 156 АПК РФ.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы отзыва, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, заслушав представителя ответчика, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.

АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ВСЕ СВОИ! СТОМАТОЛОГИЯ", зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.10.2010, с дальнейшим изменением правообладателя от 18.04.2019, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 391336, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Истцу стало известно о нарушении ответчиком исключительных прав на товарный знак "ВСЕ СВОИ! СТОМАТОЛОГИЯ", который используется в деятельности ответчика путем размещения обозначения "ВСЕ СВОИ" из интернет-ресурса, по адресу: https://www.vsesvoi86.ru/, сходного до степени смешения обозначения на сайте, а также в каталоге продукции.

Таким образом, как указывает истец, обозначение "ВСЕ СВОИ" используется для целей индивидуализации услуг ООО "Эскулап".

При этом согласия на использование данного товарного знака истец ответчику не давал.

Установив данный факт, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о прекращении незаконного использования принадлежащих ему товарных знаков и выплате компенсации.

Ответчик направил в адрес истца возражение от 26.02.2023 исх.N 03, в котором указал, что согласно грамматическому, смысловому и синтаксическому толкованию словосочетания "ВСЕ СВОИ! СТОМАТОЛОГИЯ", доминирующим положением обладает все словосочетание, а не его часть. Также ответчик указал, что элементы товарного знака зарегистрированы как неохраняемые.

Отказ ответчика от исполнения требований претензии послужил основанием для обращения истца в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции установил основания для его изменения, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, отнесены, в частности, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, при этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из разъяснений пункта 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на товарный знак "ВСЕ СВОИ! СТОМАТОЛОГИЯ", что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 391336. Товарный знак имеет правовую охрану по Перечню товаров и услуг - включая 44 класс МКТУ (услуги в области стоматологии), при этом слово "Стоматология" является неохраняемым элементом товарного знака.

В иске истцом заявлены следующие нарушения исключительных прав АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ", допущенные ответчиком.

Так, истцом установлено, что ООО "Эскулап" использует на своем сайте https://www.vsesvoi86.ru/ обозначение "ВСЕ УЛЫБКИ СВОИ".

В данной части суд апелляционной инстанции не усматривает нарушений исключительных прав истца на основании следующего.

Товарный знак истца и обозначение ответчика, имеют сходный элемент - словосочетание "ВСЕ СВОИ", иные элементы изображений различны, в частности шрифт, начертание, размер. На товарном знаке истца изображение ограничено прямоугольной формой, внутри которой размещены слова "Все свои! стоматология" и изображен рисунок в виде цветка из пяти зубов. Изображение, используемое ответчиком, имеет квадратную форму с закругленными углами, в центре которого расположены слова "ВСЕ УЛЫБКИ СВОИ", в верхней части расположены изобразительные элементы в виде трех зубов.

Таким образом, изображение, используемое ответчиком, обладает отличительными особенностями, в связи с чем заключить, что оно является тождественным или схожим до степени смешения с товарным знаком истца, не представляется возможным.

Вместе с тем использование ответчиком в наименовании сайта https://www.vsesvoi86.ru/ словосочетания "Все свои" свидетельствует о нарушении исключительных прав истца. Так, наименование сайта схоже до степени смешения с охраняемым товарным знаком истца "Все свои! стоматология", используется ответчиком для оказания стоматологических услуг, в то время как основным видом деятельности истца является стоматологическая практика (код 86.23 ОКВЭД).

Кроме того, на сайте topdent.ru, рекламирующем стоматологические услуги в г. Сургуте, размещены фотографии интерьера стоматологической клиники, принадлежащей ответчику, в котором используется вывеска "Все свои".

Представитель ООО "Эскулап" в судебном заседании суда апелляционной инстанции подтвердил принадлежность изображенного на фотографии интерьера клинике ответчика.

При выявлении сходства до степени смешения используемого обозначения с товарным знаком истца необходимо учитывать общее впечатление, производимое обозначением и товарным знаком в целом на среднего потребителя соответствующих товаров и услуг.

Учитывая, отсутствие в данной вывеске слова "УЛЫБКИ", суд апелляционной инстанции констатирует совпадение до степени смешения с товарным знаком истца, что свидетельствует о нарушении исключительного права АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ".

С учетом того, что ответчик не представил доказательства передачи ему истцом прав на использование товарного знака "Все свои! стоматология", суд апелляционной инстанции приходит к выводу о доказанности факта нарушения со стороны ответчика исключительных прав истца.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил, в том числе из установленного факта злоупотребления истцом своими правами.

Не соглашаясь с данным выводом суда первой инстанции, апелляционный суд руководствуется следующим.

Согласно статье 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем товарный знак в установленном порядке зарегистрирован АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" с целью оказания стоматологических услуг и его защита не может зависеть от того обстоятельства, что истец данные услуги самостоятельно не оказывает, а заключает лицензионные соглашения с целью использования товарного знака.

Также суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что обстоятельство нахождения истца и ответчика в разных регионах не может являться определяющим фактором невозможности их смешения потребителями в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они осуществляют аналогичный вид деятельности.

Апелляционная коллегия отмечает, что правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории Российской Федерации, в связи с чем правообладатель вправе запрещать иным лицам на всей территории Российской Федерации использовать обозначение сходное до степени смешения (тождественному) с его товарным знаком. Ограничение действия исключительного права на товарный знак пределами субъектов Российской Федерации или иной территориальной единицей гражданским законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.07.2011 N 2133/11 изложена правовая позиция, согласно которой для признания нарушения достаточно представить доказательства, свидетельствующие о вероятности смешения двух конкурирующих обозначений, при этом истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителей в заблуждение.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

При этом пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из материалов дела, размер компенсации определен истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере 250 000 руб.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Ответчиком о чрезмерности суммы компенсации не заявлено.

По убеждению апелляционного суда, сумма компенсации, рассчитанная истцом в размере 250 000 руб., исходя из обстоятельств дела, является соразмерной компенсацией за допущенное правонарушение. Данная сумма будет достаточной для того, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие нарушения его исключительных прав ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца.

АО "СМАРТ МЕНЕДЖМЕНТ" в исковом заявлении просит запретить использования товарного знака "ВСЕ СВОИ" в обозначенном виде и/или в любом другом видоизмененном варианте (в различных вариациях словосочетаний, содержащих указанное словосочетание; в любых словесных комбинациях, содержащих данный товарный знак, в каких либо аккаунтах и/или ресурсах).

Между тем нарушение исключительных прав установлено апелляционным судом в части использования словосочетания "Все свои" в наименовании сайта ответчика, а также использование вывески "Все свои" в интерьере стоматологической клиники ответчика. В связи с чем в данной части суд апелляционной инстанции полагает подлежащими удовлетворению требования истца о запрете использования товарного знака в обозначенном виде. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 270 АПК РФ неправильное применение норм материального права является основанием для изменения судебного акта.

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2023 по делу N А75-2627/2023 подлежит изменению.

Расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления (8000 руб.), апелляционной жалобы (3000 руб.) подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1, частью 2 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.05.2023 по делу N А75-2627/2023 изменить, изложить в следующей редакции:

"Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Эскулап" использование товарного знака N 391336 "ВСЕ СВОИ" в обозначенном виде.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эскулап" в пользу акционерного общества "Смарт Менеджмент" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 391336 в размере 250 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать".

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председательствующий

Н.Е. Иванова

Судьи

О.Ю. Брежнева А.Н. Лотов