Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2023 г. N 15АП-13480/23 по делу N А32-57722/2022

город Ростов-на-Дону

26 сентября 2023 г.

дело N А32-57722/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 сентября 2023 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ковалевой Н.В.,

судей Маштаковой Е.А., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Боровковой Е.С.,

при участии:

от истца посредством использования системы "Картотека арбитражных дел

(веб-конференция)": Мишин В.И., лично, паспорт;

от ответчика: представителей не направил, извещен надлежащим образом;

от третьего лица: представителей не направил, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

индивидуального предпринимателя Мишина Владимира Ивановича

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2023 по делу N А32-57722/2022

по иску индивидуального предпринимателя Мишина Владимира Ивановича

(ИНН 540106605598, ОГРН 312547607500072)

к обществу с ограниченной ответственностью "БГ Менеджмент"

(ИНН 2320238976, ОГРН 1162366053255)

при участии третьего лица: закрытое акционерное общество "Компания ГРАФ" (ИНН 5401107857 ОГРН 1035400509088)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Мишин Владимир Иванович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "БГ Менеджмент" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2023 по делу N А32-57722/2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Индивидуальный предприниматель Мишин Владимир Иванович обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил его отменить, исковые требования удовлетворить.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал, что выводы суда по настоящему делу о разнородности видов деятельности (оказываемых услуг) истца и ответчика в связи противопоставлением товарного знака и спорного изображения не соответствуют материалам дела. Более того, большинством видов деятельности истца занимается и ответчик.

В судебное заседание не явились ответчик, третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства.

Суд рассматривает дело в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд вынес протокольное определение об участии истца в судебном заседании посредством использования системы "Картотека арбитражных дел (онлайн-заседание)".

Истец в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы, дал пояснения по существу спора.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Мишин Владимир Иванович является индивидуальным предпринимателем на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 54 N 004540829, выданного 15.03.2012 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, ИНН 540106605598 ОГРНИП 312547607500072.

Истец с 04.09.2013 является правообладателем товарного знака "ГРАФ" в оригинальном графическом изображении, срок действия исключительного права на который продлен до 22.10.2025.

Право на товарный знак "ГРАФ" приобретено по соответствующему договору от 04.09.2013, согласно условий которого ИП Мишин В.И. произвел оплату за отчуждение исключительного права на товарный знак в сумме 1 400 000 руб.

07.06.2021 из письма бывшего генерального директора ЗАО "Компания ГРАФ" Юдакова А.А. истцу стало известно, что ООО "БГ Менеджмент" осуществляет использование товарного знака "ГРАФ" в нескольких своих коммерческих заведениях (бары) на территории отеля "Сочи Парк Отель" без согласия правообладателя.

В связи с чем истец полагает обоснованным взыскать с ответчика компенсацию в размере 960 000 руб.

В рамках соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлено претензионное письмо с требованием прекратить нарушение исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса 3 А56-115644/2022 любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Истец указывает, что предприниматель с 04.09.2013 является правообладателем товарного знака "ГРАФ" в оригинальном графическом изображении, срок действия исключительного права на который продлен до 22.10.2025.

Право на товарный знак "ГРАФ" приобретено по соответствующему договору от 04.09.2013, согласно условий которого ИП Мишин В.И. произвел оплату за отчуждение исключительного права на товарный знак в сумме 1 400 000 руб.

07.06.2021 из письма бывшего генерального директора ЗАО "Компания ГРАФ" Юдакова А.А. истцу стало известно, что ООО "БГ Менеджмент" осуществляет использование товарного знака "ГРАФ" в нескольких своих коммерческих заведениях (бары) на территории отеля "Сочи Парк Отель" без согласия правообладателя.

Между тем, возражая относительно заявленных исковых требований, ответчик указывает, что изображение "ГРАФФИН" использовано ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" в качестве названия бара и универсама на территории Оздоровительного комплекса "Сочи Парк Отель".

По мнению ответчика, используемое слово "ГРАФФИН" не является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком истца и не было использовано для оказания аналогичных и однородных услуг.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее - Правила), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом, в силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: - внешняя форма; - наличие или отсутствие симметрии; - смысловое значение; - вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); - сочетание цветов и тонов. При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2016 N С01-187/2016 по делу N СИП-527/2015 сказано, что наличие графических элементов в сравниваемых обозначениях не может повлиять на вывод о сходстве обозначений в целом, которое обусловлено высокой степенью их сходства по семантическому и фонетическому критериям, кроме того, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе. В постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 N С01-101/2017 по делу N СИП-578/2016, отмечено, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. При этом словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Кроме того, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Анализ изображения, размещенного на спорном товаре, позволяет признать, что сравниваемый товарный знак по свидетельству N 769786 и спорное обозначение, используемое истцом в производственной деятельности на тарах, бутылках товаров имеют высокую степень сходства и по графическому признаку за счет высокой степени сходства доминирующих словесных элементов "ГРАФ", выполненных специфическим шрифтом с использованием перевернутой буквы "А", что позволяет сделать вывод о наличии очевидного сходства сравниваемых обозначений. Вместе с тем, как отмечено в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Суд отмечает, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь таким признаком, как назначение услуги, оказываемой для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.); при этом услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть причислены к однородным. При определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Вышеизложенного соответствует правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 06.02.2023 N С01-2478/2022 по делу N А40-83584/2022.

Необходимо отметить, что товарный знак истца зарегистрирован в отношении типографских услуг. Класс МКТУ в свидетельстве указан как 40 - печатание рисунков, печать офсетная, шелкография.

Деятельность в отношении вывесок, на которых размещены спорные изображения, относится к Классу 43 "Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков" (МКТУ-12) (Двенадцатая редакция) (Принята в г. Ницце 15.06.1957), а именно услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

В соответствии с п. 7.2.1.1 Приказа ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022) "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов", установлено, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Например, однородными товарами являются следующие товары 25 класса МКТУ: "платье, блузки, юбки, жакеты, брюки, пиджаки", так как все эти товары относятся к одной родовой группе "одежда". Однако неоднородными товарами могут быть признаны товары 25 класса МКТУ "одежда" и товары 9 класса МКТУ "одежда для защиты от огня", также относящиеся к одной родовой группе, но имеющие разное назначение.

Вид товара и/или услуги - это главные свойства или характеристики, по которым узнается этот товар и/или услуга. Вид обычно соответствует определенному типу, сорту или категории товаров и/или услуг. Тот факт, что сравниваемые товары и/или услуги подпадают под одно и то же родовое понятие в классе или термин широкой категории, не означает автоматически, что они относятся к одному и тому же виду. Товары, относящиеся к одному роду, могут быть признаны неоднородными. Так, например, товары 25 класса МКТУ "одежда" и товары 9 класса МКТУ "одежда для защиты от огня" относятся к одной родовой группе, но имеют разное назначение.

Суд пришел к выводу о том, что услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца "Граф" (печатание рисунков, печать офсетная, шелкография), и услуги, предлагаемые к реализации ответчиком в обозначении которых используется обозначение "Граф" (услуги общественного питания), не являются однородными, то есть не имеют какой-либо степени однородности. Заявитель жалобы указывает, что

Иными словами, товарный знак истца зарегистрирован для индивидуализации иных услуг, чем те, которые предоставляются ответчиком, при использовании им спорных обозначений.

При определении однородности услуг также может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Судом установлено, что товарный знак истца и спорные изображения, используемые ответчиком, не являются тождественными, однако имеют высокую степень фонетического и визуального сходства.

Между тем, спорные обозначения, используемые ответчиком, входят в состав другого обозначения "Граффин" и нанесены на вывески бара и магазина, в котором, в том числе, можно приобрести напитки. То есть, у потребителя должно сложиться впечатление образования данного обозначения от слова "графин" - сосуд для напитков.

Обозначение же истца, с учетом его деятельности в области изготовления печатной продукции, визиток, штампов, должно ассоциироваться у потребителей с полиграфической деятельностью.

Кроме того, необходимо отметить, что деятельность истца осуществляется в г. Новосибирск, а спорные изображения нанесены на вывески бара и магазина при отеле в г. Сочи, что также не способствует смешению спорных обозначений с товарным знаком истца у потребителей.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что при использовании обозначения по свидетельству "ГРАФ", правообладателем которого является истец и спорных обозначений, отсутствует опасность их смешения потребителями.

Принимая во внимание изложенное, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы у суда не имеется.

Судом первой инстанции верно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения, апелляционной инстанцией не установлено.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 26.06.2023 по делу N А32-57722/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия настоящего постановления.

Председательствующий

Н.В. Ковалева

Судьи

Е.А. Маштакова Б.Т. Чотчаев