Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2023 г. N 09АП-54446/23 по делу N А40-224089/2022

г. Москва

26 сентября 2023 г.

Дело N А40-224089/22

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Т.В. Захаровой,

судей Б.В. Стешана, Е.А. Ким,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Общества с ограниченной ответственностью "Лавпрод" и Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Любимый кофе" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 июля 2023 года по делу N А40-224089/22,

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Лавпрод" (ОГРН: 1137746802016, ИНН: 7743899447)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Любимый кофе" (ОГРН: 1127746711696, ИНН: 7726704426)

третье лицо: Тагызаде Эльшан Алисафтар Оглы

о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца: Мишукова С.Ю. по доверенности от 25.04.2023,

от ответчика: Попов Ю.В. по доверенности от 11.09.2023,

от третьего лица: не явился, извещено.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Лавпрод" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Любимый кофе" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 613909, N 760177, N 783221, N 783222 в размере 1 000 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Тагызаде Эльшан Алисафтар Оглы.

Решением от 26 июля 2023 года Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просят решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционных жалоб заявители ссылаются на нарушение судом норм материального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

От истца поступил отзыв, в котором он против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика возражал, указав на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы ответчика.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явилось, в связи с чем, жалоба рассмотрена без его участия в порядке, установленном статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, в иске отказать, по доводам апелляционной жалобы истца возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, просил решение суда отменить, иск удовлетворить в полном объеме, по доводам апелляционной жалобы ответчика возражал, просил оставить ее без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2023 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем исключительного права на товарные знаки:

- * по свидетельству N 783222, зарегистрированный 12.11.2020 в отношении товаров 30 класса МКТУ: блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; крупы пищевые; лепешки рисовые; рис; рис моментального приготовления;

- *по свидетельству N 783221, зарегистрированный 12.11.2020 в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- * по свидетельству N 760177, зарегистрированный 02.06.2020 в отношении товаров следующих классов МКТУ:

30 - блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; рис; рис моментального приготовления кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы].

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги РРС; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

- *по свидетельству N 613909 (исключительная лицензия на все время действия товарного знака), зарегистрированный 21.04.2017 в отношении товаров следующих классов МКТУ:

30 - ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультационные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.

Как указал истец, ответчик вводит в оборот рис под обозначениями BasMatI RICE, TaMahsAae MIAD в оригинальных упаковках желтого цвета с использованием средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Упаковки риса под обозначением BasMatI RICE повторяют цвета и композицию товарного знака N 760177 (изображение рисового поля, гор и тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами).

Кроме того, отдельные элементы упаковки (красный круг с зеленой окантовкой) сходны до степени смешения с товарными знаками N 783222, N 613909.

Упаковки риса под обозначением TaMahsAae MIAD также повторяют цвета и композицию товарного знака N 760177 (изображение рисового поля, гор и тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами); отдельные элементы упаковки (красный круг с зеленой окантовкой, надпись TaMashAae MIAD) сходны до степени смешения с товарными знаками N 783221, N 783222, N 613909.

Факт импорта ответчиком указанных товаров подтверждается произведенной истцом контрольной закупкой, фотографиями закупленных пачек риса.

Согласно информации на упаковке риса, импортером указанного риса является ООО "Торговый Дом "Любимый Кофе".

Истец на ввоз и последующую реализацию ответчиком риса под обозначениями BasMatI RICE, TaMahsAae MIAD на территории РФ согласие не давал, также ответчик не обращался к истцу с предложением о заключении лицензионного договора.

Усмотрев нарушения исключительного права на товарные знаки, истец подал иск в защиту своих исключительных прав о взыскании 1 000 000 руб. компенсации.

Согласно статье 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в том числе путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров. Также исключительное право может быть осуществлено путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот и в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

В соответствии со ст. 1235 ГК РФ, по лицензионному договору обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно ст. 1236 ГК РФ, лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

При этом, лицензиар не вправе сам использовать средство индивидуализации в тех пределах, в которых право использования такого средства индивидуализации предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки подтвержден материалами дела, но при этом суд первой инстанции посчитал возможным снизить размер компенсации, тем самым, удовлетворив исковые требования частично.

Доводы апелляционной жалобы ответчика подлежат отклонению по следующим основаниям.

Ответчик вводит в оборот рис под обозначениями BasMatI RICE, TaMahsAae MIAD в упаковках желтого цвета с использованием средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками истца.

Ссылка ответчика на то, что сходство судом установлено только в отношении обозначения TaMahsAae MIAD подлежит отклонению по следующим основаниям.

Упаковка риса под обозначением TaMahsAae MIAD содержит цвета и композицию товарного знака N 760177 (изображение рисового поля, гор и тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами); отдельные элементы упаковки (красный круг с зеленой окантовкой) имеет высокую степень сходства с графическим элементом (красный круг с зеленой окантовкой) товарных знаков N 783222, N 613909, а также сходна до степени смешения со словесным обозначением товарного знака N 783221.

Единственным неохраняемым элементом товарного знака N 760177 является изображение блюда с рисом и овощами, о чем прямо указано ФИПС при регистрации данного товарного знака.

Выводы суда об использовании ответчиком средств индивидуализации, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, сделаны не только на основе использования изображения чаши с рисом в сочетании с желтым цветом, но прежде всего, на использовании ответчиком в спорных упаковках аналогичных изобразительных элементов (рисового поля, гор и в сочетании с ними тарелки риса с овощами на желтом фоне с оранжевыми полосами), и того же композиционного размещения указанных элементов.

Указанные изображения используются на спорных упаковках риса в совокупности с красным кругом с зеленой окантовкой и надписями BasMatI RICE, TaMahsAae MIAD, которые являются охраняемыми и "сильными" элементами товарных знаков истца N 783222, N 613909.

Кроме того, ссылка ответчика на то, что указанные элементы не обладают различительной способностью и не подлежат правовой охране, противоречит ст.1483 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью.

Ссылаясь на схожесть принадлежащих Тагызаде Э.А.О. товарных знаков с товарными знаками истца, ответчик не учитывает, что схожесть проводится им лишь по цвету фона (желтый) и оранжевыми полосами на этом фоне.

Вместе с тем, как было отмечено выше, ответчик использовал практически все охраняемые и "сильные" (основные) элементы товарных знаков истца в том же наборе и той же композиции, которые использованы в товарных знаках ООО "Лавпрод", а не только желтый фон с оранжевыми полосами, которые сходны с товарными знаками Тагызаде Э.А.О.

Также довод ответчика об использовании им принадлежащего Тагызаде Э.А.О. промышленного образца N 130618 несостоятелен, поскольку противоречит действующему законодательству, регламентирующему правила использования промышленных образцов.

Так согласно п.3 ст.1358 Гражданского кодекса РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Вместе с тем, на спорных упаковках ответчика использованы не все существенные признаки промышленного образца N 130618.

Упаковки спорного риса создают угрозу введения потребителей в заблуждение.

Использование обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения само по себе является нарушением исключительных прав; возможности (угрозы) введения потребителей в заблуждение, которая возникает на основании такого внешнего сходства достаточно, чтобы признать нарушение.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

На упаковках риса ответчика отражены элементы товарных знаков, являющиеся охраняемыми и занимающих доминирующее положение в соответствующих товарных знаках.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, а именно:

- используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

- длительности и объема использования товарного знака правообладателем;

- степени известности, узнаваемости товарного знака;

- степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе от категории товаров и их цены);

- наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Истец использует зарегистрированные товарные знаки для реализации риса, что подтверждается контрактами на поставку риса с российскими и зарубежными компаниями, участием в специализированных выставках (worldfood2020, Продэкспо 2020, worldfood 2021, Продэкспо 2021, Продэкспо 2022). Доказательства указанных фактов имеются в материалах дела.

Таким образом, для признания упаковок риса нарушающими исключительные права истца на товарные знаки достаточно сходства, а не полного тождества изобразительных элементов, а также угрозы смешения.

Более того, в данной ситуации кроме высокой степени сходства присутствует также полная идентичность товаров (рис басмати) и круга потребителей.

Ответчик прямо признает, что упаковки ввезенного риса не являются идентичными промышленному образцу N 130618, и имеют сходство как с данным промышленным образцом, так и с товарными знаками истца.

Факт отказа в регистрации товарных знаков по заявкам истца по причине противопоставления ранее зарегистрированным товарным знакам не влияет на действительность правовой защиты уже зарегистрированных за истцом товарных знаков N 783221, N 783222, N 760177 (и принадлежащего истцу по исключительной лицензии товарного знака N 613909).

Ссылка ответчика на отказ Роспатентом в регистрации товарных знаков по заявкам истца N 2021740306, N 2021701106, N 2021740308, N 2020756176 является несостоятельной, поскольку вопросы подачи заявок истцом в Роспатент о регистрации иных товарных знаков, не являются предметом рассмотрения настоящего дела и не влияют на факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Также причины отказа, указанные ответчиком не соответствует действительности.

Так отказ Роспатента в регистрации товарных знаков по указанным заявкам истца не обосновывается противопоставлением поданных заявок с зарегистрированными товарными знаками Тагызаде Э.А.О.

Более того, сам Тагызаде Э.А.О. при подаче заявки N 2020755819 от 07.10.2020 на регистрацию товарного знака с изображением заявляемого обозначения получил отказ в регистрации товарного знака.

При этом по заявке истца о регистрации товарного знака (заявка N 2021701106) Роспатентом 17.05.2023 принято решение о регистрации за истцом товарного знака.

Данный факт подтверждается представленными истцом доказательствами, а также сопровожден соответствующими изображениями в апелляционной жалобе.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии всей совокупности обстоятельств, свидетельствующих о том, что ответчик допустил нарушение исключительных прав на товарные знаки истца.

Довод истца о необоснованном снижении судом компенсации подлежит отклонению.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В соответствии с п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Размер компенсации определен истцом на основании ст. 1515 ГК РФ и составил размер 1 000 000 руб.

С учетом, представленных в материалы дела доказательств, а также возражений ответчика и третьего лица, суд первой инстанции пришел к выводу о снижении компенсации до 600 000 руб.

Следует отметить, что определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции с учетом разъяснений, изложенных в пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 г. N 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика1 сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

Довод истца о необоснованном отказе суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств, не свидетельствует о нарушении судом норм процессуального права, поскольку в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворение названного ходатайства является правом, а не обязанностью суда.

Суд в соответствии со ст. 66 АПК РФ истребует доказательство, которое существует, но не может быть получено лицом, участвующим в деле.

Доказательств, что истребуемые истцом доказательства существуют, истец не представил, ответчик отрицает факт наличия иных доказательств, кроме представленных им в материалы дела.

При данных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно оставил ходатайство об истребовании доказательств без удовлетворения.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Расходы по госпошлине в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 26 июля 2023 года по делу N А40-224089/22 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Т.В. Захарова

Судьи

Б.В. Стешан Е.А. Ким