Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2023 г. N 09АП-55345/23 по делу N А40-54120/2023

г. Москва

13 октября 2023 г.

Дело N А40-54120/23

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Кухаренко Ю.Н.,

рассмотрев апелляционную жалобу ООО "Асткол-Альфа" на решение Арбитражного суда города Москвы от 12 июля 2023 года

по рассмотренному в порядке упрощенного производства делу N А40-54120/23

по иску ООО "Асткол-Альфа" (ОГРН 1027739455039, ИНН 7707255091)

к ответчику: ИП Ковалева Е.В. (ИНН 772770499273)

о защите прав на товарный знак N 510039,

взыскании убытков в размере 111.103,53 рублей.

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Асткол-Альфа" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ИП Ковалевой Е.В. (далее - ответчик) о защите прав на товарный знак N 510039, взыскании убытков в размере 111.103,53 рублей.

Решением суда от 12 июля 2023 года в удовлетворении требования ООО "Асткол-Альфа" (ОГРН 1027739455039, ИНН 7707255091) отказано.

ООО "Асткол-Альфа", не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу, в которой считает его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что согласно национальному принципу исчерпания прав ввоз товара в страну возможен только с согласия правообладателя, последний вправе запретить ко ввозу даже легально приобретенный товар за рубежом. И согласно положениям ст. 1487 ГК РФ, ввоз товара с размещенным на нем товарным знаком - это самостоятельный способ использования товарного знака. А любое использование возможно только с согласия правообладателя. Такового согласия Ответчиком получено ни у Истца, ни у Правообладателя получено не было.

Полагает, что суд первой инстанции, ошибочно исходил из того, что спорный товар ввезен на территорию Российской Федерации до даты регистрации Лицензионного договора Истца и как следствие до даты получения истцом исключительного права на товарный знак.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Ответчик представил отзыв, по апелляционной жалобе возражает, просит оставить решение Арбитражного суда г. Москвы без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (по веб-адресу: https://9aas.arbitr.ru/) и Картотеке арбитражных дел (по веб-адресу: https://kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке части 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон.

Как усматривается из материалов дела, ООО "Асткол-Альфа" (далее по тексту - "Истец/Лицензиат") является держателем исключительной лицензии на товарный знак SVAKOM (далее по тексту - "Товарный знак/Сваком/ SVAKOM"), на основании зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности лицензионного договора на условиях исключительной лицензии на срок действия исключительного права на территории РФ (далее по тексту - "Лицензионный договор"), о чем 21.10.2022 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания была внесена запись N РД0411718.

25 января 2023 года Истец выявил незаконное использование Товарного знака посредством размещения и продажи/торговли ИП Ковалевой Е.В. (далее по тексту -"Ответчик/Продавец") продукцией/товарами маркированными Товарным знаком на сайтах по адресам, принадлежащих Ответчику на маркетплейсах без официально оформленного разрешения.

В доказательство данного факта 31 января 2023 года Истец произвел осмотр Страниц Ответчика с участием нотариуса Алейник Валентины Владимировны. По данному факту были составлены протоколы осмотра доказательств (далее по тексту - "Протоколы") в количестве 8 (Восемь) штук, с оплатой за нотариальные услуги в размере 75.900 (Семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей.

Протоколами зафиксировано наличие на Страницах Ответчика продукции, маркированной Товарным знаком.

Кроме того, 25 января 2023 года и 30 января 2023 года Истцом была произведена контрольная закупка продукции маркированной Товарным знаком, в доказательство данного факта прилагаются подтверждающие документы в виде фотографий и видео продукции и документов по оплате:

03 февраля 2023 года Истец по средствам электронной почты lena.kovaleva@mail.ru и дублируя направления Почтой России направил в адрес Ответчика претензию N б/н от "03" февраля 2023 года.

В результате нарушения Продавцом исключительного права на Товарный знак Правообладателю были причинены убытки в виде денежных средств на закупку продукции/товаров, маркированных Товарным знаком в размере 20.165 (Двадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей, что подтверждается чеками на купленную продукцию/товары, а также на нотариальное заверение страниц сайтов Продавца в размере 75.900 (Семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей и юридические услуги в сумме 15.038, 53 (Пятнадцать тысяч тридцать восемь) рублей 53 коп., включающие подготовку претензионных писем и иной досудебной переписки, консультации по вопросам действующего законодательства, в рамках необходимой тематики, подготовка и направление искового заявления /29 рабочих часов. Общая сумма причиненных убытков составила 111.103,53 (Сто одиннадцать тысяч сто три) рубля 53 коп.

В связи с изложенным истец обратился в иском в суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В своём исковом заявлении истец просит обязать ответчика прекратить использование товарного знака, изъять из оборота и уничтожить продукцию, маркированную товарным знаком, а также взыскать убытки в вышеуказанном размере.

Между тем, истцом не представлено доказательств незаконного использования ответчиком указанных объектов.

Возражая по существу заявленных требований, ответчик указал, что ведет сотрудничество с Истцом с 2019 г. и, в соответствии с разрешительными (рекомендательными) письмами Истца, являлся авторизированным дилером по бренду "Svakom" для торговли посредством сети интернет (официальное письмо б/н от 06.09.2021 г. с окончанием срока действия разрешения 31.08.2022 г., официальное письмо б/н от 01.09.2022 г. с окончанием срока действия 31.08.2023 г.

Выдача данных разрешительных (рекомендательных) писем не сопровождалась обязательством по закупке для реализации продукции бренда "Svakom" исключительно у Истца. Реализацией продукции данного бренда в оптовом сегменте занимались так же иные компании.

В данный момент сотрудничество с Истцом осуществляется на основе договора N 28 от 17.02.2021 г, товар приобретаемый у Истца передается по универсальным передаточным документам.

Истец производил регулярные отгрузки продукции бренда "Svakom" Ответчику, в том числе в течение октября 2022 г., что подтверждается товарной накладной N 10980 от 24.10.2022 и счет-фактурой N 12312 от 24.10.22 г. на сумму 113609,12 рублей, а также товарной накладной N 11232 от 27.10.2022 г и счет-фактурой N 12580 от 27.10.2022 г. на сумму 120131,55 рублей.

В связи с тем, что в 2019-2022 годах на товарный знак "Svakom" не было оформлено эксклюзивных прав, ввезенная на территорию Российской Федерации на основании контрактов продукция так же приобреталась для реализации у иных организаций - агрегаторов, транслирующих для продажи предложения от разных компаний.

Касаемо продукции, приобретенной у Ответчика 25 и 30 января 2023 г., было пояснено, что в настоящее время Ответчик реализует продукцию "Svakom" приобретенную для реализации у Истца, а также продукцию данного бренда, переданную на реализацию Ответчику в соответствии с Договором поставки 01/08 от 15.08.2022 г. по универсальному передаточному документу N 0928Р003 от 28.09.2022 г. (позиции в УПД 5 - 8, 11, 14 - 22, 24). Переданная продукция была произведена в начале 2022 г. и ввезена на территорию союзного государства России и Белоруссии (дата ГТД 19.09.2022 г. в соответствии с информацией, указанной в универсальном передаточном документе N 0928Р003 от 28.09.2022 г.).

Данный факт так же подтверждается предоставленным Истцом ответом от фирмы "SVAKOM DESIGN HONGKONG LIMITED)), в соответствии с которыми:

- товар с артикулом SAV-02M-VLT / Mini Emma Violet с индивидуальным номером SAV02M-LL 000441SKBA0501171 был продан дистрибьютору в Европе, компании Eropartner, 15 марта 2022 года, (письмо приложено к иску Истцом).

Исключительная лицензия на товарный знак "Svakom" по лицензионному договору с "Сваком Дизайн США Лимитед" Истцом была оформлена только 21.10.2022 г.

Согласно положениям статьи 1487 ГК РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем товарам, которые введены в гражданский оборот им самим, либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Во всех нормах ГК РФ, содержащих выражение "введение в гражданский оборот", в качестве объектов "ввода" указываются материальные субстанции (в частности, "товары" п. 2 ст. 1484 ГК РФ, п. 2 ст. 1486 ГК РФ, ст. 1487 ГК РФ). Исходя из этого можно заключить, что в формулировке "введение в гражданский оборот" в действительности имеется в виду экономический оборот объектов.

На дату введения в оборот указанной в исковом заявлении продукции "Svakom" (дата ГТД 19.09.22 г.) Истец не являлся лицом, обладающим исключительными правами на данный товарный знак, который он оформил только 21.10.2022 г.

На дату составления иска Ответчик был авторизированным дилером по бренду "Svakom" для торговли посредством сети интернет, официальное разрешение от Истца отозвано не было.

Ссылка Истца, что на 13.03.2023 у Ответчика были доступны для покупки товары бренда "Svakom" в значительном количестве так же не состоятельна т.к. количество товаров, которое отображается на страницах маркетплейсов не является фактическими остатками Ответчика. Завышение отображаемых остатков для продвижения в контекстной выдаче на маркетплейсах является вынужденной мерой для улучшения статистических данных, которые влияют на выдачу и общий рейтинг товаров.

На данную дату реализовывались товарные остатки, ранее приобретенные у Истца, что свидетельствует о реализации надлежаще введённого товара бренда "Svakom" в оборот на территории РФ.

Ответчик пояснял, что в настоящее время не реализует продукцию бренда "Svakom" и готов вернуть товарные остатки, приобретенные у Истца по цене их приобретения.

При этом доказательств, опровергающих вышеуказанные доводы истцом не представлено. Арбитражный суд Москвы также отметил, что с учетом доводов ответчика о прекращении реализации товара, маркированного спорным товарным знаком, требования истца были фактически исполнены.

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами (ст. 60 ГК РФ).

Судом первой инстанции было установлено, что сумма ущерба заявлена без документального обоснования, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, является незаконной и необоснованной, а заявленный предмет иска и способ защиты нарушенного права не соответствует основанию иска, обстоятельствам и характеру нарушений его права, что является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в указанной части.

С учетом изложенных обстоятельств исковые требования удовлетворению не подлежали.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268, 272.1 АПК РФ, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для ее удовлетворения.

Истец указывает на то, что Ответчик осуществлял ввод в гражданский оборот продукции, тогда как из предоставленных в материалы дела документов усматривается, что Ответчик занимался исключительно реализацией посредством сети интернет продукции ранее введённой в гражданский оборот.

В материалы дела Ответчиком были представлены документы, подтверждающие то что Истец производил регулярные отгрузки продукции бренда "Svakom" Ответчику, в том числе в течение октября 2022 г., что подтверждается товарной накладной N 10980 от 24.10.2022 и счет-фактурой N 12312 от 24.10.22 г. на сумму 113609,12 рублей, а также товарной накладной N 11232 от 27.10.2022 г и счет-фактурой N 12580 от 27.10.2022 г. на сумму 120131,55 рублей (копии прилагаются).

Кроме того продукция передавалась на реализацию Ответчику в соответствии с Договором поставки 01/08 от 15.08.2022 г. по универсальному передаточному документу N 0928Р003 от 28.09.2022 г. (позиции в УПД 5 - 8, 11, 14 - 22, 24, копия прилагается).

Вместе с тем Истец направил исковое Заявление N б/н от 16.03.2023 в суд 16.03.2023 г., а письмо об отзыве им разрешения на продажу товаров бренда Svakom Ответчик получил только 28.03.2023 (идентификационный номер почты России 12934379028929). Иными способами Истец о данном решении об отзыве разрешения не сообщал Ответчику.

Относительно ссылки Истца на контракт N 643/18602886/00057 от 02.08.2021 г. и дополнительного соглашения N 2 от 27.06.2022 г. усматривается, что данный документ заключен между Истцом, выступающим в качестве покупателя товара и продавцом - "Сваком Дизайн Гонконг Лимитед", 2-ой этаж, строение Н, Ганджилонг Бизнес Центр, Тинлон Роэд, Лонгхуа Нью Дистрикт, Шенчжень, Китай, 518109.

В соответствии с информацией из Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а именно "Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации" размещённого на площадке Федерального института промышленной собственности, а именно запись под номером государственной регистрации 510039 размещенную по адресу https://fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=510039&TypeFile=html на территории Российской Федерации товарный знак "SVAKOM" зарегистрирован 01.04.2014 г. под номером государственной регистрации 510039 на правообладателя: "Сваком дизайн США Лимитед", 113 Барксдэйл Профэшнл Центр Ньюарк, ДЕ19711, Соединенные Штаты Америки (US).

22.08.2022 продлен срока действия исключительного права на товарный знак, при этом 21.10.2022 осуществлена Государственная регистрация лицензионного договора от 21.10.2022 РД0411718 о предоставлении права использования от лица, предоставляющего право использования - "Сваком дизайн США Лимитед" лицу, которому предоставлено право использования - ООО "Асткол-Альфа" исключительной лицензии на срок действия исключительного права на товарный знак "Svakom" на территории РФ.

Таким образом, довод Истца о том, что в период до 21.10.2022 г. в соответствии с условиями контракта N 643/18602886/00057 от 02.08.2021 г. с "Сваком Дизайн Гонконг Лимитед" осуществлял совместную деятельность именно с правообладателем товарного знака "Svakom" в связи с тем, что данный торговый знак в Российской Федерации был зарегистрирован на иное юридическое лицо - "Сваком дизайн США Лимитед", не обоснован.

Истец ссылается на п.2 ст. 1486 ГК РФ "Последствия неиспользования товарного знака", между тем, в данном пункте указанно, что он используется именно для уточнения отдельных положений данной статьи, т.е.: "Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.", а сама статья касается прекращения правовой охраны товарного знака, что не относится к предмету искового заявления.

Кроме того, настоящее время отсутствуют (не установлены) ограничения на ввоз товаров товарного знака "Svakom" в Троис - Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, что подтверждается данными из открытого сервиса Федеральной таможенной службы (https://customs.gov.ru/registers/objects-intellectual property?number=&name=&product=svakom&rightholder=&no_term=1, распечатка прилагается).

При этом Истец необоснованно указывает на то, что Ответчик занимался ввозом на территорию Российской Федерации товара, тогда как Ответчик на территорию РФ товар не завозил, а получил его на реализацию на территории Российской Федерации.

Ответчик предоставил номер ГТД Истцу, по которому товар проходил таможенную очистку. Эти данные были предоставлены финансовому директору Истца Сковородовой Наталье Леонидовне на принадлежащей ей корпоративный адрес snl@astkol.com 13.02.2023 г., что подтверждается ответными письмом от нее (копия письма от 13 февраля 2023 г. прилагается).

Утверждения Истца о том, что он не раз доводил до Ответчика информацию, относительно официальных дистрибьютеров товаров, маркированных Товарным знаком, нельзя признать состоятельным.

Например, Истец ссылается на новостную информацию, размещенную на своем сайте https://astkol.com/news/730 в которой представлено письмо от 14.11.2019 г. с упоминанием в качестве дистрибьютора - фирмы "Розовый кролик", а в новости от 12.01.2022 (https://astkol.com/news/1179) сообщается о том, что "компания Сваком приняла решение провести конкурс и выбрать тех продавцов, кому будет оказано доверие представлять продукцию ТМ Svakom на маркетплейсах, и заявки принимаются до 10 февраля 2022 года.

Кроме того, разрешение на продажу товаров бренда Svakom на ИП Ковалева Е.В. было оформлено еще 06.09.2021 г. и затем оно было продлено 01.09.2022 г. сроком действия до 31.08.2023 г.

Ответчик ранее не указывал, что приобретал товары у Истца по универсальному передаточному документу (УПД) и предоставлял в материалы дела товарную накладную N 10980 от 24.10.2022 и счет-фактуру N 12312 от 24.10.22 г. на сумму 113609,12 рублей, а также товарную накладную N 11232 от 27.10.2022 г и счет-фактуру N 12580 от 27.10.2022 г. на сумму 120131,55 рублей. Ответчиком в материалы дела был представлен УПД от ООО "Тэкера", а не от Истца.

Довод Истца о невозможности применения принципа исчерпания права согласно ст. 1487 ГК РФ в связи с тем, что, факт предложения Ответчиком к продаже товара зафиксирован Истцом после предоставления правовой охраны указанному Товарному знаку и после прекращения отгрузок товара согласно Договору 28, а именно 31.01.2023 г., не обоснован, поскольку Ответчик регулярно закупал у Истца продукцию с товарным знаком "Svakom", и у Ответчика имеется значительные товарные запасы данной продукции, а письмо от Истца об отзыве им разрешения на продажу товаров бренда "Svakom", было получено только 28.03.2023 г.

Истец ссылается на то, что когда Ответчик был извещен о том, что между Истцом и Правообладателем зарегистрирован договор исключительной лицензии на срок действия исключительного права на территории РФ (далее по тексту - "Лицензионный договор"), это не помешало ему закупать, а далее и предлагать к продаже потребителям на территории РФ товары, маркированные товарным знаком у контрагентов через Белоруссию, согласно Договору поставка 01/08 от 15.08.2022 г.

Ответчик пояснил, что он получил продукцию на реализацию по универсальному передаточному документу N 0928Р003 от 28.09.2022 г.

Истцом лицензионный договор от 21.10.2022 РД0411718 был зарегистрирован 21.10.2022. Только в феврале 2023 года Ответчик был приглашен в офис Истца и в ходе беседы представитель Истца сообщил об оформлении исключительной лицензии на товарный знак "Svakom". В ходе разговора Ответчиком было отмечено, что спорная продукцию будет незамедлительно возвращена ООО "Тэкера".

После получения данной информации от представителя Истца, в лице собственника Фишмана Леонида Ефимовича и коммерческого директора в лице Сковородовой Натальи Леонидовны, поступило предложение о выкупе у Ответчика всех остатков товара данного бренда (включая купленные у них и иных поставщиков).

После озвученных 16.02.2023 г. условий выкупа, Ответчик отказался от данного предложения и снял с продажи данную продукцию.

При этом Ответчик указывает на то, что в любое время готов продолжить переговоры, по возврату Истцу снятых с реализации товарных остатков продукции, маркированных товарным знаком "Svakom", и ранее приобретенных у Истца для дальнейшей реализации, на взаимовыгодной финансовой основе.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2023 по делу N А40-54120/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

Ю.Н. Кухаренко