Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2023 г. N 01АП-2886/23 по делу N А43-26757/2022

г. Владимир

16 октября 2023 г.

Дело N А43-26757/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 09 октября 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 октября 2023 года.

Первый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Ковбасюка А.Н., судей Мальковой Д.Г., Устиновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цадкиной А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Каланча" (ОГРН 1035008372552, ИНН 5042073899) к обществу с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (ОГРН 1155259000225, ИНН 5259115689), индивидуальному предпринимателю Кузнецову Максиму Сергеевичу (ОГРНИП 319527500116871),

третьи лица: государственное бюджетное учреждение Тверской области "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес" (ОГРН 1026900528687, ИНН 6902025357), Управление лесами Республики Адыгея (ОГРН 1070105000536, ИНН 0105050802), администрация Октябрьского района (ОГРН 1028601500454, ИНН 8614002149), государственное автономное учреждение "Аланиялес" (ОГРН 1121514000024, ИНН 1514010506), государственное бюджетное учреждение Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан (ОГРН 1030204593088, ИНН 0278074439), краевое государственное казенное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае" (ОГРН 1084101002182, ИНН 4101123503), областное государственное бюджетное учреждение "Костромская база охраны лесов" (ОГРН 1074401003203, ИНН 4401074159), областное казенное учреждение "Противопожарная служба Курской области" (ОГРН 1054639017817, 4632050638), специализированное государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Ольховское лесничество" (ОГРН 1033400630670, ИНН 3422000269),

о прекращении использования товарного знака, об изъятии из оборота, уничтожении этикеток (упаковок) продукции, продукции, о взыскании компенсации,

в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом,

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "Каланча" (далее - ООО "Каланча", истец) обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (далее - ООО "Инструмент-Снаб"), индивидуальному предпринимателю Кузнецову Максиму Сергеевичу (далее - ИП Кузнецов М.С.) о прекращении использования товарного знака, изъятии из оборота, уничтожении этикеток (упаковок) продукции, продукции - насосов и оборудование для тушения огня, в том числе мотопомп, на которых размещены словесные обозначения "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649 и о взыскании 2 384 483 руб. 96 коп. компенсации (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 10.03.2023 Арбитражный суд Нижегородской области исковые требования удовлетворил. Обязал ООО "Инструмент-Снаб" и ИП Кузнецова М.С. прекратить: использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649: продажу товара - насосы и оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы, с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649. Обязал ООО "Инструмент-Снаб" и ИП Кузнецова М.С. в течение месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу изъять из оборота и уничтожить за свой счет: этикетки (упаковки) продукции, находящиеся у ООО "Инструмент-Снаб" и ИП Кузнецова М.С., на которых размещены словесные обозначения "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649; а также продукцию - насосы и оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы, на которой размещены словесные обозначения "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649. Взыскал солидарно с ООО "Инструмент-Снаб" и ИП Кузнецова М.С. в пользу ООО "Каланча" компенсацию в размере 2384483 руб. 96 коп., а также 35000 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Инструмент-Снаб" и ИП Кузнецов М.С., а также государственное бюджетное учреждение Тверской области "Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес" (далее - ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес") обратились с апелляционными жалобами в Первый арбитражный апелляционный суд, в которых ООО "Инструмент-Снаб" и ИП Кузнецов М.С. просят решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований отказать; ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, привлечь ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" к участию в деле в качестве третьего лица.

Данные апелляционные жалобы приняты к производству и назначены к рассмотрению в судебном заседании.

Суд апелляционной инстанции, усмотрев наличие безусловных оснований для отмены судебного акта, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому основанием для отмены решения суда первой инстанции в любом случае является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, определением от 04.07.2023 перешел к рассмотрению дела N А43-26757/2022 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании, привлек к участию к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес".

Определением от 07.08.2023 на основании статей 51, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание откладывалось, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Управление лесами Республики Адыгея; администрация Октябрьского района; государственное автономное учреждение "Аланиялес"; государственное бюджетное учреждение Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан; краевое государственное казенное учреждение "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае"; областное государственное бюджетное учреждение "Костромская база охраны лесов"; областное казенное учреждение "Противопожарная служба Курской области", специализированное государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Ольховское лесничество".

Рассмотрение дела в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно откладывалось.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции представитель истца поддержал требования искового заявления, возразило против позиции ответчиков и третьих лиц. Представить ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" поддержал позицию, изложенную в апелляционной жалобе.

Третьи лица: Государственное автономное учреждение "Аланиялес", Управление лесами Республики Адыгея, Администрации Октябрьского района, Областное казенное учреждение "Противопожарная служба Курской области" в письменных пояснениях и отзывах изложили свою позицию по делу.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации жалоба рассматривается в отсутствие представителей истца и третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, по имеющимся в деле материалам.

Результаты рассмотрения заявлений и ходатайств, поступивших от лиц, участвующих в деле, отражены в протоколах судебных заседаний.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "Каланча" является обладателем исключительных прав на товарный знак N 263649 в виде словесного обозначения "ГЕЙЗЕР", цвет или цветовое сочетание - красный, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на товарные знаки (знаки обслуживания) 17.02.2004 по заявке N 2003702894, с приоритетом от 14.02.2003, срок действия регистрации до 14.02.2033 (срок продлен 04.04.2013, 11.11.2022), в отношении товаров и услуг следующих классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков: 07 (насосы), 09 (оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы).

Между истцом (общество) и предыдущим правообладателем, ООО "Кватернион" (правообладатель), заключен договор N 3-Р уступки товарного знака от 24.01.2008, по условиям которого правообладатель уступает, а общество принимает исключительные права на товарный знак правообладателя в виде словесного обозначения "ГЕЙЗЕР" цветовое сочетание - красный, в отношении товаров (услуг), определенных п. 1.3 договора.

Исключительные права на товарный знак принадлежат правообладателю на основании свидетельства на товарный знак N 263649, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17 февраля 2004 г. и правообладатель надлежащим образом поддерживает свидетельство на товарный знак в силе (пункт 1.2. договора N 3-Р уступки товарного знака от 24.01.2008).

В силу пункта 1.3. договора N 3-Р уступки товарного знака от 24.01.2008 согласно перечню товаров (услуг), указанному в свидетельстве на товарный знак N 263649 от 17 февраля 2004 г. (прилагается к договору), к обществу переходят права на товарный знак "ГЕЙЗЕР" цветовое сочетание - красный, в отношении следующих товаров (услуг):

- 07 класс - насосы;

- 09 класс - оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы.

Произведена государственная регистрация отчуждения исключительного права в пользу истца, дата и номер регистрации договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг: 18.07.2008, N РД0038644.

Права истца на товарный знак N 263649 подтверждены соответствующими свидетельствами.

Под данным товарным знаком им выпускаются мотопомпы, между тем он не заключал лицензионных договоров с ответчиками в отношении данного товарного знака.

В июле 2022 года истцу поступила информация об изготовлении и реализации ответчиком, ООО "Инструмент-Снаб", мотопомп высоконапорных самовсасывающих "ГЕЙЗЕР-3" (насос центробежный жидкостной с бензиновым двигателем, модель Гейзер-3), что следует из сертификата соответствия N РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001569 от 18.03.2021 (срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2024), декларации о соответствии N ЕАЭС N RU Д-RU.НА 78.В. 13376/19 от 24.09.2019 (срок действия по 23.09.2024 включительно) и технического паспорта (инструкции по эксплуатации), что свидетельствует о незаконном использовании ответчиком, ООО "Инструмент-Снаб", на производимой продукции (товарах) - мотопомпах высоконапорных самовсасывающих "Гейзер-3", насосах центробежных жидкостных с бензиновым двигателем, модель "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", изображения "ГЕЙЗЕР", до степени смешения сходного с товарным знаком "ГЕЙЗЕР" N 263649, правообладателем которого является истец.

22.07.2022 истец направил в адрес ответчика, ООО "Инструмент-Снаб", претензию N 226 от 22.07.2022, содержащую требования:

- незамедлительно прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649; продажу продукции (товаров) с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649;

- изъять из оборота и уничтожить за свой счет: продукцию (товары) - мотопомпы высоконапорные самовсасывающие "Гейзер-3", насосы центробежные жидкостные с бензиновым двигателем, модель "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", на которой размещено словесное обозначение "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649;

- удалить товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 263649 с материалов, которыми сопровождается производство мотопомп высоконапорных самовсасывающих "Гейзер-3", насосов центробежных жидкостных с бензиновым двигателем, модель "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", в том числе с документации, рекламы;

- выплатить истцу компенсацию в размере 1 000 000 руб. 00 коп.

Данная претензия оставлена ответчиком, ООО "Инструмент-Снаб", без ответа и удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения с настоящим иском в Арбитражный суд Нижегородской области.

Также в октябре 2022 года истцу поступила информация о реализации ответчиком, ИП Кузнецовым М.С., посредством участия в электронных аукционах мотопомп высоконапорных самовсасывающих "ГЕЙЗЕР-3" и насосов центробежных жидкостных с бензиновым двигателем, модели "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", с приложением сертификата соответствия N РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС30.Н001569 от 18.03.2021 (срок действия с 18.03.2021 по 17.03.2024), декларации о соответствии N ЕАЭС N RU Д-RU.НА 78.В. 13376/19 от 24.09.2019 (срок действия по 23.09.2024 включительно).

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска, исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим, употребление слов (в том числе, имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе, способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

На основании пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на указанный в иске товарный знак подтвержден представленными доказательствами, ответчиком не оспорен.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно статье 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право. Товарный знак служит средством индивидуализации производимых товаров. Основным назначением товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых, товарный знак зарегистрирован, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу нормы пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено не только путем размещения товарного знака на товарах, но и путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Информирование потребителей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, производится в форме принятия декларации о соответствии или обязательной сертификации.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу. Они действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия в течение срока годности или срока службы продукции, установленных законодательством Российской Федерации.

Таким образом, декларация о соответствии и сертификат соответствия относятся к документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

В соответствии с пунктами 1-2 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) его действие распространяется на машины и (или) оборудование, выпускаемые в обращении на единой таможенной территории Таможенного союза.

Данный технический регламент устанавливает минимально необходимые требования к безопасности машин и (или) оборудования при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации в целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Получение ответчиком, ООО "Инструмент-Снаб", деклараций о соответствии на оборудование насосное: насосы центробежные жидкостные с бензиновым двигателем, модель "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", подтверждается материалами дела и не оспаривается ответчиком.

Материалами дела также подтверждено, что ИП Кузнецов М.С. совместно с ООО "Инструмент-Снаб" предлагал к продаже и реализовывал товар, маркированный обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком "ГЕЙЗЕР" по свидетельству Российской Федерации N 263649, права на который принадлежат истцу.

Ответчики не оспаривают факт того, что на момент предъявления иска производили и/или реализовывали товары 7 и 9 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием словесного обозначения "ГЕЙЗЕР".

Нарушением исключительного права на товарный знак является, в том числе, использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В соответствии с пунктом 34 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное использование товарного знака посредством реализации товара, имитирующего товарный знак, является нарушением исключительных прав на такой товарный знак.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При рассмотрении дела, судом проведен анализ, оценка и сравнение спорных обозначений в целом.

Для установления факта нарушения права на товарный знак подлежат установлению следующие обстоятельства:

- однородность товаров введенных в гражданский оборот нарушителем и товарных знаков правообладателя;

- тождественность или сходность до степени смешения обозначения с охраняемым товарным знаком;

- возможность возникновения вероятности смешения для потребителя.

При визуальном сравнении товарного знака N 263649 "ГЕЙЗЕР" с обозначением, использованным ответчиками, суд считает возможным установить визуальное сходство - словесные элементы выполнены буквами русского алфавита (кириллицы), графическое изображение и словесное обозначение идентичны, обозначения имеют полную визуальную (графическую), звуковую (фонетическую) и смысловую (семантическую) тождественность, расположение отдельных частей изображений совпадает.

При этом визуальные цветовые отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства обозначения в целом в силу наличия фонетического, визуального и семантического сходства.

Оценив сходность изображений, использованных ответчиками при предложении товаров к продаже, с товарным знаком, принадлежащим истцу, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а объектов в целом (общим впечатлением), учитывая не только визуальное сходство, но и различительную способность, суд пришел к выводу о возможности реального их смешения в глазах потребителей.

Для признания сходства достаточно уже самой опасности, а не реального его смешения в глазах потребителей, суд полагает, что объекты исследования имеют общее зрительное сходство и сходны до степени смешения.

Кроме того, товар, введенный в гражданский оборот ответчиками, является однородным с товаром, предлагаемым к продаже и продаваемым истцом.

Также, истцом представлено заключение специалиста Целиковой М.А. (ООО "ППБ "Акцент-Консалт" от 14.10.2022, также подтверждающее наличие сходства вышеназванных обозначения с товарным знаком истца до степени смешения.

Вопреки позиции ответчиков товарный знак истца имеет наименование "Гейзер", а используемые ответчиками обозначения являются производными от наименования товарного знака истца.

Доказательства, свидетельствующие о наличии согласия правообладателя, на реализацию товаров с обозначением, сходным до степени смешения с указанными выше товарным знаком, ответчиками не представлены. Сведения о наличии у ответчиков прав на использование спорного товарного знака в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу, что ответчики незаконно используют в отношении изготавливаемой и/или реализуемой ими продукции обозначение "ГЕЙЗЕР", сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В силу пункта 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

В этой связи суд полагает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования правообладателя об обязании ответчиков:

- прекратить: использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649: продажу товара - насосы и оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы, с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649;

- изъять из оборота и уничтожить за свой счет: этикетки (упаковки) продукции, находящиеся у общества с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (ОГРН 1155259000225, ИНН 5259115689), г. Нижний Новгород, и индивидуального предпринимателя Кузнецова Максима Сергеевича (ОГРНИП 319527500116871, ИНН 220100532303), г. Бор Нижегородской области, на которых размещены словесные обозначения "Гейзер-1", "Гейзер-2". "Гейзер-3", являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649; а также продукцию - насосы и оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы, на которой размещены словесные обозначения "Гейзер-1", "Гейзер-2". "Гейзер-3", являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников. Организации по управлению правами в качестве одного из доказательств вправе привести ссылки на утвержденные ими ставки и тарифы в обоснование расчета взыскиваемой компенсации. Названные доказательства оцениваются судом по правилам об оценке доказательств и не имеют преимущества перед другими доказательствами.

В силу пункта 62 Постановления от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с указанными выше положениями, компенсация рассчитана истцом в отношении одного товарного знака в однократном размере стоимости реализованных или предлагаемых к продаже ответчиками товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в сумме 2 384 483 руб. 96 коп. за использование товарного знака N 263649 "ГЕЙЗЕР".

Расчет компенсации проверен судом и признан математически верным.

Возражения ответчика, ООО "Инструмент-Снаб", изложенные в апелляционной жалобе, о несоразмерности и несправедливости размера компенсации, заявленного истцом, размеру нарушения (стоимости спорного товара) отклоняются судом, поскольку согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ, а также пунктам 60, 68 Постановления от 23.04.2019 N 10 выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Действительно, в абзаце третьем пункта 65 Постановления от 23.04.2019 N 10 указывается, что распространение нескольких материальных носителей при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя (например, единое намерение нарушителя распространить партию контрафактных экземпляров одного произведения или контрафактных товаров). При этом каждая сделка купли-продажи (мены, дарения) материальных носителей (как идентичных, так и нет) квалифицируется как самостоятельное нарушение исключительного права, если не доказано единство намерений правонарушителя при совершении нескольких сделок.

При этом суд полагает необходимым отметить, что определенная истцом сумма компенсации в размере 2 384 483 руб. 96 коп. не противоречит пункту 3 статьи 1252 и подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований истца о солидарном взыскании с ответчиков компенсации нарушения исключительных прав в сумме 2 384 483 руб. 96 коп.

Позиция ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" не принимается апелляционным судом, поскольку исковое заявление не содержит требований относительно уже реализованного ответчиками контрафактного товара, требования истца предъявлены исключительно к ответчикам, ГБУ "ЛПЦ-Тверьлес" привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, каких-либо самострельных требований в рамках настоящего дела не заявило, право на защиту своих интересов в бедующем не утратило.

Наличие процессуальных нарушений, повлекшее переход к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным в суде первой инстанции, в силу положений статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является основанием для отмены решения Арбитражного суда Нижегородской области от 10.03.2023 по делу N А43-26757/2022, с принятием нового судебного акта об удовлетворении иска.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся на ответчиков.

В соответствии с частью 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист на основании судебного акта, принятого арбитражным судом апелляционной инстанции, выдается арбитражный суд первой инстанции.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Нижегородской области от 10.03.2023 по делу N А43-26757/2022 отменить.

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (ОГРН 1155259000225, ИНН 5259115689) и индивидуального предпринимателя Кузнецова Максима Сергеевича (ОГРНИП 319527500116871) прекратить: использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649: продажу товара - насосы и оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы, с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 263649.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (ОГРН 1155259000225, ИНН 5259115689) и индивидуального предпринимателя Кузнецова Максима Сергеевича (ОГРНИП 319527500116871) в течение месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу изъять из оборота и уничтожить за свой счет: этикетки (упаковки) продукции, находящиеся у общества с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (ОГРН 1155259000225, ИНН 5259115689) и индивидуального предпринимателя Кузнецова Максима Сергеевича (ОГРНИП 319527500116871), на которых размещены словесные обозначения "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3", являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649; а также продукцию - насосы и оборудование для тушения огня, в том числе мотопомпы, на которой размещены словесные обозначения "Гейзер-1", "Гейзер-2", "Гейзер-3" являющиеся сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 263649.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (ОГРН 1155259000225, ИНН 5259115689) и индивидуального предпринимателя Кузнецова Максима Сергеевича (ОГРНИП 319527500116871) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Каланча" (ОГРН 1035008372552, ИНН 5042073899), г. Сергиев Посад Московской области, компенсацию в размере 2 384 483 рубля 96 копеек, а также 35 000 рублей 00 копеек расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью "Инструмент-Снаб" (ОГРН 1155259000225, ИНН 5259115689) и индивидуального предпринимателя Кузнецова Максима Сергеевича (ОГРНИП 319527500116871) в доход федерального бюджета 11 922 рубля 00 копеек расходов по оплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.Н. Ковбасюк

Судьи

Д.Г. Малькова Н.В. Устинова