Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2023 г. N 07АП-7970/23 по делу N А03-346/2022

город Томск

25 октября 2023 г.

Дело N А03-346/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 18 октября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 октября 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хайкиной С.Н.,

судей Бородулиной И.И.,

Кривошеиной С.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Винник А.С. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Утилитсервис" (ИНН 4205384041), общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" (N 07АП-7970/2023) на решение от 11.08.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-346/2022 (судья Прохоров В.Н.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Утилитсервис" (ОГРН 1152204001290, ИНН 2204074340), г. Бийск, к обществу с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" (ОГРН 1124205022260, ИНН 4205257011), г. Кемерово, к обществу с ограниченной ответственностью "Утилитсервис" (ОГРН 1194205019140, ИНН 4205384041), г. Кемерово, о запрете использования обозначения, сходное с товарным знаком (знаком обслуживания) "Утилитсервис" N 618756, о запрете использовать обозначение, сходное с товарным знаком, любым образом в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ, указанным при регистрации товарного знака, о взыскании 279 400 руб. задолженности, в том числе 100 000 руб. компенсации за допущенное нарушение прав на товарный знак, 179 400 руб. роялти-платежа от выручки за 2020 год по лицензионному договору N 4/РФ от 18.07.2019,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" (ОГРН 1124205022260, ИНН 4205257011), г. Кемерово, к обществу с ограниченной ответственностью "Утилитсервис" (ОГРН 1152204001290, ИНН 2204074340), г. Бийск, о взыскании 471 309 руб. 02 коп. задолженности, в том числе 400 000 руб. неосновательного обогащения, 71 309 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Купцова Артура Юрьевича, г. Кемерово.

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Козырев А.А., доверенность от 06.08.2023 (1 год), паспорт, диплом (онлайн),

от ответчиков: Деуленко В.И., доверенности от 09.01.2023 (по 31.12.2023), паспорт, диплом (онлайн),

от третьего лица: без участия (извещен),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Утилитсервис" (ОГРН 1152204001290, ИНН 2204074340) (далее - истец, ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340)) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к обществу с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" (далее - ответчик 1, ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний", ООО ГК "САЛК") и к обществу с ограниченной ответственностью "Утилитсервис" (ОГРН 1194205019140, ИНН 4205384041) (далее - ответчик 2, ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041)) с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о расторжении лицензионного договора N 4/РФ от 18.07.2019, запрете ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" и ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041) использовать обозначение, сходное с товарным знаком "Утилитсервис" N 618756 при оказании услуг 40 класса МКТУ, взыскании с ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" и ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041) по 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, взыскании 704 170 руб. задолженности, в том числе 136 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2018 год, 211 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2019 год, 2021 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2020 год, 233 000 руб. роялти-платежа от выручки за 2021 год по лицензионному договору N 4/РФ от 18.07.2019.

ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) со встречным исковым заявлением о взыскании 471 309 руб. 02 коп. задолженности, в том числе 400 000 руб. неосновательного обогащения, 71 309 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

К участию в деле в порядке статьи 51 АПК РФ привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Купцов Артур Юрьевич (далее - третье лицо, Купцов А.Ю.).

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 11.08.2023 расторгнут лицензионный договор N 4/РФ от 18.07.2019, заключенный между ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" и ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340).

ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" запрещено использовать обозначение, сходное с товарным знаком "Утилитсервис" N 618756 при оказании услуг 40 класса МКТУ.

ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041) запрещено использовать обозначение, сходное с товарным знаком "Утилитсервис" N 618756 при оказании услуг 40 класса МКТУ.

С ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" в пользу ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) взыскано 12 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

С ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041) в пользу ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) взыскано 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

С ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" в пользу ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) взыскано 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 260 руб. 35 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

С ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041) в пользу ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) взыскано 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также 260 руб. 35 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении исковых требований ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) в оставшейся части отказано.

В удовлетворении встречных исковых требований ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041), ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" обратились в суд с апелляционной жалобой, в которой просят решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) в полном объеме, об удовлетворении встречного искового заявления ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний".

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что суд первой инстанции неосновательно исчислил стоимость использования товарного знака в размере 810 000 руб. и сальдировал эту сумму от размера паушального взноса. Суд необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы. Выводы суда, о том, что между прибылью истца и использованием товарного знака "Утилитсервис" имеется какая-либо причинно-следственная связь - ошибочны, поскольку судом не устанавливался факт того, как складывалась прибыль истца и связана ли она вообще с использованием обозначения "Утилитсервис". Судом не указаны какие именно условия лицензионного договора нарушены ответчиком. Суд неосновательно привлек к ответственности за использование товарного знака "Утилитсервис" первоначального ответчика ООО ГК "САЛК", несмотря на то, что указанное юридическое лицо это товарное обозначение не использует в своей деятельности и фирменном наименовании, так как, его использует иное юридическое лицо - ООО "Утилитсервис". Суд проигнорировал доводы ООО ГК "САЛК" о том, что первоначальным истцом ООО "Утилитсервис" допущено злоупотребление правом, что в силу статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске. Суд, констатировав, что в договоре стоимость права использования товарного обозначения в сумме паушального взноса не разграничена, ошибочно уклонился от исследования этого вопроса и его установления в судебном заседании.

В порядке статьи 262 АПК РФ истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании апелляционной инстанции, проводимом с использованием систем веб-конференции, представитель сторон поддержали свои позиции в полном объеме.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело при имеющейся явке.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 07.08.2017 ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) подало заявку N 2016734672 с приоритетом 19.09.2016 на регистрацию словесного обозначения "Утилитсервис" в качестве товарного знака (знака обслуживания) и 05.06.2017 данный товарный знак был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности под номером N 618756 на имя правообладателя в отношении услуг 40 класса МКТУ "уничтожение мусора и отходов" (далее - товарный знак).

18.07.2019 между ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) (лицензиар) и ООО ГК "САЛК" (лицензиат) заключен лицензионный договор N 4/РФ, по условиям которого лицензиар обязался предоставить лицензиату за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль в сфере обезвреживания медицинских отходов классов АБВГ и промышленных отходов 1-4 классов опасности, используя принадлежащие лицензиару исключительные права, являющиеся предметом настоящего договора.

В силу пункта 2.2 в состав секрета производства (ноу-хау), передаваемого в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, входят в том числе:

2.2.1. основополагающие закономерности и факторы ведения бизнеса по франшизе "Утилитсервис";

2.2.2. организация, управление бизнесом по франшизе "Утилитсервис";

2.2.3. методы и технологии оказания услуг при осуществлении предпринимательской деятельности по франшизе "Утилитсервис".

Согласно пункту 2.3 договора в рамках переданного секрета производства (ноу-хау) лицензиаром, в счет цены договора осуществляется оказание сопутствующих услуг лицензиату, направленных на максимально эффективное использование секрета производства (ноу-хау) лицензиатом, включающее:

2.3.1 Обучение лицензиата в течение 5 рабочих дней дистанционно, либо по месту нахождения лицензиара;

2.3.2. Информационные блоки: история компании, ценности, миссия, цели, задачи, знакомство с коллективом, этапы запуска бизнеса по франшизе, терминология, HR, продукт, маркетинг, продажи, финансы и бухгалтерия;

2.3.3 Методы и технологии оказания услуг;

2.3.4 Комплексная консультативная и документарная помощь в оформлении разрешительной документации (а именно предоставление проектов документов, необходимых для оформления разрешительной документации и содействие в работе с контролирующими органами);

2.3.5 Рекомендуемый список необходимого оборудования с описанием минимально необходимых технических данных. По желанию лицензиат может выбрать оборудование с более высокими техническим характеристиками;

2.3.6. Критерии по отбору помещения для офиса и производственной площадки, консультации по поиску места и согласование;

2.3.7. Право использования обозначения "Утилитсервис" в предпринимательской деятельности лицензиата;

2.3.8 Руководство по использованию фирменного стиля и требования относительно использования товарных знаков и обозначений.

Пунктом 2.8 предусмотрено, что состав секрета производства (ноу-хау), а также сопутствующие услуги, предусмотренные в п. 2.2-2.3 передаются лицензиаром лицензиату в срок 40 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

Согласно пункту 2.9 лицензия по настоящему договору выдается лицензиату на открытие 1 (одного) предприятия "Утилитсервис" на территории. В случае, если лицензиат пожелает открыть по настоящей лицензии более 1 (одного) предприятия, стороны договорились заключить об этом отдельный договор, либо дополнительное соглашение к настоящему договору.

В силу пункта 3.2.1 договора лицензиар обязан в течение 40 (сорока) календарных дней после заключения настоящего договора передать лицензиату техническую и коммерческую документацию, а также иную информацию, составляющую секрет производства (ноу-хау), которая необходима лицензиату для осуществления прав, предоставляемых ему по настоящему договору, в том числе, но не ограничиваясь, программным обеспечением в целях оказания сопутствующих услуг, предусмотренных настоящим договором.

В соответствии с пунктом 3.3.1 договора использовать секрет производства (ноу-хау) в своей коммерческой деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, при создании юридического лица ООО "Утилитсервис", исключая право заключения сублицензионного договора, договора аренды, отчуждения либо любого иного способа передачи прав на секрет производства (ноу-хау) в пользу третьих лиц без полученного письменного одобрения лицензиара.

Согласно пункту 4.1.1. договора размер паушального взноса составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В силу пункта 4.1.3 договора роялти-платеж рассчитывается от выручки, поступившей на расчетный счет лицензиата и уплачивается с шестого месяца старта работ. Под стартом работ следует понимать начало поступления денежных средств на расчетный счет лицензиата от заказчиков.

Согласно пункту 8.1 договора настоящий договор заключен на срок, предусмотренный в п.2.5 настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.5 лицензия (ноу-хау) выдается (предоставляется) лицензиату сроком на 15 (пятнадцать) лет.

Пунктом 8.3 договора установлено, что договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем (внесудебном) порядке по инициативе лицензиара в случаях нарушения лицензиатом обязательств (в том числе инструкций), предусмотренных п. 2.3.2-2.3.9, п. 4.1-4.2, 5.1-5.5 договора при наличии ущерба у лицензиара, при этом стороны договорились, что все полученное по настоящему договору лицензиаром не подлежит возврату лицензиату, а лицензиат в свою очередь со дня получения уведомления о расторжении настоящего договора обязан прекратить любое использование секрета производства (ноу-хау), переданного по настоящему договору.

Поскольку условия оплаты по договору были грубо нарушены лицензиатом, лицензиар направил в адрес ответчика 1 уведомление о досрочном расторжении договора, которое было получено адресатом.

Таким образом, с 04.06.2021 по мнению истца, договор расторгнут и лицензиат со дня получения уведомления о расторжении договора обязан был прекратить использование секрета производства (ноу-хау), предоставленного по договору.

Ссылаясь на то, что лицензиат по договору не прекратил деятельность созданного в соответствии с п. 3.3.1. договора юридического лица, по-прежнему использует секрет производства (ноу-хау) в своей коммерческой деятельности, в том числе в деятельности ООО "Утилитсервис" с ОГРН 1194205019140, действия ответчиков в отношении однородных услуг "уничтожение мусора и отходов" с использованием названия "Утилитсервис", приводят к смешению услуг на рынке, поскольку потребители не могут отличить услуги разных предприятий, кроме того, эти действия предоставляют ответчикам возможность привлекать потенциальных потребителей услуг истца и его законных лицензиатов и обеспечивают повышенный спрос на услуги ответчиков, маркированные обозначением "Утилитсервис", требования претензии ответчиками добровольно не исполнены, истец обратился в суд с соответствующим исковым заявлением.

В свою очередь ООО "ГК "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" ссылаясь на то, что паушальный взнос в размере 400 000 руб. уплачен, а факт передачи (ноу-хау) ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) не доказан, соответственно на стороне ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) возникло неосновательное обогащение, обратилось в арбитражный суд со встречным исковым заявлением.

Рассмотрев заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) предоставило по лицензионному договору ответчику 1 право на использование товарного знака "Утилитсервис" как в фирменном наименовании, так и при оказании услуг по утилизации ТКО на период действия договора, ответчики по настоящее время продолжают использовать в фирменном наименовании объект авторского права истца - обозначение "Утилитсервис", в связи с чем посчитал подлежащими удовлетворению требования о запрете ответчикам использовать обозначение, сходное с товарным знаком "Утилитсервис" N 618756 любым образом в отношении услуг 40 класса МКТУ, в том числе в фирменном наименовании. При этом суд первой инстанции пришел к выводу, что истцом не было передано ответчикам ноу-хау, соответственно, оснований для удовлетворения требований о взыскании роялти - платежей за 2020 год, за 2021 год, за 2022 год с ответчика 1 не имеется. Поскольку истец не исполнил обязательство по передаче ноу-хау, суд первой инстанции признал данное нарушение существенным и посчитал возможным расторгнуть договор в связи с существенным нарушением условий договора контрагентом. Суд первой инстанции пришел к выводу, что оснований для взыскания с истца в пользу ответчика 1 неосновательного обогащения в сумме 400 000 руб. не имеется, поскольку неосновательное обогащение на стороне ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) отсутствует.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности секреты производства (ноу-хау).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом (пункт 2 статьи 1465 ГК РФ).

Как предусмотрено статьей 1466 ГК РФ, обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (статья 1467 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (пункт 3 статьи 1469 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 143 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения главы 75 ГК РФ определяют порядок правовой охраны секретов производства (ноу-хау), то есть сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (статья 1465 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

Из пунктов 3 и 4 статьи 1235 ГК РФ следует, что в лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, срок, на который заключается лицензионный договор.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно части 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии со статьей 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Таким образом, лицо, вступая в отношения, урегулированные нормами права, должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

Пунктом 1 статьи 407 ГК РФ установлено, что обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В силу пункта 3 статьи 432 ГК РФ сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. При этом существенным признается нарушение одной из сторон договора, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Как предусмотрено пунктом 4 статьи 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого Кодекса.

Пунктом 3 статьи 1103 ГК РФ предусмотрено, что поскольку иное не установлено названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Статьей 1107 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Из содержания договора от 18.07.2019 следует, что лицензиар должен был передать лицензиату секрет производства (ноу-хау) и оказать сопутствующие услуги, в том числе в виде передачи права использования обозначения "Утилитсервис" в предпринимательской деятельности.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что истцом не представлено доказательств передачи ответчикам, составляющей секрет производства информации, как не представило в материалы дела и описание секрета производства (ноу-хау), в связи с чем суд первой инстанции сделал верный вывод, что секрет производства (ноу-хау) от лицензиара к лицензиату передан не был, доказательств обратного не представлено, соответственно оснований для удовлетворения исковых требований ООО "Утилитсервис" (ИНН 2204074340) о взыскании роялти - платежей за 2020 год, за 2021 год, за 2022 год не имеется.

Между тем, вопреки позиции ответчиков, оснований полагать образование на стороне истца неосновательно обогащения в размере 400 000 руб. паушального взноса также не имеется, поскольку по условиям договора объекты авторского права передаются в счет цены договора, т.е. в счет подлежащих оплате паушального взноса (400 000 руб.) и роялти - платежей. При этом, судом верно отмечено, что в тексте договора не указана разбивка цен, позволяющая установить цену ноу-хау и цену права использования товарного знака.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание определенную в досудебном исследовании рыночную стоимость использования товарного знака "Утилитсервис" за 2018 год, за 2019 год, за 2020 год, за 2021 год, суд первой инстанции сделал верный вывод об отсутствии на стороне истца неосновательного обогащения, поскольку за эти периоды, стоимость права использования товарного знака составляет 801 000 руб. при уплаченном паушальном взносе в сумме 400 000 руб. Соответственно оснований для удовлетворения требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами у суда первой инстанции не имелось.

Доводы ответчиков о том, что суд первой инстанции неправомерно отказал в назначении судебной экспертизы, отклоняется как не основанный на норме процессуального закона.

Так, согласно статье 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Указанная норма не носит императивный характер, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения об удовлетворении либо отклонении ходатайства лица, участвующего в деле, с учетом необходимости для рассмотрения дела специальных знаний, которыми суд не обладает. Назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Судебная экспертиза назначается судом в случаях, когда вопросы права нельзя разрешить без оценки фактов, для установления которых требуются специальные познания.

В рассматриваемом случае для разрешения настоящего спора специальных знаний не требуется.

При таких обстоятельствах, рассмотрев ходатайство ответчиков о проведении по делу судебной экспертизы, апелляционный суд считает его не подлежащим удовлетворению.

Поскольку основной целью заключения лицензионного договора являлась передача ноу-хау, все другие услуги были сопутствующими, ноу-хау ответчику передано не было, суд первой инстанции пришел к выводу, что указанное нарушение является существенным, в связи с чем расторг лицензионный договор.

Между тем судом из анализа условий договора (пункт 2.3.7) установлено, что истец предоставил ответчику 1 право использования обозначения "Утилитсервис".

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Как установлено частью 3 статьи 1250 ГК РФ, предусмотренные меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя, если иное не установлено этим Кодексом. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права.

Если иное не установлено ГК РФ, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании наименования места происхождения товара либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Как следует из материалов дела, суд первой инстанции установил факт принадлежности истцу исключительных права на товарный знак N 618756 в отношении услуг 40 класса МКТУ "уничтожение мусора и отходов" и осуществление ответчиками деятельности по оказанию услуг 40 класса МКТУ "уничтожение мусора и отходов" с использованием обозначения "Утилитсервис".

Доказательств обратного материалы дела не содержат.

В силу положений статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения.

Как разъяснено в абзаце третьем пункта 57 Постановление N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Иными словами, способ защиты права, избранный истцом в рамках настоящего дела, предусмотрен для длящегося или незавершенного правонарушения, соответственно, судом первой инстанции правомерно указано на запрет ответчикам использовать обозначение, сходное с товарным знаком "Утилитсервис" N 618756 при оказании услуг 40 класс МКТУ.

Определяя подлежащий взысканию с ответчиков размер компенсации, исходя из разъяснений данных в пунктах 62, 64 Постановления N 10, принимая во внимание характер и последствия нарушения прав истца, возможного размера убытков истца вследствие действий ответчиков, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал возможным взыскать с ответчиков сумму компенсации в размере 100 000 руб. с каждого ответчика.

Суд апелляционной инстанции из материалов дела не усматривает оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в указанной части.

Доводы ООО ГК "САЛК" о том, что оно является ненадлежащим ответчиком по делу, апелляционным судом признается несостоятельным, поскольку именно ООО ГК "САЛК" явилось инициатором создания ООО "Утилитсервис" (ИНН 4205384041), что следует из условий договора поручения на совершение юридических действий от 19.07.2019.

Доводы ответчиков о злоупотреблении истцом своими правами, подлежат отклонению.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены этим Кодексом.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о наличии в действиях лица по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак не должен являться следствием предположений.

Сам по себе факт того, что правообладатель предъявил претензии лицам, использующим сходное обозначение, само по себе не свидетельствует о недобросовестности и злоупотреблении правом, поскольку запрет правообладателя иному лицу использовать без его согласия обозначение, сходного до степени смешения или тождественного с его товарным знаком, соответствует понятию исключительного права на средство индивидуализации (статьи 1252, 1515 ГК РФ).

В целом, оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на обоснованность и законность судебного акта.

При изложенных обстоятельствах, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителей жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 11.08.2023 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-346/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Утилитсервис" (ИНН 4205384041), общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Сибирская Ассоциация Лизинговых Компаний" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Председательствующий

С.Н. Хайкина

Судьи

И.И. Бородулина С.В. Кривошеина