Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2023 г. N 09АП-73599/23 по делу N А40-126027/2023

г. Москва

29 ноября 2023 г.

Дело N А40-126027/23

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 ноября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей В.В. Валюшкиной, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Д. Лященко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика Индивидуального предпринимателя Погребного Ильи Алексеевича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 06 сентября 2023 года по делу N А40- 126027/23,

по иску Индивидуального предпринимателя Байкузина Антона Андреевича (ИНН 183402847773)

к Индивидуальному предпринимателю Погребному Илье Алексеевичу (ИНН 772794553530)

о взыскании компенсации.

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: Куренков М.С. по доверенности от 04.08.2023.

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Байкузин Антон Андреевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Погребному Илье Алексеевичу о взыскании компенсации в размере 1 000 00 рублей.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 12, 14, 1229, 1263, 1270, 1273, 1274, 1484, 1515 ГК РФ, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 123, 156, 167-171, 176-177, 180 АПК РФ Решением от 06 сентября 2023 г. суд первой инстанции иск удовлетворил частично, в сумме 200 000 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд неправомерно отказал в привлечении к участию в деле Роспатента, суд необоснованно отклонил контррасчет компенсации ответчика за 92 дня использования товарного знака, суд пришел к ошибочному выводу о звуковой и смысловой тождественности словесных элементов.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.

Представитель истца в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, находит основания для изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на обозначение "LOVE SECRET Underwear", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству N 697311 в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В результате поиска в сети "Интернет", Правообладателем выявлен факт размещения Ответчиком рекламы комплекта нижнего белья с надписью "Love secret", а также предложения к продаже и продажи однородных товаров с незаконным использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Правообладателя на маркетплейсе "OZON", а именно: https://www.ozon.ru/product/komplekt-belya-893505664/?advert=Tgso9trLVJRsrpcSlMwmop7HvGkXZp3r4Tf69KNocKVjkUNZhIrUqSK 2iXGZGmfgwrEBXNFu65PUqULYHvF6UP511qXqIpbFPkqcVmWIhiudsVLp7vN2Jm 28US g2rXKICMuwk_1M7KCitdMoxa6WypfLWK_MMJwh7Qmrqh_q2U77_lHG1x55lSkiFGCiyF pwFzsMcRAtLIm&avtc=1&avte=2&avts=1681883909&sh=UgctQghlsA

Спорное обозначение используется Ответчиком при вводе товаров в гражданский оборот/ оказании услуг, а именно: их рекламу, предложение к продаже, продажу. Все вышеуказанные действия являются самостоятельными нарушениями прав Истца на товарный знак

Фиксация нарушений произведена Истцом при помощи скриншотов, которые являются допустимыми доказательствами в настоящем споре в соответствии с абз. 2 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой ГК РФ".

Для дополнительного подтверждения факта нарушения, представителем Правообладателя была осуществлена контрольная закупка контрафактного товара, содержащего обозначение "LOVE SECRET ".

Истец не давал Ответчику своего согласия на использование Товарных знаков. Приобретенные в результате проверочной закупки и полученные в пункте выдачи заказов товары являются не оригинальными (контрафактными).

Таким образом, в ходе осмотра карточки товара по Спорным ссылкам и проведения проверочной закупки был установлен факт нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на Товарные знаки.

Истец считает справедливой компенсацию в общей сумме в размере 1.000.000 руб., рассчитанную на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

На основании изложенного истец обратился в суд.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению частично, в сумме 200 000 руб.

В соответствии с п. 7.1.2.1 Руководства, сходство словесных обозначений может быть не только графическим, но и звуковым (фонетическим) и смысловым (семантическим). Словесные элементы "LOVE SECRET" / "SECRET LOVE" имеют звуковую и смысловую тождественность, что подтверждается результатами социологического опроса, проведенного независимым третьим лицом - ООО "Яндекс".

Согласно абз. 3 п. 162 Постановления N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Ответчик осуществляет деятельность, направленную на рекламу и продажу товаров нижнего белья на маркетплейсе, что соответствует товарам, услугам 25, 35 классов МКТУ (однородные товары, услуги по зарегистрированному товарному знаку Истца).

Международная регистрация, на которую ссылается Ответчик, является недействующей. Истцом подтверждены как факт принадлежности прав на товарный знак по свидетельству РФ N 697311, так и факт незаконного использования Ответчиком сходного до степени смешения с товарным знаком Истца.

Обозначение, которое используется Ответчиком для рекламы и продажи товаров, а также при оказании им услуг имеет безусловное тождество с товарным знаком Истца по признаку наличия идентичного словесного элемента.

Таким образом, требования истца к ответчику являются обоснованными. Также судом снижен размер взыскиваемой компенсации.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда в части определения размера компенсации.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец в рассматриваемом случае избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании вышеуказанной нормы - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как следует из искового заявления, истец заявил о взыскании компенсации на основании подп.2 п.4 ст. 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака в размере 1 000 000 рублей.

В материалы дела истцом представлен договор коммерческой концессии от 08.02.2022 г. N 1/2022 между ИП Байкузиным А.А. и Мальчиковым И.А. в отношении товарного знака N 697311.

Пунктом 3.2. данного договора стороны согласовали, что вознаграждение правообладателя состоит из паушального взноса и роялти, а в силу пункта 3.3.1. данного договора, паушальный взнос за право использования товарного знака правообладателя составляет 500 000 рублей.

Доказательства оплаты пользователем паушального взноса в размере 500 000 рублей представлены в материалы дела.

Истцом произведен следующий расчёт суммы компенсации: - 500 000 руб. (паушальный взнос) х 2 (двукратная стоимость права использования ТЗ) = 1 000 000 рублей.

Применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

При расчете исковых требований истец исходил из вознаграждения за использование товарного знака в размере 500 000 руб., предусмотренного договором коммерческой концессии от 08.02.2022 г., заключенным между истцом и ИП Мальчиковым И.А. сроком на 5 лет (п. 9.1 договора).

В предоставленных истцом скриншотах нарушений, указан код товара: 830894237, под которым производилась реализация нижнего белья ответчика.

Согласно предоставленных суду отчетов реализации товара за период с 01.03.2023 г. по 31.07.2023 г. по Договору оферты для Продавцов на Платформе OZON N ИР-65278/23 от 12.02.2023 ответчик производил реализацию спорного товара на маркетплейсе OZON в период с 01.03.2023 г. по 31.05.2023 г.

Цена, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, составляет 273 рубля 97 копеек в день исходя из следующего: 500 000 руб. - стоимость использования товарного знака за 5 лет; 100 000 руб. в год; 273 рубля 97 копеек в день. 273 руб. 97 коп. х 92 дня (период с 01.03.2023 г. по 31.05.2023 г.) = 25 205 рублей 24 копейки.

Поскольку судом установлен факт использования ответчиком обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца, компенсации подлежит сумма в размере 50 410 рублей 48 копеек (25 205 руб. 24 коп. х 2 (двукратную стоимость права).

Суд апелляционной инстанции считает, что сумма компенсации в размере 50 410 рублей 48 копеек, является обоснованной и не завышенной исходя из степени вины ответчика.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения исключительного права является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановления имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказания ответчика.

Таким образом, исходя из вышеуказанных обстоятельств, доводов ответчика в отношении оснований для снижения компенсации, апелляционный суд полагает, что обоснованным является размер компенсации в сумме 50 410 руб.95 коп.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив представленные доказательства с учетом представленного контррасчета приходит к выводу о том, что на основании пункта 1 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обжалуемое решение Арбитражного суда города Москвы подлежит изменению, с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 06 сентября 2023 года по делу N А40- 126027/23 изменить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Погребного Ильи Алексеевича (ИНН 772794553530) в пользу индивидуального предпринимателя Байкузина Антона Андреевича (ИНН 183402847773) 50 410 руб.95 коп. компенсации, а также в возмещение судебных расходов 1 159 руб. 43 коп. госпошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

В.В. Валюшкина Т.В. Захарова