Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2023 г. N 11АП-18619/23 по делу N А65-700/2023

г. Самара

13 декабря 2023 г.

Дело N А65-700/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 декабря 2023 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Коршиковой Е.В.,

судей Копункина В.А., Романенко С.Ш.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кистановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 октября 2023 года по делу N А65-700/2023 (судья Мугинов Б.Ф.)

по иску Публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", г. Уфа, (ОГРН 1020202555240, ИНН 0274051582)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ТранзитСити" (ОГРН 1061683041056, ИНН 1616015976) и Обществу с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" (ИНН 1654035998, ОГРН 1021602830590),

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб., расходов на оплату услуг нотариуса в размере 6 000 руб.,

при участии в деле Общества с ограниченной ответственностью "Башнефть-Розница" в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,

с участием в судебном заседании:

от истца - Шарипова Э.А. по доверенности от 10.07.2023,

от ООО "ТК "ТранзитСити" - Халитов М.И. по доверенности от 22.02.2023,

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ТранзитСити" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб., расходов на оплату услуг нотариуса в размере 6 000 руб. Общество с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" привлечено к участию в деле в качестве соответчика.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 октября 2023 года исковые требования к Обществу с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" удовлетворены - в пользу Публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" с Общества с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 1 000 000 руб., расходы на нотариальное удостоверение в размере 6 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 000 руб. В удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью "ТранзитСити" отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, Общество с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" обратилось в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, ссылаясь на то, что суд первой инстанции не учел, что изображение товарного знака истца не использовалось для индивидуализации товаров и услуг ответчика, размещение торгового знака имело информационный характер; считает, что истец злоупотребил своими правами; указывает, что в данном случае применим принцип эстоппеля; заявитель также считает, что использование товарного знака по заявленным классам МКТУ не доказано; обоснованный расчет компенсации за аналогичное право использования товарного знака отсутствует, а также заявитель считает неправомерным отказ в удовлетворении ходатайства о снижении размера компенсации и применении статьи 333 ГК РФ.

В судебном заседании представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам представленного суду отзыва на апелляционную жалобу.

Представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, представил возражения на отзыв истца.

ООО "ТранзитСити" возражений на апелляционную жалобу суду не направило, явку представителя в апелляционный суд не обеспечило, надлежащим образом извещено о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда http://11ааc.аrbitr.ru.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Материалами дела подтверждено, что истец является правообладателем исключительного права на товарный знак N 448522 *,имеющего приоритет с 09.06.2011 в отношении следующих классов МКТУ:

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в том числе азот; ацетон; кислород; бентонит; растворы, используемые при бурении; диспергаторы для нефти; добавки химические для буровых растворов; добавки химические для моторного топлива; материалы пластические [сырье], в том числе бален; полиэтилен; препараты химические для лабораторных анализов; препараты химические для научных целей; химикаты для очистки воды; катализаторы; сера; стекло жидкое [растворимое]; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; спирт этиловый; толуол; производные бензола; хлорид алюминия; смолы синтетические необработанные; эфиры простые.

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества.

03 - препараты для полирования.

04 - бензин; бензол; воск [сырье]; газ нефтяной; газ топливный; газолин; масла горючие; смеси горючие карбюрированные; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; керосин; смазки консистентные; кокс; ксилол; лигроин; мазут; масла смазочные; масла технические; масло моторное; нафта; топливо моторное; нефть, в том числе переработанная; топливо; топливо дизельное; составы связующие для пыли; парафин.

05 - фунгициды.

06 - резервуары для жидкого топлива; задвижки из металла; крепи для нефтяных скважин; облицовки, обшивки, покрытия строительные; оболочки, опалубки из металла; резервуары; резервуары [для хранения и транспортировки]; трубы, трубопроводы стальные; ответвления труб металлические для трубопроводов.

07 - вышки буровые; головки буровые [детали машин]; буры для горных работ; вентили [детали машин]; краны спускные [водоотделители]; установки для производства минеральной воды; долота для машин; клапаны откидные [детали машин]; клапаны давления [детали машин]; насосы [машины]; насосы центробежные; машины для очистки нефти; перфораторы бурильные; регуляторы давления [детали машин]; сепараторы; эжекторы.

09 - программное обеспечение для компьютеров, в том числе для специализированное программное обеспечение для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности; программы для компьютеров; приборы и инструменты геодезические; приборы и инструменты научные; манометры; устройства дозирующие; зонды для научных исследований; приборы измерительные; инструменты измерительные; зонды глубоководные; устройства катодные для защиты от коррозии.

14 - благородные металлы необработанные или частично обработанные; сплавы благородных металлов.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; авторучки; альбомы; афиши, плакаты; блокноты; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; держатели для карандашей; держатели чековых книжек; зажимы для денег; зажимы для перьевых ручек; закладки для книг; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; календари; календари отрывные; карандаши; карандаши автоматические; картинки; книги; книги записей; кольца сигарные; конверты; материалы для обучения [за исключением приборов]; наборы для письма; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; офорты; пакеты бумажные; папки для документов; перья; перья золотые; перья стальные; подставки для книг; подставки для ручек и карандашей; подставки для фотографий; приборы письменные; принадлежности письменные; приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические]; проспекты; репродукции графические; ручки для перьев; ручки с перьями [принадлежности бюро]; тетради; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фотографии.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; материалы армирующие для труб, трубопроводов неметаллические; трубы гибкие неметаллические; заграждения плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; масла изоляционные; муфты для труб неметаллические; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; уплотнения водонепроницаемые; пластмассы, частично обработанные; шланги для поливки; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные или пленки пластмассовые].

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения.

25 - одежда, обувь, головные уборы, банданы [платки]; галстуки; жилеты; козырьки для головных уборов; куртки; майки с короткими рукавами; платки шейные; повязки для головы [головные уборы]; уборы головные; футболки; шарфы.

32 - воды; напитки безалкогольные; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; столовые воды; составы для изготовления минеральной воды.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; сведения о деловых операциях; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, инвестирование; выпуск ценных бумаг; спонсорство финансовое; финансирование.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования, ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции обслуживания транспортных средств; ремонт транспортных средств; мытье автомобилей; ремонт насосов; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство промышленных предприятий; обслуживание техническое транспортных средств; работы штукатурные; работы каменно-строительные; обработка антикоррозионная транспортных средств; асфальтирование; бурение скважин; бурение артезианских и нефтяных скважин; бурение нефтяных и газовых скважин; работы по бурению и откачке нефти; добыча сырой нефти; перекачка и добыча нефти; разработка карьеров; кладка кирпича.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров, сдача в аренду гаражей; сдача в аренду складов; транспортировка трубопроводная; транспортировка товаров; транспортировка и хранение топлива; аренда мест для стоянки автотранспорта; прокат транспортных средств; хранение товаров на складах; услуги многоэтажных гаражей (крытых автостоянок); сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; снабжение питьевой водой.

40 - обработка материалов, рубка и разделка леса; обработка мусора и отбросов повторная; обработка воды; обработка древесины; переработка нефти [химическая]; сортировка отходов и восстановленного сырья [переработка]; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; переработка отходов.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, анализ химический; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разведка газовых месторождений; исследования в области химии; исследования в области физики; исследования в области механики; исследования в области геологии; инженерные изыскания; испытания материалов; контроль качества; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; экспертиза инженерно-техническая; разработка и сопровождение программного обеспечения компьютерных баз данных; разработка и программирование веб-сайтов; консультации по вопросам строительства, архитектуры.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в том числе гостиницы.

В обоснование исковых требований истцом указано, что на сайте http://azsirbis.ru/ в разделе "Наши партнеры" размещено изображение, сходное до степени с вышеуказанным товарным знаком.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1477, 1479, 1482, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", признал требования истца законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя их нижеследующего.

Материалами дела, в том числе свидетельством на товарный знак, подтверждается, что истец обладает исключительным правом на товарный знак N 448522. Указанное обстоятельство не оспаривается ответчиками.

В подтверждение довода о том, что в сети интернет на сайте http://azsirbis.ru/ в разделе "Наши партнеры" до 22.01.2022 было размещено изображение, сходное до степени с вышеуказанным товарным знаком, истцом представлен протокол осмотра доказательств от 22.02.2022. Ответчиком ООО "ТранзитСити" заявлены возражения относительно того, что указанным протоколом осмотра подтверждается размещение изображения в период с 05.08.2016 по 22.01.2022 (по мнению ответчика, подтверждено лишь размещение 05.08.2016 и 22.01.2022, а довод истца о непрерывном использовании товарного знака не обоснован). Обществом "ТК "ТранзитСити", являющимся согласно ответу АО "РСИЦ" администратором доменного имени и входящим в одну группу компаний с ООО "ТранзитСити", не представлены доказательства редактирования сайта в период между указанными датами, а именно доказательства удаления изображения после 05.08.2016 и его повторного размещения 22.01.2022.

В соответствии с положениями пунктов 75, 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", согласно которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суд, основываясь на сравнении согласно обозначений на сайте и товарным знаком истца, приходит к выводу о том, что они являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца в глазах потребителя ввиду наличия достаточного количества совпадающих признаков, суд первой инстанции на основании критериев Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, о установил, что сравниваемые обозначения (размещенное на сайте и товарный знак истца) содержат одинаковое смысловое значение, словесное обозначение совпадает с зарегистрированным товарным знаком истца, используются для индивидуализации той же группы товаров и услуг, которые маркируются товарным знаком истца.

Арбитражный суд Республики Татарстан счел обоснованной позицию истца о том, что изображение его товарного знака использовано ответчиком путем размещения на собственном сайте для продвижения собственной продукции посредством повышения своего репутационного капитала и доверия потенциальных клиентов, и, как следствие, получения имущественной выгоды или возможности ее извлечения, в том числе посредством оказания влияния на выбор потребителей, размещение изображения товарного знака истца осуществлено в рекламных целях, т. е. с целью привлечения внимания к товарам и услугам, предоставляемым Группой Компаний "ТранзитСити".

Наличие договорных правоотношений с ООО "Башнефть-Розница" (как раскрыто в возражениях ООО "ТК "ТранзитСити", с 2017 года у него имеются исключительно с данным лицом) не признано судом первой инстанции обстоятельством, позволяющим использовать ответчику товарный знак, принадлежащий ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", поскольку ни законодательство, ни договоры поставки не предоставляют покупателю право на использование товарного знака без прямого согласия на то правообладателя.

Судебная коллегия полагает, что арбитражный суд первой инстанции верно счел необоснованным предъявление истцом исковых требований к двум ответчикам в солидарном порядке. Поскольку из ответа АО "РСИЦ" администратором доменного имени является ООО "ТК "ТранзитСити"; истец доказал факт нарушения его исключительных прав на товарный знак действиями ответчика ООО "ТК "ТранзитСити". В данной части выводы решения сторонами не обжалуются.

Истец просил взыскать компенсацию в размере 1 000 000 руб. исходя из способа расчета, предусмотренного пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, - рассчитанную на основании лицензионного договора от 21.06.2013 N БНФ/л/8/927/13/ПРЧ на предоставление ООО "Башнефть-Розница" неисключительного права на использование товарного знака, в связи с нарушением исключительного права на который в рамках настоящего спора заявлен иск.

Лицензионный договор заключен в отношении товарного знака N 448522 в отношении всех товаров и услуг по всем классам МКТУ, для которых этот знак зарегистрирован (23 класса МКТУ). Исходя из характера размещенной на интернет-сайте ГК "ТранзитСити" информации истец посчитал, что незаконное использование товарного знака "Башнефть" сопряжено с осуществлением деятельности, соответствующей трем классам МКТУ, для которых зарегистрировано исключительное право истца:

- бензин, дизтопливо, что соответствует основному ОКВЭД ООО ТК "ТранзитСити" 46.71 (оптовая торговля топливом);

- реклама, т. к. размещение товарного на сайте направлено на привлечение внимания к товарам и услугам, оказываемым ответчиком;

- транспортировка и хранение, что соответствует дополнительному ОКВЭД ТК ООО "ТранзитСити" 49.41 (грузоперевозки).

Условиями лицензионного договора (п. 2.3.1-2.3.5) предусмотрены следующие способы использования товарного знака (перечень не является закрытым):

1) при продаже или реализации иным способом товаров и оказании связанных с реализацией товаров услуг;

2) при внешнем оформлении АЗС, указанных в приложении N 2, в том числе путем размещения обозначений полученных прав на АЗС и на примыкающей к АЗС территории, цветового оформления АЗС, и на одежде обслуживающего персонала АЗС и пр. в соответствии с "Руководством по стилевому оформлению АЗС ОАО АНК Башнефть" и партнеров (франчайзи)";

3) при осуществлении рекламы товаров и услуг;

4) при информировании покупателей и иных лиц о товарах и услугах на территории регионов, указанных в приложении N 2;

5) при использовании карт системы оплаты (топливные карты) лицензиара с размещенным на них товарным знаком.

Учитывая, что доказательства, опровергающие использование товарного знака в течение периода, установленного протоколом нотариального осмотра интернет-сайта, ответчиками не представлены, сравнимыми (идентичными, сопоставимыми) обстоятельствами в контексте настоящего спора Арбитражный суд Республики Татарстан установил незаконное использование товарного знака "Башнефть" с 05.08.2016 по 22.01.2022 в отношении 3 классов МКТУ, по которым право использования предоставлено истцом ООО "Башнефть-Розница", а также незаконное использование товарного знака 3 способами из 5 предусмотренных договором, признав расчет истца верным:

Договором в 2013-2018 гг. была предусмотрена ежеквартальная уплата лицензиатом фиксированного вознаграждения лицензиару в размере 363 303,12 руб., в 2019-2022 гг. фиксированное вознаграждение составляло 369 460,80 руб., фиксированное вознаграждение за предоставление прав по использованию товарного знака составляет 121 101,04 руб. с НДС в месяц в 2016-2018 гг., в размере 123 153,60 руб. с НДС в месяц в 2019-2022 гг. Таким образом, размер компенсации в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1515 ГК РФ подлежит определению следующим образом: (Размер вознаграждения/1 товарный знак/3 класса МКТУ/ 3 способа применения / Период * 2). Рассчитанная таким образом сумма компенсации составляет 1 332 063,29 руб.

Приняв во внимание факт прекращения незаконного использования товарного знака до обращения в суд, истец обратился за взысканием компенсации в размере 1 000 000 руб.

Поскольку ответчиками в подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, не представлены какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, а также контррасчет размера компенсации, арбитражный суд первой инстанции пришел к выводу о том, что размер компенсации из расчета стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака, определенной лицензионным договором от 21.06.2023, подтвержден документально, заявленная истцом компенсация в размере 1 000 000 руб. является разумной и обоснованной, удовлетворил исковые требования.

Обратившись с апелляционной жалобой, ответчик считает, что указание на сайте о том, что истец является партнером ответчика никаким образом не индивидуализирует товары, работы, услуги, оказываемые ответчиком. При этом общество "ТК "ТранзитСити" также подтверждает обстоятельства размещения им на его сайте спорного товарного знака истца, отмечая, что истцом не доказано использование ответчиками принадлежащего товарного знака ни по одному из указанных классов МКТУ (04. Бензин, дизельное топливо; 35. Реклама; 39. Транспортировка и хранение топлива).

Оценивая доводы апелляционной жалобы, повторно исследовав имеющиеся в деле доказательства, апелляционный суд учитывает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения. Для взыскания компенсации на основании положений статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ.

В силу положений пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.

Апелляционный суд поддерживает вывод обжалуемого решения о том, что для достижения цели исключительно информирования клиентов о производителе товара у ответчика имелась возможность использовать иные способы, не включающие в себя использование товарного знака, а именно размещать паспорт продукции, ссылки на наличие договоров поставки и т.п.

Материалами дела подтверждается, что ответчик незаконно, без согласия истца использовал обозначение, идентичное товарному знаку истца, для продвижения собственного бизнеса. Доводы общества "ТК "ТранзитСити" о том, что целью размещения изображения товарного знака истца являлось информирование клиентов о товаре (топливе), поскольку топливо, реализуемое ответчиком, приобретено у группы компаний Башнефть, а именно у ООО "Башнефть-Розница", что указание товарного знака на сайте в разделе "Наши партнеры" является лишь способом информирования потребителей о сотрудничестве с ПАО "АНК "Башнефть", подтверждают позицию истца о том, что изображение его товарного знака использовано для продвижения ответчиком собственной продукции посредством повышения своего репутационного капитала и доверия потенциальных клиентов, и, как следствие, получения имущественной выгоды или возможности ее извлечения, в том числе посредством оказания влияния на выбор потребителей. Что подтверждает предусмотренный подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ способ неправомерного использования ответчиком товарного знака истца.

Правомерность данного вывода также усматривается из озвученной позиции представителя апеллянта в заседании Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, пояснившего на вопрос суда о необходимости информирования на своем сайте о своих партнерах именно путем размещения товарного знака истца, что только такой способ позволяет информировать широкий круг потенциальных покупателей об использовании ответчиком товаров истца, указание наименования, ИНН, иных признаков истца не будет воспринято всеми потребителями.

Следовательно, судом первой инстанции правомерно указано, что размещение изображения товарного знака истца осуществлено в рекламных целях, т. е. с целью привлечения внимания к товарам и услугам, предоставляемым Группой Компаний "ТранзитСити"; наличие договорных правоотношений с ООО "Башнефть-Розница" (как раскрыто в возражениях ООО "ТК "ТранзитСити", с 2017 года у него имеются исключительно с данным лицом) не является обстоятельством, позволяющим ответчику использовать товарный знак, принадлежащий ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", поскольку ни законодательство, ни договоры поставки не предоставляют покупателю право на использование товарного знака без прямого согласия на то правообладателя; ссылка ответчика на то обстоятельство, что он является партнером официального дилера истца, при отсутствии в материалах дела документов, свидетельствующих о передаче ответчику прав на использование соответствующих средств индивидуализации, принадлежащих истцу, не может подтверждать правомерность такого использования. Материалами дела доказано нарушение ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак путем размещения его на своем сайте без согласия правообладателя.

Одновременно апелляционный суд не усматривает в материалах дела доказательств нарушения ответчиком прав истца при осуществлении деятельности, соответствующей классам МКТУ, для которых зарегистрировано исключительное право истца:

- бензин, дизтопливо и

- транспортировка и хранение.

Выводы обжалуемого решения и позиция истца относительно того, что данные виды деятельности соответствуют основным ОКВЭД ООО ТК "ТранзитСити" 46.71 (оптовая торговля топливом) и 49.41 (грузоперевозки), нельзя признать достаточными доказательствами неправомерного использования ответчиком при осуществлении данных видов деятельности спорного товарного знака истца.

При рассмотрении дела и в апелляционной жалобе ответчик указывал, что в рамках осуществления своей деятельности ООО "ТК "ТранзитСити" использует бренд "ТранзитСити", а также "IRBIS"; домен сайта состоит из "AZS" + "IRBIS" = Автозаправочные станции "Ирбис"; в шапке сайта указан торговый знак "Транзит Сити" (Протокол осмотра стр. 9, 12); сайт содержит информацию об открытии АЗС Ирбис, а не "Башнефть" (Протокол осмотра стр. 10, 13); в разделе сайта (https://azsirbis.ru/toplivo/transportirovka-i-khranenie/) содержатся фотографии транспортных средств, из которых прямо видно, что принадлежащий истцу товарный знак отсутствует.

Учитывая, что перечисленные обстоятельства не опровергнуты истцом, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что доказательства маркировки истцом при грузоперевозках и оптовой торговле топливом собственного товара (услуг) с использованием товарного знака истца суду не представлены; утверждение обжалуемого решения об осуществлении ответчиком трех видов деятельности, соответствующих трем классам МКТУ, для которых зарегистрировано исключительное право истца, апелляционный суд считает необоснованным. При установленных по делу обстоятельствах доказанным следует признать незаконное использование обществом ТК "ТранзитСити" товарного знака "Башнефть" при осуществлении деятельности, соответствующей классу МКТУ, для которых зарегистрировано исключительное право истца: - реклама, т. к. размещение товарного на сайте направлено на привлечение внимания к товарам и услугам, оказываемым ответчиком.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями пункта 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец представил расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену: размер вознаграждения по лицензионному договору/1 товарный знак/3 класса МКТУ/ 3 способа применения / Период * 2), что составляет 1 332 063, 29 руб.

Апелляционный суд не усматривает оснований согласиться с выводами суда первой инстанции, основанными на расчете истца, полагая, что при установленных выше обстоятельствах размер компенсации должен определяться из расчета нарушения ответчиком прав истца на товарный знак по одному классу МКТУ, что приведет к уменьшению размера рассчитанной истцом компенсации в 3 раза.

При расчете компенсации по приведенной выше формуле суд первой инстанции исходил из того, что поскольку условиями лицензионного договора (п. 2.3.1-2.3.5) предусмотрены пять способов использования товарного знака (перечень не является закрытым): 1) при продаже или реализации иным способом товаров и оказании связанных с реализацией товаров услуг; 2) при внешнем оформлении АЗС, указанных в приложении N 2, в том числе путем размещения обозначений полученных прав на АЗС и на примыкающей к АЗС территории, цветового оформления АЗС, и на одежде обслуживающего персонала АЗС и пр. в соответствии с "Руководством по стилевому оформлению АЗС ОАО АНК Башнефть" и партнеров (франчайзи)"; 3) при осуществлении рекламы товаров и услуг; 4) при информировании покупателей и иных лиц о товарах и услугах на территории регионов, указанных в приложении N 2; 5) при использовании карт системы оплаты (топливные карты) лицензиара с размещенным на них товарным знаком; следует считать незаконное использование товарного знака "Башнефть" с 05.08.2016 по 22.01.2022 тремя способами из 5, предусмотренных договором:

1) при продаже или реализации иным способом товаров и оказании связанных с реализацией товаров услуг;

3) при осуществлении рекламы товаров и услуг;

4) при информировании покупателей и иных лиц о товарах и услугах на территории регионов, указанных в приложении N 2.

Апелляционным судом установлено, что доказательства использования ответчиком товарного знака истца при продаже или реализации иным способом товаров и оказании связанных с реализацией товаров услуг в деле отсутствуют; поэтому доводы о нарушении обществом ТК "ТранзитСити" прав истца первым способом (1) при продаже или реализации иным способом товаров и оказании связанных с реализацией товаров услуг) нельзя признать обоснованными.

Как указано в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе", Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021), согласно пункту 1 статьи 3 Закона о рекламе информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, является рекламой.

Исходя из определения понятия "реклама" путем использования понятия "информация", указанные истцом способы незаконного использования товарного знака 3) при осуществлении рекламы товаров и услуг и 4) при информировании покупателей и иных лиц о товарах и услугах на территории регионов, указанных в приложении N 2, по существу апелляционный суд признает одним способом неправомерного использования обществом ТК "ТранзитСити" товарного знака истца.

При таких обстоятельствах размер компенсации должен определяться из расчета нарушения ответчиком прав истца на товарный знак по одному классу МКТУ, одним способом по следующей использованной истцом формуле: размер вознаграждения по лицензионному договору/1 товарный знак/1 класс МКТУ/ 1 способ применения из пяти предусмотренных договором/ Период * 2), что составляет 88 804, 22 руб. В данной части исковые требования являются обоснованными и подтвержденными имеющимися в деле доказательствами.

Одновременно апелляционный суд не может признать обоснованным довод жалобы о том, что судом первой инстанции безосновательно не применено правило эстоппель, подлежащее применению к спорным правоотношениям, поскольку, вопреки позиции ответчика, наличие у него договорных отношений с обществом "Башнефть-Розница" не предоставляет ему право использовать товарный знак, принадлежащий истцу.

Общество ТК "ТранзитСити" заявляет в апелляционной жалобе ходатайство о снижении размера компенсации со ссылкой на положения ст. 333 ГК РФ, полагая, что суд должен был оценить соразмерность суммы компенсации и совершенного нарушения, снизив размер взыскиваемой компенсации.

Установленная пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения статьи 333 Гражданского кодекса суд не вправе уменьшить размер компенсации, установленный пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав на товарный знак по выплате компенсации не является неустойкой. Статья 333 Гражданского кодекса не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном случае существует специальное регулирование. Рассматриваемый довод апелляционной жалобы нельзя признать обоснованным.

При установленных обстоятельствах суд апелляционной инстанции признает выводы суда первой инстанции не соответствующими обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для изменения решения суда первой инстанции.

В случае частичного удовлетворения иска согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (абзац второй).

В пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 отмечено, что при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

Удовлетворение требования истца о взыскании компенсации в меньшем размере, чем было им изначально заявлено, является частичным удовлетворением иска по смыслу абзаца второго части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что влечет отнесение судебных расходов на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Заявленные истцом расходы на нотариальное удостоверение в размере 6 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 000 руб., а также расходы по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб. подлежат отнесению на истца и общество ТК "ТранзитСити" из расчета от удовлетворенных исковых требований в размере 9 процентов. По данному расчету в пользу истца с ответчика надлежит взыскать 2 043 руб. госпошлины по иску; по апелляционной жалобе - с истца в пользу ответчика следует взыскать 2 730 руб., что в результате зачета встречных требований составит 687 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины с ПАО "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" в пользу Общества "ТК "ТранзитСити".

Руководствуясь статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 04 октября 2023 года по делу N А65-700/2023 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" в пользу Публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 88 804 руб. 22 коп., расходы на нотариальное удостоверение в размере 540 руб.

В остальной части в удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" отказать.

В удовлетворении исковых требований к Обществу с ограниченной ответственностью "ТранзитСити" отказать."

Взыскать с Публичного акционерного общества "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Топливная компания "ТранзитСити" 687 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Коршикова

Судьи

В.А. Копункин С.Ш. Романенко