Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2023 г. N 09АП-82427/23 по делу N А40-260233/2022

г. Москва

21 декабря 2023 г.

Дело N А40-260233/22

Резолютивная часть постановления объявлена 19 декабря 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 декабря 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей В.В. Валюшкиной, Б.В. Стешана,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.Д. Лященко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика ИП Левина Павла Владимировича

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 октября 2023 года по делу N А40- 260233/22,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Меди Рус" (ОГРН 1057749667975) к Индивидуальному предпринимателю Левину Павлу Владимировичу (ОГРНИП 311774610200258),

Левиной Марине Николаевне

третье лицо - Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ОГРН 1067746823099)

о взыскании компенсации.

при участии в судебном заседании:

от истца: Дворцов А.С. по доверенности от 02.05.2023,

от ответчика: Джемс-Симонс Е.В. по доверенности от 18.12.2023, Энтин В.Л. по доверенности от 18.12.2023, Левин П.В. (паспорт),

от третьего лица: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Меди Рус" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнения исковых требований, к индивидуальному предпринимателю Левину Павлу Владимировичу (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 571910, взыскании компенсации в размере 5 567 610 руб., нотариальных расходов в размере 30 750 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены: Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" и Левина Марина Николаевна.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19 июля 2023 года по ходатайству истца в порядке статьи 46 АПК РФ третье лицо, Левина Марина Николаевна, привлечена к участию в деле в качестве соответчика (далее - соответчик).

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 1229, 1233, 1250, 1252, 1254, 1484, 1487, 1515 ГК РФ, ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ Решением от 12 октября 2023 г. суд первой инстанции иск удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что суд не исследовал обозначения зарегистрированные в качестве товарного знака N 571810, использование товарного знака истца не доказано, на сайте ответчика используются изображения товаров, законно введенных в гражданский оборот, материалы дела не пронумерованы что помещало ответчику ссылаться на листы дела, а суду ознакомиться с доказательствами ответчика.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Представитель третьего лица в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, истец является обладателем исключительной лицензии (22.12.2016 РД0213446) на товарный знак * по свидетельству РФ N 571910, дата государственной регистрации: 20.04.2016, в отношении товаров 10 класса МКТУ - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; услуг 35 класса МКТУ -реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик предлагает к продаже и вводит в оборот протезно-ортопедические изделия, маркированные обозначением "medi", схожим до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 571910, посредством размещения ортопедических изделий на интернет-сайте по адресу: https://medirussia.ru/.

А именно, на сайте https://medirussia.ru к продаже предлагаются следующие товары, маркированные обозначением "medi":

-компрессионные чулки "Mediven Plus", "Mediven Duomed", "Mediven Eleganc e", "Mediven Comfort", "Mediven Forte";

-компрессионные колготки "Mediven Plus", "Mediven Duomed", "Mediven Eleganc e", "Mediven C omfort", "Mediven Forte";

-компрессионные гольфы "Mediven Plus", "Mediven Duomed", "Mediven Elegance", "Mediven Comfort", "Mediven Forte", "Mediven Active", "Mediven Trevel", "Mediven Ulcer";

-гольфы антиэмболические "Mediven STRUVA 23", "Mediven THRO MBEXIN 18", "Mediven STRUVA 35";

-чулки антиэмболические "Mediven STRUVA 23", "Mediven THRO MBEXIN 18", "Mediven STRUVA 35";

-компрессионные рукава "mediven esprit", "mediven harmony ";

-компрессионные перчатки "mediven harmony";

-бандажи (корсеты) поясничные "medi Lumbamed plus E+motion", "medi Lumbamed sacro", " medi Lumbamed facet ";

-бандаж (корсет) для беременных: protect.Maternity belt;

-бандажи на локтевой сустав компрессионные: medi elbow support, Epicomed E+motion;

-бандажи на предплечье: medi elbow strap, protect.Epi strap;

-бандажи на коленный сустав компрессионные: medi elastic kne e support 601, medi elastic knee support 602, medi elasti c knee support 603, medi elastic knee support 605, Genumedi, Genumedi extrawide, Genumedi PT, Genumedi PSS, Genumedi E+motion;

-бандажи на голеностопный сустав и стопу компрессионные: medi elastic ancle support, Levamed, Levamed active, levamed E+motion;

-бандаж на тазобедренный сустав и бедро: medi orthocox;

-бандажи на верхнюю конечность: medi Arm fix, medi Shoulder fix и др.

Как указал истец, во всех случаях на спорном товаре используется обозначение "medi".

В подтверждение указанных обстоятельств истец приложил к иску протокол нотариального осмотра сайта https://medirussia.ru от 11 августа 2022 года.

Как следует из приложенного к иску протокола нотариального осмотра сайта, в разделе "Контакты" указаны реквизиты ответчика ИП Левина П. В.: ИНН, ОГРНИП.

В отзыве на исковое заявление третье лицо указало, что администратором доменного имени medirussia.ru с 03 июля 2018 года по настоящее время является Левина Марина Николаевна.

В судебном заседании, состоявшемся 23 мая 2023 года, ответчик устно пояснил суду, что Левина Марина Николаевна, является его бывшей супругой.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что 26 декабря 2012 года между ним и Левиной Мариной Николаевной был заключен договор безвозмездного предоставления права пользования доменным именем medirussia.ru.

Однако в соответствии с Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" администратор доменного имени не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак и (или) переложить ее на другое лицо посредством заключения какого-либо договора, в частности так называемого договора об аренде доменного имени.

В соответствии с пунктом 78 постановления N 10 владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

В данном случае, исходя из имеющихся в материалах настоящего дела доказательств, суд приходит к выводу о том, что ИП Левин П. В. - является фактическим владельцем сайта https://medirussia.ru, а Левина М. Н. - администратором доменного имени medirussia.ru.

В соответствии с пунктом 159 постановления N 10 требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. Требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно. При наличии соответствующих оснований администратор доменного имени вправе предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию об однородных товарах на соответствующем ресурсе сети "Интернет" под спорным доменным именем.

Таким образом, исходя из положений действующего законодательства и разъяснений высшей судебной инстанции, требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав могут быть предъявлены к администратору либо фактическому владельцу сайта.

В данном случае суду необходимо оценить сходство товарного знака * и обозначений "medi" (в доменном имени/на сайте),

* (на сайте).

Согласно заявке на регистрацию, товарный знак является комбинированным, содержит изобразительный элемент - квадрат малинового цвета, в нижней части которого размещен словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита. Medi (меди) - слово определенного перевода не имеет, употребляется как первая часть слова медицинский, медиа. Ниже слова белая линия, прерывающаяся под первой буквой слова.

Спорное обозначение "medi" (в доменном имени/на сайте) выполнено в латинском алфавите, в одну линию, строчными буквами, стандартным шрифтом.

Спорное обозначение* (на сайте) является комбинированным. Содержит словесные элементы "Medi", "Russia", выполненные стандартным шрифтом, в одну линию, в латинском алфавите, первые буквы являются прописными, остальные - строчными, в темно-розовом цвете на белом фоне. Под словесными элементами размещены линии голубого цвета, между ними имеется графический элемент в виде верхней части туловища человека с раскинутыми руками.

В товарном знаке "основным" элементом является словесный элемент "medi", так как на него обращает внимание в первую очередь потребитель при восприятии обозначения в целом.

В спорном обозначении * слово "Russia" является слабым описательным элементом, анализу же на сходство подлежат сильные элементы сравниваемых обозначений.

Анализ товарного знака и спорного словесного обозначения "medi" показал, что они являются фонетически сходными за счет полного фонетического вхождения элемента "medi", и графического сходства ввиду выполнения шрифтовых единиц буквами одного алфавита, а также за счет сходной цветовой гаммы.

Семантическое сходство обуславливается характером предлагаемых на сайте товаров медицинского назначения - ортопедические изделия, учитывая, что "меди" является первой частью слова медицинский.

Наличие дополнительного изобразительного элемента в спорном обозначении носит второстепенный характер с точки зрения его индивидуализирующей способности, не приводит к выводу о несходстве сравниваемых обозначений ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков сходства, совокупность которых обеспечивает ассоциирование обозначений "medi" друг с другом в целом.

Таким образом, спорные обозначения и товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ (ортопедические изделия), обозначение, использованное ответчиками, также используется для предложения к продаже на сайте аналогичных товаров.

Таким образом, обозначение использовалось для предложения к продаже товаров, однородных товарам, в отношении которых истцу предоставлена исключительная лицензия.

Истец заявил (с учетом уточнения) следующие неимущественные требования:

- запретить ответчикам использование обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству РФ N 571910, в доменном имени medirussia.ru;

- запретить ответчикам использовать доменное имя medirussia.ru

О том, что нарушение прекращено, не является длящимся, ни ответчик, ни соответчик не заявили и соответствующих доказательств не представили.

Однако заявленные истцом в рассматриваемой редакции неимущественные требования не обладают признаками правовой определенности, являются абстрактными, не содержат указания на конкретные товары.

Кроме того, отношения, возникающие в связи с регистрацией доменных имен второго уровня в доменах.RU и.РФ, регулируются Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и.РФ (далее - Правила), утвержденными Координационным центром национального домена сети Интернет 05.10.2011.

В пункте 3.1.3 Правил указано, что поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Соответственно, учитывая, что в данном случае администратор доменного имени и владелец сайта являются разными лицами, суд не может запретить ИП Левину П. В. использование обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству РФ N 571910, в доменном имени medirussia.ru, поскольку указанное лицо не является администратором доменного имени, к нему могут быть предъявлены требования лишь в отношении использования обозначения на сайте, как к его фактическому владельцу.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению частично, поскольку обозначение в доменном имени является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 571910, предлагаемые к продаже товары на сайте с этим доменным именем однородны части товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в связи с чем суд считает, что неимущественные требования истца подлежат удовлетворению в части запрета Левиной Марине Николаевне использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ N 571910, в доменном имени medirussia.ru в отношении товаров 10 класса МКТУ (ортопедические изделия), в остальной части неимущественные требования истца удовлетворению не подлежат. У Левиной М. Н. отсутствуют законные права и интересы в отношении использования спорного обозначения в доменном имени medirussia.ru, поскольку она не является владельцем объекта интеллектуальной деятельности, включающего в себя обозначение, сходное до степени смешения либо тождественное словесному обозначению medi, и доменное имя не отражает имени или фирменного наименования компании ответчика. Требований о запрете использования спорного обозначения на сайте https://medirussia.ru/ ни к одному из ответчиков истцом не заявлено.

Апелляционный суд отклоняет доводы жалобы на основании следующего.

Доводы ответчика о неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела противоречат имеющимся материалам дела

Судом исследован товарный знак N 571910, зарегистрированный на территории РФ.

Исходя из п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23 апреля 2019 года "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

На основании вышеизложенного, Арбитражный суд г. Москвы пришел к выводу о том, что спорные обозначения (medirassia) и товарный знак Истца ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Доводы о том, что ИП Левин П.В. является добросовестным пользователем доменного имени https://medirassia.ru/ не подтверждены доказательствами. При этом, истцом в материалы дела представлен заверенный нотариусом протокол осмотра сайта https://medirassia.ru/ с использованием сервиса по поиску архивных копий сайтов (web.archive.org) из которого следует, что интернет-магазин начал существовать только в 2016 году. Указанные обстоятельства ответчиком не оспорены.

Доводы о том, что ответчик приобретает товары у сублицензиатов ООО "МЕДИ РУС", а также у лицензиатов немецкой компании в других странах ЕАЭС -не подтверждены ответчиком соответствующими доказательствами. С контрагентами, договоры которых представлены ответчиком в материалы дела, истец договорные отношения не заключал. Продукцию в адрес указанных контрагентов - не отгружал.

Доводы ответчика о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на сайте https://medirassia.ru/ размещены изображения товаров с использованием товарного знака Истца, опровергаются материалами дела.

В материалы дела истцом представлен нотариально заверенный протокол осмотра сайта, в котором зафиксировано предложение ответчиком к продаже товаров, с нанесенным товарным знаком истца. Размер компенсации установлен в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно нанесен товарный знак истца.

Доводы апелляционной жалобы сводятся фактически к повторению утверждений, исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом первой инстанции, они не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом норм материального и процессуального права, а лишь указывают на несогласие с оценкой суда доказательств.

При таких обстоятельствах апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, поскольку оно принято по представленному и рассмотренному исковому заявлению, с учетом предмета сформулированных заявителем требований, фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства.

Различная оценка одних и тех же фактических обстоятельств и документов дела судом первой инстанции и заявителем, не является правовым основанием для отмены или изменения решения суда по настоящему делу, поскольку не свидетельствует о нарушении судом норм материального и процессуального права, а лишь указывают на несогласие с оценкой судом доказательств.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 октября 2023 года по делу N А40- 260233/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

В.В. Валюшкина Б.В. Стешан