Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2023 г. N 09АП-22562/19 по делу N А40-166457/2018

город Москва

26 декабря 2023 г.

Дело N А40-166457/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 декабря 2023.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Расторгуева Е.Б., Судей Гончарова В.Я., Левиной Т.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ногеровой М.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Novartis AG (Новартис АГ) (Швейцария) на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2019 по делу N А40- 166457/2018,

по иску Novartis AG (Новартис АГ, Швейцария) к ООО "Медипал-Онко" (ОГРН 1027739237900) о защите исключительных прав на изобретение,

третьи лица: Министерство здравоохранения РФ; ООО "БиоИнтегратор",

при участии в судебном заседании:

от истца: Гуриева Ю.Р., Родионов В.И. по доверенности от 22.02.2023,

от ответчика: Карпова О.В. по доверенности от 27.02.2023,

от третьего лица ООО "БиоИнтегратор": Малюкина А.В. по доверенности от 27.02.2023,

УСТАНОВИЛ:

Novartis AG (Новартис АГ) (Швейцария) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "МЕДИПАЛ-ОНКО" (далее - ответчик) в защиту исключительных прав на изобретение, охраняемое патентом РФ N 2569732:

о признании использование патента РФ N 2569732 на изобретение Модуляторы рецептора S1P для лечения рассеянного склероза в лекарственном препарате "Несклер" (МНН финголимод), регистрационный номер ЛП-002720 от 20.11.2014;

об обязании ответчика не вводить в гражданский оборот на территории РФ лекарственный препарат "Несклер" до даты истечения срока патента 25.06.2027.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Министерство здравоохранения Российской Федерации и общество с ограниченной ответственностью "БиоИнтегратор".

Решением суда от 04 марта 2019 в иске отказано.

При этом суд исходил из того, что ответчик не совершал действий, которые законом рассматриваются как нарушающие исключительное право истца на изобретение, поскольку исходя из буквального толкования всех слов и выражений, использованных в независимом пункте формулы изобретения истца, патент истца охраняет способ и не может быть истолкован как патент на продукт или патент на "применение продукта по определенному назначению".

Истец не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда ввиду его незаконности и необоснованности, иск - удовлетворить.

В обоснование апелляционной жалобы ссылается на то, что суд первой инстанции неверно истолковал формулу патента истца. По мнению Истца, суд первой инстанции не учел наличие в формуле патента слов "применение финголимода для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза", которые свидетельствуют о том, что формула изобретения истца охраняет не способ лечения, а "применение продукта по определенному назначению". В апелляционной жалобе истец указал, что формула патента на способ не должна содержать элемент, характеризующий продукт. Изобретение истца по независимому пункту 1 патента относится к объекту "применение". Так как патент истца охраняет применение, а не способ, введение ответчиком в гражданский оборот лекарственного препарата "Несклер" создает нарушение патента, предусмотренное подпунктом 4 пункта 2 статьи 1358 ГК РФ. Для решения вопроса о нарушении патента суд первой инстанции должен был назначить по делу патентно-техническую экспертизу, так как для решения вопроса об использовании в лекарственном препарате "Несклер" патента истца требуются специальные познания в области химии. Истец указал, что для правильного ответа на вопрос о том, используется ли в лекарственном препарате "Несклер" патент истца, эксперт обязан изучить инструкцию к лекарственному препарату и установить, предназначен ли лекарственный препарат "Несклер" для применения в соответствии с назначением, а именно для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза. Представленные истцом заключения специалистов по данному вопросу не были проанализированы судом первой инстанции, что привело к вынесению незаконного судебного акта.

Ответчик и третье лицо ООО "БиоИнтегратор" представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых возражают против доводов жалобы, просят ее оставить без удовлетворения, а решение суда без изменения, указывая на то, что доводы истца не могут служить основанием для отмены решения суда.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07 мая 2019 удовлетворено ходатайство истца, приостановлено производство по настоящему делу до разрешения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-151/2019 по заявлению ООО "БиоИнтегратор" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.11.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения ООО "БиоИнтегратор" против выдачи патента РФ N 2569732.

Определением суда апелляционной инстанции от 13 декабря 2019 возобновлено производство по делу.

Определением суда апелляционной инстанции от 27 июля 2020 по настоящему делу удовлетворено ходатайство истца о назначении по делу патентно-технической экспертизы, приостановлено производство по делу, поручено проведение экспертизы Банзаковой Вере Павловне, на разрешение эксперта поставлены вопросы:

- содержит ли лекарственный препарат "Несклер" (МНН - Финголимод), регистрационный номер ЛП-002720 от 20 ноября 2014 года, каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте 1 содержащейся в патенте РФ N 2569732 формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения;

- какие признаки содержит независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2569732;

- какие из этих признаков содержатся в лекарственном препарате "Несклер";

- какие из признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2569732, не содержатся в лекарственном препарате "Несклер";

- содержит ли лекарственный препарат "Несклер" признаки, эквивалентные признакам, содержащимся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2569732;

- были ли известны данные признаки в качестве эквивалентных до даты приоритета изобретения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2020 отменено определение суда апелляционной инстанции от 27 июля 2020 по настоящему делу, вопрос о назначении судебной экспертизы и приостановлении производства по делу направлен на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции указал, что эксперт, которому поручено проведение экспертизы - Банзакова В.П., не обладает надлежащей квалификацией, поскольку не подтверждено наличие у нее специальных познаний в области фармацевтической химии на современном уровне развития науки и техники, по состоянию на дату приоритета патента 27 июня 2006. Кроме того, суд апелляционной инстанции не привел мотивов, которыми руководствовался при отклонении иных кандидатур экспертов, предложенных сторонами. Таким образом, судом апелляционной инстанции нарушен порядок назначения экспертизы.

Определением суда апелляционной инстанции от 23 ноября 2020 удовлетворено ходатайство истца, вновь приостановлено производство по настоящему делу до вступления в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-649/2021 об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента РФ N 2569732.

Вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 04 апреля 2022 г. по делу N СИП-649/2021 удовлетворено заявление иностранного лица Novartis AG, признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.03.2021 об удовлетворении возражения и признании недействительным патента Российской Федерации на изобретение N 2569732 как несоответствующее пунктам 1 и 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, на Федеральную службу по интеллектуальной собственности возложена обязанность повторно рассмотреть возражение акционерного общества "Профит Медика" от 04.09.2020 с учетом настоящего решения суда.

Представители сторон в судебном заседании 27 февраля 2023 пояснили, что считают невозможным правильно рассмотреть настоящее дело и согласны на продолжение приостановления производства по делу, поскольку Федеральная служба по интеллектуальной собственности не завершила рассмотрение возражения акционерного общества "Профит Медика" против выдачи патента РФ N 2569732, поэтому определением от 27 февраля 2023 отказано в возобновлении производства по делу.

Определением суда апелляционной инстанции от 14 августа 2023 возобновлено производство по делу, поскольку заключением коллегии Роспатента от 19.07.2023 отказано в удовлетворении возражения АО "Профит Медика" против выдачи патента РФ N 2569732, данный патент оставлен в силе.

Тем же определением суд апелляционной инстанции предложил сторонам представить письменные пояснения по делу с учетом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности по результатам рассмотрения возражений АО "Профит Медика" против выдачи патента РФ N 2569732; представить правовую позицию относительно назначения по делу экспертизы с учетом указаний суда кассационной инстанции, изложенных в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2020 по настоящему делу.

Сторонами представлены письменные пояснения по делу, копия решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.09.2023, вынесенного по результатам повторного рассмотрения указанных возражений АО "Профит Медика", которым отказано в удовлетворении возражения АО "Профит Медика" против выдачи патента РФ N 2569732, данный патент оставлен в силе.

Истец поддержал заявленное ранее ходатайство о назначении по делу патентно-технической экспертизы.

Ответчик и третье лицо ООО "БиоИнтегратор" против назначения экспертизы по делу возражали, считая возможным правильно рассмотреть настоящее дело по имеющимся и дополнительно представленным доказательствам, ссылаясь при этом на выводы, установленные Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-649/2021 и Роспатентом при вынесении решения от 19.09.2023, с учетом которых утверждали, что патент истца охраняет способ.

При повторном рассмотрении ходатайства о назначении по делу экспертизы, суд апелляционной инстанции находит обоснованной позицию ответчика и третьего лица ООО "БиоИнтегратор" о возможности правильного рассмотрения спора по имеющимся в материалах дела доказательствам, в связи с чем в удовлетворении ходатайства следует отказать.

Рассмотрев дело в отсутствие извещенного надлежащим образом о судебном разбирательстве третьего лица Министерства здравоохранения РФ в порядке статей 123, 156, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав объяснения представителей сторон и третьего лица ООО "БиоИнтегратор", изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене или изменению решения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что истец является правообладателем патента РФ N 2569732 с датой конвенционного приоритета 27 июня 2006 на изобретение Модуляторы рецептора S1P для лечения рассеянного склероза, который содержит следующую независимую формулу изобретения: Применение модулятора рецептора S1P для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъекта, нуждающегося в таком лечении, где указанный модулятор рецептора S1P представляет собой 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол или его фармацевтически приемлемую соль и где модулятор рецептора S1P вводят указанному субъекту перорально в суточной дозе 0.5 мг.

В обоснование исковых требований истец указал, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации патент охраняет применение продукта по определенному назначению, а ответчиком вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Несклер" (МНН - Финголимод), зарегистрированный третьим лицом, ООО "БиоИнтегратор", за N ЛП-002720 от 20 ноября 2014, который содержит каждый признак независимого пункта формулы изобретения по патенту.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции установил, что патент охраняет способ лечения, а ответчик не совершает действий, направленных на использование данного способа.

Суд апелляционной инстанции признает выводы суда первой инстанции обоснованными, на основании следующего.

Согласно статье 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (часть 1). Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели (часть 2).

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (часть 1).

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа (пункты 1, 4 и 5 части 2 статьи 1358 Кодекса).

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (часть 3 статьи 1358 Кодекса).

В соответствии с законодательством, подлежащим применению при решении вопроса об объекте изобретения по патенту Истца, такой объект патентной защиты как "применение" отсутствовал в Патентном законе. С учетом даты подачи международной заявки (25.06.2007), из которой впоследствии была выделена заявка на оспариваемый патент, правовая база для оценки объема правовой охраны включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (в редакции, действующей на дату подачи заявки, далее - Патентный закон) и Приказ Роспатента от 17.04.1998 N 82 (ред. от 06.06.2003) "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших правил" (зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.1998 N1612).

В соответствии с Патентным законом существовало два вида технических решений, охраняемых патентом: продукт и способ (статья 4 Закона). В период с 23.09.1992 по 07.02.2003 в Патентном законе содержалась норма, в соответствии с которой объектом изобретения могло быть технические решение, представляющее собой "применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению" (пункт 2 статьи 4 Патентного закона). Но в 2003 году статья 4 Патентного закона была изложена в новой редакции, из которой было исключено упоминание о "применении вещества по новому назначению" в качестве объекта изобретения. До 2014 года в законе не содержалось указания на наличие такого объекта патентных прав как "применение вещества по новому/определенному назначению".

В силу абсолютного характера исключительного права, перечень результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами патентных прав, является закрытым и определяется только законом, а не волей заявителя или подзаконными нормативными актами. Поскольку в период с 2003 по 2014 год в законодательстве РФ не существовало такого объекта патентных прав как "применение продукта по новому или определенному назначению", сам по себе факт присутствия в формуле патента истца слова "применение" не создавало и не могло создать какой-либо новый объект патентной защиты, отличающийся от установленных в законе. Новартис АГ по заявке 2006 года мог получить патент либо на продукт, либо на способ. Иных объектов до 2014 года не существовало. Так как формула патента Истца содержит указание на совершение действий с материальным объектом с помощью материальных средств, патент истца охраняет исключительно способ.

Доводы Истца о том, что объект охраны в виде "применения" был установлен Приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82 (ред. от 06.06.2003) "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и отмене ранее действовавших правил" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.1998 N 1612) апелляционный суд отклоняет, так как системное толкование норм права свидетельствует о том, что указание в Приказе Роспатента от 17.04.1998 N 82 на наличие патентов с формулой применение не свидетельствует о существовании самостоятельного объекта охраны в виде "применения". Данный объект правовой охраны представляет собой подвид одного из двух установленных законом объектов: продукта или способа. Проверяя утверждения истца о том, что патент РФ N2569732 охраняет "применение продукта по определенному назначению", суд апелляционной инстанции учитывает, что не все признаки формулы патента являются признаками изобретения. Объект правовой охраны изобретения устанавливается путем исследования и толкования только тех признаков независимого пункта формулы изобретения, которые являются именно признаками изобретения.

В 2014 году в статью 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми законодатель установил, что патентоспособным результатом интеллектуальной деятельности может быть "применение продукта или способа по определенному назначению". Данный объект охраны являлся новым и нормы, регулирующие объем прав и защиты по патентам "на применение" подлежат применению только к тем изобретениям, которые были зарегистрированы в соответствии с данной нормой. С учетом нормативной базы, подлежащей применению, неправомерной является позиция истца, выражающаяся в том, что он просит суд применить к ответчику положения подпункта 4 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный пункт может быть применен только к патентам, зарегистрированным после 12.03.2014. Применение нормы права, регулирующей вопросы нарушения патентов, возникших после 2014 года, к патентам, зарегистрированным до возникновения такого объекта охраны как "применение продукта по определенному назначению", является нарушением принципа действия закона во времени, так как по общему правилу закон обратной силы не имеет.

Позиция Роспатента в отношении толкования формулы патента также свидетельствует о том, что патент истца защищает "способ".

Проводя экспертизу по существу заявок Новартис АГ, Роспатент высказывал позицию, свидетельствующую о том, что патент истца защищает "способ".

10.02.2012 Роспатент сообщил Новартис АГ, что формула изобретения, содержащая упоминание о суточной дозе вводимого лекарственного средства, является характеристикой такого объекта как "способ":

"признаки, касающиеся суточной дозы вводимого лекарственного средства, характеризует не само лекарственное средство, которое может иметь различную дозировку, а способ его введения";

"введение лекарственных средств в определенных суточных дозах характеризует процесс осуществления действия над материальным объектом с помощью материальных средств", то есть относится к объекту изобретения способ" (т.5 л.д.98).

Равным образом при оценке признаков патентоспособности изобретения истца, а также в рамках рассмотрения возражений относительно патента Истца Роспатент неоднократно высказывал позицию, исходя из которой однозначно следует, что признаками изобретения в формуле патента истца являются исключительно признаки "вводят указанному пациенту в суточной дозе 0,5 мг", тогда как признаки "применение финголимода для лечения РРРС" признаками изобретения не являются, так как известны из уровня техники:

15.06.2011 Роспатент сообщил Новартис АГ о том, что заявитель не может получить патент на "продукт", так как из уровня техники известно: финголимод или финголимод гидрохлорид в суточных дозах 0,1 - 0,5 и более используются для лечения демиелинизирующих заболеваний, в том числе рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза. Новартис АГ с данным утверждением не спорил, изменил заявленную формулу изобретения, исключив из нее упоминание о продукте (т.5 л.д.64-71).

При рассмотрении возражений АО "Профит Медика" относительно патента Истца 19.07.2023 Роспатент высказался в соответствии с ранее занятой позицией о том, что патент истца охраняет способ:

из источников информации [1] или [5] уже известно применение того же продукта или способа по такому же назначению, как это охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту (третий абзац снизу на странице 25 решения Роспатента);

отличием изобретения по оспариваемому патенту от технического решения, раскрытого в источнике информации [5], является признак "модулятор рецептора S1P вводят указанному субъекту перорально в суточной дозе 0,5 мг" (страница 27 решения Роспатента, третий абзац снизу);

раскрытый в источнике информации [1] интервал от 0,1 до 30 мг относится не к суточному режиму дозирования, а к подходящим стандартным лекарственным формам и к возможному содержанию активного ингредиента в них (предпоследний абзац на странице 28 решения Роспатента).

Так как из всех упомянутых позицией Роспатента следует, что такие признаки формулы патента Истца как "применение финголимода для лечения РРРС" были известны на дату приоритета, Истец не вправе квалифицировать данные признаки как признаки изобретения (охраняемые элементы формулы) и утверждать, что патент охраняет именно "применение продукта по определенному назначению".

Суд по интеллектуальным правам, рассматривая дело N СИП-649/2021 сделал следующие правовые выводы:

на дату приоритета "не известен признак "модулятор рецептора S1P вводят указанному субъекту перорально в суточной дозе 0,5 мг" (страница 33 решения СИП от 04.04.2022, третий абзац снизу);

применение продукта - финголимода - для лечения всех типов рассеянного склероза, в том числе РР-РС, известно из уровня техники" (страница 33 Решения СИП от 04.04.2022, последний абзац);

сущностью изобретения является не применение финголимода как такового для лечения РР-РС, а режим дозирования финголимода 0,5 в сутки перорально (страница 36 Решения СИП от 04.04.2022).

Единообразные позиции СИП и Роспатента о том, что изобретение истца относится к режиму дозирования и в нем установлена характеристика способа лечения, а не количество активного вещества и подходящая лекарственная форма, свидетельствуют о том, что патент истца охраняет способ, но не продукт.

Поведение Истца является недобросовестным и противоречивым.

Заявитель, претендующий на получение патента, не может расширительно толковать признаки формулы, которые он до этого сузил посредством внесения изменений. Внося изменения в признаки формулы, заявитель признает разницу между старым и новым элементом формулы и объявляет отказ от притязаний в отношении всего, что составляет разницу между тем, что было и стало. Объем патентных притязаний зависит не только от окончательной версии заявки, но и от дополнений, поправок, пояснений, сделанных заявителем в ходе рассмотрения заявки о выдаче патента. Следовательно, позиция, которую Истец занимал в период получения патента, имеет правовое значение для оценки как объема прав патентообладателя, так и для оценки добросовестности его действий.

В материалах настоящего дела имеется переписка Истца и Роспатента, сформированная в ходе экспертизы по существу первоначальной и выделенной заявок Истца. В ходе данной переписки Истец высказывал следующие позиции:

12.12.2011 Новартис АГ подтвердил, что в законодательстве РФ не существует патентов с объектом "применение": "независимые пункты 1 - 3 формулы, относящиеся к применению, были преобразованы в пункт с объектом "лекарственное средство" _ в связи с отсутствием правового статуса объекта изобретения применение в текущем гражданском законодательстве" (т.5 л.д.78).

25.05.2015 Новартис сообщил Роспатенту, что "заявленное изобретение касается лечения рассеянного склероза, заключающегося в пероральном введении модулятора рецептора S1P в суточной дозе 0,5 мг" (т.6 л.д.62).

Сравнивая позицию Новартис АГ, высказанную в переписке с Роспатентом в рамках экспертизы заявок по существу, с позицией Новартис АГ в настоящем деле, следует оценить недобросовестное и противоречивое поведение истца. В целях получения патентной защиты Новартис АГ утверждал, что в законодательстве отсутствует такой объект патентной защиты как "применение". А в рамках настоящего дела категорически настаивает на обратном: и на том, что объект "применение" всегда существовал в патентном законодательстве и на том, что защита данного объекта должна осуществляться на основании норм, возникших в законодательстве в 2014 году.

Произвольное изменение позиции и противоречивые суждения Истца относительно предмета спора не подлежат судебной защите, так как противоречат статьям 1, 10 ГК РФ и принципу эстоппель, запрещающим противоречивое поведение.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает выводы суда первой инстанции о том, что патент Истца защищает исключительно такой объект как "способ", соответствующими обстоятельствам дела, нормам права, подлежащим применению, так и имеющимся в материалах дела доказательствам.

Установленные судом апелляционной инстанции обстоятельства позволяют правильно рассмотреть настоящее дело без назначения по делу патентно-технической экспертизы.

Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией суда первой инстанции о том, что применение лекарственных средств представляет собой, по общему правилу, медицинскую услугу. Истцом не доказано, что ответчик когда-либо применял какой-либо способ лечения, заключал договоры об осуществлении какой-либо лечебной (медицинской) деятельности и делал предложения (оферты) об осуществлении им лечебной (медицинской) деятельности, в частности, о применении какого-либо способа лечения. Продажа лекарственного препарата не является предложением об осуществлении лечебной (медицинской) деятельности и не может быть квалифицирована судом как применение лекарственного средства. В действиях ответчика отсутствуют такие признаки независимой формулы изобретения по патенту истца как "модулятор рецептора S1P или его фармацевтически приемлемую соль вводят указанному субъекту в суточной дозе 0,5 мг".

На основании изложенного, решение суда является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального права правильно применены судом, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Правовая позиция ответчика и третьего лица ООО "БиоИнтегратор" о том, что в лекарственном препарате используется изобретение по патенту РФ N 2496486, который выдан третьему лицу ООО "БиоИнтегратор", что само по себе исключает вероятность удовлетворения требований Истца по настоящему делу, признается судом апелляционной инстанции необоснованной, на основании следующего.

По общему правилу, предусмотренному пунктом 4 статьи 1358 ГК РФ, если при использовании изобретения одновременно используется и другое изобретение, это другое изобретение также признается использованным. Другими словами, факт использования ответчиком своего изобретения в каком-либо продукте сам по себе не исключает возможности использования в данном продукте целого ряда других изобретений. Если ответчик не получил разрешения на их использование, введение в оборот соответствующего продукта будет считаться нарушением исключительного права на эти другие изобретения.

Исключение из данного общего правила предусмотрено в пункте 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" и пункте 125 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". В приведенных разъяснениях указано, что в ситуации наличия двух патентов с разными датами приоритета, выданных на идентичные изобретения, либо на изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Таким образом, для применения в настоящем деле указанных разъяснений Ответчик и третье лицо ООО "БиоИнтегратор" должны доказать два обстоятельства:

- в лекарственном препарате действительно используется патент третьего лица;

- патент третьего лица является идентичным патенту истца либо отличается от него только эквивалентными признаками.

В соответствии с правилами Роспатента (как действующими - пункт 94 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (утверждены приказом Минэкономразвития России от 21 февраля 2023 года N 107), так и существовавшими на дату приоритета изобретения по патенту третьего лица (пункт 24.10(3) Административного регламента исполнения Роспатентом функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ на изобретение (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 года N 327, в настоящее время не действует) изобретения признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы.

Ответчик и третье лицо ООО "БиоИнтегратор" не представили доказательства в подтверждение какого-либо из указанных двух обстоятельств.

Из сравнения формул изобретений по патенту истца и патенту третьего лица ООО "БиоИнтегратор" следует, что это не патенты, выданные на идентичные изобретения либо изобретения, отличающиеся только эквивалентными признаками. Данное очевидное обстоятельство следует хотя бы из того, что изобретение по патенту истца содержит один независимый пункт, а изобретение по Патенту третьего лица - три независимых пункта.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем госпошлина относится на заявителя апелляционной жалобы.

В связи с отказом в удовлетворении ходатайства Novartis AG (Новартис АГ, Швейцария) о назначении патентно-технической экспертизы, внесенные на депозитный счет суда денежные средства подлежат возврату плательщикам. Плательщику Пилюгиной В.С. для осуществления возврата 120 000 рублей, уплаченных по чек-ордеру от 07.05.2019, необходимо обратиться в суд апелляционной инстанции с соответствующим заявлением о возврате с указанием полных банковских реквизитов для возврата денежных средств.

Руководствуясь статьями 82, 110, 159, 176, 266, 267, 268, 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства Novartis AG (Новартис АГ, Швейцария) о назначении патентно-технической экспертизы.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 марта 2019 по делу N А40-166457/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить Филиал компании Хоган Лавеллз (Си-Ай-Эс (ИНН 9909015875)) с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, внесенные на депозитный счет платежным поручением от 24.01.2020 N 127.

Возвратить ООО "Медипал-Онко" (ИНН 7701213835) с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 200 000 (двести тысяч) рублей, внесенные на депозитный счет платежным поручением от 11.06.2020 N 8659.

Возвратить Карповой Ольге Валерьевне с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, внесенные на депозитный счет платежным поручением от 22.11.2023 N 57960, на реквизиты, указанные в платежном поручении от 22.11.2023 N 57960.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

В.Я. Гончаров Т.Ю. Левина