Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2014 г. N 09АП-38398/14 по делу N А40-13772/2014

г. Москва

28 ноября 2014 г.

Дело N А40-13772/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2014 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 ноября 2014 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Птанской Е.А.,

судей Валиева В.Р., Левченко Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Антоновым М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общественной организации - Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" имени Николая Петровича Старостина на решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июля 2014 года по делу N А40-13772/2014, принятое судьей Матюшенковой Ю.Л.

по иску Общественной организации - Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" имени Николая Петровича Старостина (ОГРН 1037739746681, ИНН 7705028978)

к ООО "Онлайн Трейд" (ОГРН 1137746220589, ИНН 7724868436)

третье лицо: Агзамов А.М.

о признании и взыскании 600 000 рублей

при участии в судебном заседании от истца: Захаров Н.О. по доверенности от 24.01.2014 г.; от ответчика: не явился, извещен; от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Общественная организация Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" имени Николая Петровича Старостина (далее - истец, МФСО "Спартак") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Онлайн Трейд" (далее - ответчик, ООО "Онлайн Трейд") о признании товара с размещенным на нем товарным знаком МФСО "Спартак" согласно свидетельствам N 176207 и N 103547, реализуемый ООО "Онлайн Трэйд", контрафактным; признании размещения ООО "Онлайн Трэйд" на сайте http://mnogomeb.ru слов, содержащих зарегистрированные товарные знаки МФСО "Спартак" согласно свидетельствам N 176206, незаконным; взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 600 000 рублей.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2014 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен Агзамов Артур Маратович.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 июля 2014 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Общественная организация Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" имени Николая Петровича Старостина обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить, ссылаясь на неполное исследование судом первой инстанции обстоятельств дела.

В судебном заседании представитель истца доводы жалобы поддержал.

Представитель ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителя истца, полагает решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за судебной защитой нарушенного права (статья 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела и установлено судом, Общественная организация Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" имени Николая Петровича Старостина является правообладателем товарных знаков по свидетельствам N N 176207, 176206 и N 103547.

Представителями МФСО "Спартак" было обнаружено, что на сайте http://mnogomeb.ru присутствует предложение к приобретению и осуществляется продажа диванов с наименованием "диван-кровать "Спартак" в красно-белой цветовой гамме и с размещением на обивке дивана красно-белого ромба с буквой "С" в середине и поперечной чертой, аналогичного изображению, охраняемому свидетельством на товарный знак N 176207 и являющемуся товарным знаком МФСО "Спартак".

В подтверждение данного обстоятельства истцом в материалы дела представлен Протокол осмотра в порядке обеспечения доказательств от 17.12.2013 (л.д. 8-16).

Согласно ст. 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами. При этом, в соответствии со ст. 1484 ГК РФ, в частности, использованием товарного знака признается размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, согласно ст. 1484 ГК РФ запрещено использование обозначений, сходных с товарным знаком, в отношении однородных услуг, в случае если в результате такого использования возникает вероятность смешения правообладателя товарного знака или его товаров/услуг и лица, его незаконно использующего, его товаров/услуг.

Истец, ссылаясь на то, что согласно подразделу "Контакты" сайта http://mnogomeb.ru, продавцом упомянутой продукции является ООО "Онлайн Трейд", обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено доводов и доказательств того, что ответчик и лицо, осуществляющее предложение о продаже на сайте http://mnogomeb.ru, тождественны. Наличие на сайте контактов ООО "Онлайн Трейд" не означает, что именно ответчик выступает в качестве администратора сайта или хостинга, на котором расположены произведения.

Истцом в материалы дела представлено письмо ЗАО "РСИЦ" исх. N 1122-С от 05.05.2014 (л.д. 56), в котором указано, что администратором домена mnogomeb.ru является физическое лицо Агзамов Артур Маратович (адрес: 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 25, кор. 2, кв. 9).

Исходя из содержания ст. 1253.1 ГК РФ администратор Агзамов Артур Маратович является информационным посредником, который определяется указанной статьей как лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети.

Информационный посредник несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных ГК РФ, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 указанной выше статьи.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Между тем, суд апелляционной инстанции не соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. Администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Таким образом, надлежащим ответчиком по делу является ООО "Онлайн Трэйд".

Как установлено судом апелляционной инстанции, Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" имени Николая Петровича Старостина (далее - МФСО "Спартак") является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков согласно свидетельствам о регистрации товарных знаков под номерами, в частности:

- 176206 (слово "Спартак" в красно-белым исполнении - в отношении товаров 7, 8, 12, 14,16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ);

- 176207 (ромб с буквой "С" в середине и поперечной чертой в красно-белом исполнении - в отношении товаров 7, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 классов МКТУ),

- 103547 (ромб с буквой "С" в середине и поперечной чертой - в отношении товаров 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 28, 32, 35, 36, 42 классов МКТУ);

В соответствии со ст. 1484 и 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации МФСО Спартак осуществляет использование указанных товарных знаков, в том числе и путем предоставления иным лицам и организациям права использования соответствующих товарных знаков на основании лицензионных договоров.

Представителями МФСО "Спартак" было обнаружено, что на сайте http://mnogomeb.ru присутствует предложение к приобретению и осуществляется продажа диванов с наименованием "диван-кровать "Спартак" в красно-белой цветовой гамме и с размещением на обивке дивана красно-белого ромба с буквой "С" в середине и поперечной чертой, аналогичного изображению, охраняемому свидетельством на товарный знак N 176207 и являющемуся товарным знаком МФСО "Спартак". Согласно подразделу "Контакты" указанного сайта, продавцом упомянутой продукции является ООО "Онлайн Трейд".

Данный факт подтверждается протоколом осмотра сайта и не оспорен ответчиками.

С целью правового урегулирования сложившейся ситуации и выяснения факта правомерности или неправомерности использования наименования "Спартак" как составной части названия дивана и размещения красно-белого ромба с буквой "С" и поперечной чертой на обивке дивана представителями МФСО "Спартак" 22.10.2013 по электронному адресу, указанному на сайте http://mnogomeb.ru как средство для связи с продавцом было направлено уведомление с просьбой предоставить документы, подтверждающие правомерность использования для продвижения упомянутого товара слов и изображений, являющихся товарным знаком МФСО "Спартак". Однако ответа со стороны представителей ООО "Онлайн Трэйд" не последовало.

В свидетельствах о регистрации товарных знаков МФСО "Спартак" (находятся в открытом доступе на сайте ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности ww.fips.ru/) содержатся сведения о лицах и организациях, заключивших лицензионные договоры и получивших право использования в своей предпринимательской деятельности товарных знаков МФСО "Спартак".

Согласно дефиниции статей 1489 и 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации единственными законными способами использования чужого товарного знака является осуществление данной деятельности на основании лицензионного договора с правообладателем либо оборот товаров, ранее правомерно и законно введенных в оборот.

Указание на ООО "Онлайн Трэйд" или на иных производителей мебели как на лицензиатов в указанных выше свидетельствах отсутствует, что говорит о том, что данная организация использует товарные знаки МФСО "Спартак" незаконно.

В силу ч. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно Международному классификатору товаров и услуг (далее - МКТУ) диваны относятся к 20 классу МКТУ.

Правовая охрана товарных знаков МФСО "Спартак", удостоверенных свидетельствами N 176206, 176207, 103547, также распространяется на 20 класс МКТУ, в частности - на "тарелки как настенные украшения", а также "изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, из заменителей этих материалов или из пластмасс, включенные в 20 класс". Кроме того, правовая охрана товарного знака по указанным свидетельствам также распространяется на иные предметы домашнего обихода, в т.ч. "домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов, изделия из стекла, фарфора и фаянса, включенные в 21 класс".

Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 утвержден акт "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания". Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 утвержден акт "Об утверждении Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания".

Так, согласно пункту 14.4.3 Правил "при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки".

Пункт 3.1. Рекомендаций указывает, что "при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения".

При оценке однородности указанных товаров необходимо обратиться к следующим применимым критериям:

Род (вид) товаров - продаваемые ответчиком товары и упомянутые товары 20 и 21 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарных знаков МФСО "Спартак", могут быть отнесены к единой категории "товары домашнего обихода";

Круг потребителей - специфика товаров, маркированных эмблемой популярной команды, позволяет сделать вывод о том, круг потребителей данных товаров не только схож, но и, по сути, представляет собой одних и тех же потребителей - поклонников соответствующей спортивной команды;

Функциональное назначение данных товаров, хоть и является частично схожим - товары домашнего обихода, носит второстепенный характер, поскольку интерес у потребителей в первую и во многом единственную очередь формируется не к последующему использованию товара по прямому назначению, а к возможности иметь дома предмет домашнего обихода с эмблемой любимой команды;

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость товаров - обозначенные товары можно признать взаимозаменяемыми, поскольку потребителю, желающему приобрести предмет домашнего обихода с эмблемой любимой команды, не столь важно, каким именно будет этот предмет - будет ли это диван, настенное украшение или иная домашняя утварь.

Уклад использования товаров - как и по иным признакам однородности, уклад использования данных товаров следует признать идентичным, поскольку они используются как предмет домашнего обихода и главную ценность для потребителя представляют наличием эмблемы любимой команды.

Принципиальная возможность отнесения товаров к одному производителю - в силу чрезвычайной общественной известности упомянутых в иске товарных знаков МФСО "Спартак" у рядового потребителя при ознакомлении с диваном, маркированным красно-белым ромбом с буквой "С" в середине и поперечной чертой, с высокой долей вероятности возникнет убеждение, что данный товар произведен под эгидой МФСО "Спартак" или лицензиатами МФСО "Спартак". Следовательно, имеет место очевидная и принципиальная возможность отнесения товаров к одному производителю.

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу о том, что ООО "Онлайн Трэйд" осуществляет незаконное и противоречащее ч.3 ст. 1484 ГК предложение к продаже и реализацию товара, который является однородным по отношению к тем товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака МФСО "Спартак" на основании свидетельств 176207 и 103547.

Кроме того, при реализации данных диванов ООО "Онлайн Трэйд" использует словесное наименование "Спартак" на собственном сайте. Благодаря использованию данного наименования указанный товар можно обнаружить на сайте ответчика с помощью поисковика, что с очевидностью следует из протокола осмотра сайта. Помимо этого, представители МФСО "Спартак" установили факт нарушения путем использования популярного среди потребителей интернет-сервиса Яндекс.Маркет, также введя в поисковой строке ключевое слово "Спартак".

Таким образом, ответчик не только реализовывает товар, маркированный обозначением, который является товарным знаком МФСО "Спартак" на основании свидетельств 176207 и 103547, но также использует для продвижения товара наименование и слово "Спартак", которое также является зарегистрированным товарным знаком МФСО "Спартак" на основании свидетельства 176206.

Деятельность по упоминанию слова "Спартак" по отношению к продаваемому дивану для целей обеспечения возможности его поиска в сети интернет является способом продвижения товара. В свою очередь, правовая охрана словесного обозначения "Спартак" распространяется на деятельность и услуги, обозначенные в 35 классе МКТУ, в частности -

радиореклама, телевизионная реклама". Продвигая таким образом товар, ответчик осуществляет использование словесного обозначения "Спартак" путем деятельности, однородной по отношению к той, на которую распространяется правовая охрана товарного знака МФСО "Спартак" на основании свидетельства 176206.

Таким образом, ООО "Онлайн Трэйд" осуществляет незаконную и противоречащую ч.3 ст. 1484 ГК деятельность, однородную той, на которую распространяется правовая охрана товарного знака МФСО "Спартак" на основании свидетельства 176206.

Следовательно, ответчик является нарушителем исключительных прав МФСО "Спартак", поскольку осуществляет использование товарных знаков МФСО "Спартак" без решения правообладателя.

В соответствии с ч.1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно ч. 2 и 3 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок варов, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним степени смешения обозначение. Кроме этого, лицо, нарушившее исключительное право товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

На основании ч.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за неправомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи ведением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

В обоснование размера компенсации истец указал, что МФСО "Спартак" является лицензиаром по лицензионному договору РД 0090606 с ООО "Еврофармспорт", заключенному 23.11.2011 (с учетом дополнительного соглашения от 19.09.2012). Соглашение было заключено в отношении, в том числе, товарного знака по свидетельству 103547. Согласно пункту 3.1 данного договора лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение в размере 10% себестоимости продукции, но не менее 300 000 рублей за указанный период.

Таким образом, минимальная стоимость исключительных прав товарных знаков МФСО "Спартак" составляет 300 000 рублей, в связи с чем просил взыскать с ООО "Онлайн Трэйд" 600 000 рублей, а также расходы за нотариальные услуги в размере 6 000 рублей и госпошлину.

Так, правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, в связи с чем, с учетом представленных истцом доказательств, суд считает возможным взыскать с ООО "Онлайн Трэйд" компенсацию в размере 100 000 руб., полагая установленный судом размер компенсации соразмерным допущенному нарушению и разумным.

Также апелляционная коллегия полагает возможным взыскать с ответчика ООО "Онлайн Трэйд" в пользу истца расходы, связанные с оплатой нотариальных услуг по осмотру сайта, в размере 6 600 рублей.

Расходы по государственной пошлине по иску и по апелляционной жалобе относятся на ответчика согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьями 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 июля 2014 года по делу N А40-133772/2014 отменить.

Признать товар - диван с размещенным на нем товарным знаком МФСО "Спартак" согласно свидетельствам 176207 и 103547, реализуемый ООО "Онлайн Трэйд", контрафактным.

Признать размещение ООО "Онлайн Трэйд" на сайте http://mnogomeb.ru слов, содержащих зарегистрированные товарные знаки МФСО "Спартак" согласно свидетельствам 176206 незаконным.

Взыскать с ООО "Онлайн Трэйд" в пользу Общественной организации Международное физкультурно-спортивное общество "Спартак" имени Николая Петровича Старостина компенсацию за нарушение исключительных прав МФСО "Спартак" в размере 100 000 рублей, расходы на составление протокола осмотра сайта и нотариальные услуги в размере 6 600 рублей, расходы по оплате госпошлины по иску 8 000 рублей, по апелляционной жалобе в размере 2 000 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Птанская

Судьи

В.Р. Валиев Н.И. Левченко