Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 23 июня 2008 г. N А68-1135/07-53/7 Дело о запрете истцу изготовлять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, а также хранить производимый им товар и о взыскании денежной суммы в возмещение убытков, причиненных нарушением патента на изобретение, передано на новое рассмотрение, поскольку решения судов обеих инстанций приняты на основе доказательства, признанного в установленном порядке недействительным (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа
от 23 июня 2008 г. N А68-1135/07-53/7
(извлечение)

ГАРАНТ:

См. также постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 9 апреля 2010 г. N Ф10-1943/08(2) по делу N А68-1135/07-53/07 и от 1 апреля 2011 г. по делу N А68-1135/07-53/7-199/7

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе: председательствующего, судей, при участии в заседании: от истца: Учреждение ФНП "НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге" Д.Е.А. - представитель (дов. б/н от 16.07.2007), от ответчика: ОАО "П" С.М.Н. - представитель (дов. от 12.05.2008 N ДД исх. 2008-30), С.Д.М. - представитель (дов. от 18.04.2008 N ДД исх.2008-12), от третьих лиц: 1. О.М.С. - не явились, извещены надлежаще, 2. Р.В.Е. - не явились, извещены надлежаще, 3. В.О.И. - не явились, извещены надлежаще,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ОАО "П", г. Узловая, на решение Арбитражного суда Тульской области от 24.10.2007 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2008 по делу N А68-1135/07-53/7, установил:

Учреждение Федерации Независимых профсоюзов России "Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге" обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "П", г. Узловая Тульской области, о запрете последнему изготовлять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот каски защитные "Труд-У" и "Шахтер-М", а также хранить указанные каски для этих целей, и взыскании 1615800 руб. в возмещение убытков, причиненных нарушением патента на изобретение.

В порядке ст. 49 АПК РФ истец уточнил исковые требования и просил запретить ОАО "П" изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот каски защитные "Труд-У" и "Шахтер-М", содержащие амортизирующий элемент подвески защитной каски, выполненной изгибом опорной ленты подвески, отличающейся тем, что изгиб выполнен из выгнутых по дуге полосок, образованных продольными прорезями в опорной ленте, при этом полоски, обращенные к корпусу каски, имеют большую кривизну, чем полоски, обращенные вовнутрь и (или) содержащие внутреннюю оснастку защитной каски, содержащую лучевой амортизатор, несущую ленту, разъемную затылочную ленту для подгонки каски по размеру головы, вкладыш для крепления внутренней оснастки к корпусу защитной каски и устройство для регулирования высоты ношения, отличающееся тем, что на концах несущей ленты один за другим расположены карманы с защелками, а от лучей амортизатора в затылочной части в направлении карманов выполнены полоски, снабженные косозубым рифлением, с возможностью их сцепления, а, именно, вариант исполнения касок защитных "Труд-У" и "Шахтер-М" под условным наименованием "Лето"; а также хранить каски защитные для целей применения, предложения к продаже, продажи, либо введения в гражданский оборот иным образом; а также взыскать с ответчика в его пользу в возмещение причиненных убытков 1677000 руб.

Определением Арбитражного суда Тульской области от 10.08.2007 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены О.М.С., Р.B.E. и В.О.И. - авторы изобретения.

Решением Арбитражного суда Тульской области от 24.10.2007 иск удовлетворен частично.

С ОАО "П" в пользу Учреждения ФНП "НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге" взысканы убытки в виде упущенной выгоды в сумме 182502 руб.

ОАО "П" запрещено изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот каски защитные "Труд-У" и "Шахтер-М", имеющие элементы, защищенные патентами N 2223683, N 2145786, или хранения для этих целей касок защитных.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2008 решение суда от 24.10.2007 изменено.

Исковые требования Учреждения Федерации Независимых профсоюзов России "Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге" удовлетворены в полном объеме.

ОАО "П" запрещено изготовлять, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот каски защитные "Труд-У" и "Шахтер-М", содержащие амортизирующий элемент подвески защитной каски, выполненной изгибом опорной ленты подвески, отличающейся тем, что изгиб выполнен из выгнутых по дуге полосок, образованных продольными прорезями в опорной ленте, при этом полоски, обращенные к корпусу каски, имеют большую кривизну, чем полоски, обращенные вовнутрь и (или содержащие внутреннюю оснастку защитной каски, содержащую лучевой амортизатор, несущую ленту, разъемную затылочную ленту для подгонки каски по размеру головы, вкладыш для крепления внутренней оснастки к корпусу защитной каски и устройство для регулирования высоты ношения, отличающееся тем, что на концах несущей ленты один за другим расположены карманы с защелками, а от лучей амортизатора в затылочной части в направлении карманов выполнены полоски, снабженные косозубым рифлением, с возможностью их сцепления, а, именно, вариант исполнения касок защитных "Труд-У" и "Шахтер-М" под условным наименованием "Лето"; а также хранить каски защитные для целей применения, предложения к продаже, продажи, либо введения в гражданский оборот иным образом

С ОАО "П" в пользу Учреждения ФНП "НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге" взысканы убытки в сумме 1677000 руб. и 22579 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Не соглашаясь с решением суда и постановлением апелляционной инстанции, ОАО "П" обратилось в Федеральный Арбитражный суд Центрального округа с кассационной жалобой, в которой просит судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

В суде кассационной инстанции представители ответчика поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Истец в отзыве на кассационную жалобу, поддержанном его представителем в судебном заседании, доводы жалобы не признал, просил постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения как законное и обоснованное.

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились. Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело, в порядке ст. 284 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в их отсутствие.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, суд кассационной инстанции считает необходимым решение Арбитражного суда Тульской области от 24.10.2007 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2008 отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Как установлено судом первой и апелляционной инстанций, истец совместно с О.М.С, Р.В.Е. и В.О.И. является патентообладателем изобретения по патенту N 2223683 "Внутренняя оснастка защитной каски", зарегистрированного 20.02.2004, с приоритетом изобретения с 21.03.2002, а также обладателем исключительной лицензии на изобретение по патенту N 2145786 "Амортизирующий элемент защитной каски", патентообладателями которого являются В.О.И., Р.В.Е., О.М.С. и Т.В.В., зарегистрированному 27.02.2000, с приоритетом изобретения с 10.03.1999.

Обращаясь с настоящим иском в арбитражный суд, Учреждение ФНП "НИИ охраны труда в г. Екатеринбурге" ссылается на то, что ОАО "П" без его разрешения осуществляет при производстве защитных касок "Труд-У" и "Шахтер-М" использование запатентованных изобретений, предлагает к продаже и продает произведенные каски, что является нарушением исключительного права патентообладателя, которое должно быть прекращено и влечет обязанность по возмещению патентообладателю причиненных убытков в соответствии со ст. 10, 14 Патентного закона Российской Федерации.

Судом первой инстанции требования удовлетворены частично. Суд исходил из того, что оба изобретения представляют собой внутреннюю оснастку каски, которая отделима от самой каски и может рассматриваться как элемент продажи отдельно, что дает право получать доход от доли себестоимости, приходящейся на чисто изобретения, определив при этом среднюю ставку роялти, равную 1,5 %.

При этом суд сослался на Методику расчета платежей за использование прав РФ на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, определив предмет спора как "запасные части".

Проверяя законность принятого решения, суд апелляционной инстанции признал исковые требования обоснованными и, изменив решение суда первой инстанции, удовлетворил иск в полном объеме.

При этом апелляционный суд отклонил доводы ответчика о служебном характере изобретения, не согласился с мнением суда первой инстанции о необходимости отделения изобретения (внутренней оснастки) от всего изделия, применил иную ставку роялти, приняв за основу расчет истца.

Суд кассационной инстанции не может признать судебные акты законными и обоснованными, отвечающими требованиям ст.ст. 15, 168, 170, 271 АПК РФ.

Возражая против иска, ответчик ссылался на то, что запатентованные изобретения явились результатом работ, выполненных в рамках заключенных сторонами договоров.

Однако судом указанные возражения отклонены со ссылкой на то, что ни из условий договоров N 1/98 от 05.01.1998, N 2/98 от 16.01.1998, N 3/98 от 15.01.1998, N 177/2 от 12.01.2001, N 234 от 20.05.2001, ни из актов сдачи-приемки научно-технической продукции не усматривается, что исполнение данных договоров предполагало создание технических решений "Амортизирующий элемент подвески защитной каски" и "Внутренняя оснастка защитной каски", на которые были получены патенты на изобретения N 2145786 и N 2223683.

Между тем, в ходе рассмотрения дела ответчиком было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с оспариванием законности одного из выданных патентов в Палате по Патентным спорам на том основании, что ответчик начал использовать изобретение по патенту N 2223683 до даты подачи заявки авторами, что исключает нарушение прав истца.

В удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу было отказано. Принимая решение, судебные инстанции исходили из того, что ответчиком нарушаются права института, защищенные патентом N 2223683 и N 2145786.

Вместе с тем, к кассационной жалобе приложено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.03.2008 (по возражению ОАО "П" от 05.06.2007), в соответствии с которым патент Российской Федерации на изобретение N 2223683 признан недействительным полностью.

Указанный патент на изобретение был положен истцом в подтверждение исковых требований о нарушении его права.

Таким образом, решение суда и постановление апелляционной инстанции приняты на основе доказательства, признанного в установленном порядке недействительным (п. 1 ст. 29 Патентного Закона), в связи с чем, обжалуемые судебные акты нельзя признать признаны законными и обоснованными.

При таких обстоятельствах судебные акты подлежат отмене с передачей дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

При новом рассмотрении суду надлежит установить обстоятельства, существенные для рассмотрения спора, обсудить вопрос о возможности рассмотрения дела до окончания разрешения спора по патенту N 2223483; дать оценку доводам сторон о применении ставок роялти, обосновав применение соответствующего расчета нормами действующего законодательства и принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 1, 3 ст. 288, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Решение Арбитражного суда Тульской области от 24.10..2007 и постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2008 по делу N А68-1135/07-53/7 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.