Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2013 г. N С01-36/2013 по делу N А56-5835/2012 Суд постановил запретить ответчику использовать спорный товарный знак, а в части заявленных требований о компенсации за нарушение исключительных прав направил дело на новое рассмотрение, поскольку для принятия обоснованного и законного решения в этой части требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, возможные только при рассмотрении дела в суде первой инстанции

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2013 г. N С01-36/2013 по делу N А56-5835/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 3 сентября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 5 сентября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Рогожин С.П.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Снегур А.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" (115432, Россия, Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 27 А, стр. 1, ОГРН 1027739241309) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Филиппов А.Е.) от 20.03.2013 по делу N А56-5835/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Тойвонен И.Ю., Глазков Е.Г., Копылова Л.С.) от 19.06.2013 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" к обществу с ограниченной ответственность "Пронто-Петербург" (199178, Россия, Санкт-Петербург,18-я линия В.О., д. 31, лит. З, ОГРН 1027809238962)

о защите исключительных прав и взыскании денежной компенсации в размере 5 000 000 рублей. 

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Егязарян К.А., по доверенности от 24.10.2011, Хоркин А.В., по доверенности от 21.01.2013,

от ответчика: Горчинский Д.Ю., по доверенности от 23.08.2013, Евсеев А.И., по доверенности от 23.08.2013, Локтионов Д.О., по доверенности от 23.08.2013.

Установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" (далее - ООО "Пронто-Москва") обратилось в арбитражный суд с иском (с учетом уточнения исковых требований) к обществу с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" (далее - ООО "Пронто-Петербург") о взыскании 5 000 000 руб. денежной компенсации за незаконное использование ответчиком товарного знака истца "Из рук в руки" по свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 13.09.2000 N 215097, а также о запрете использовать товарный знак любым способом в отношении любых товаров по 16 классу Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ). 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2012, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2012, ООО "Пронто-Петербург" запрещено использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельство Роспатента от 13.09.2000 N 215097) любым способом в отношении любых товаров по 16 классу МКТУ, с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" взыскано 300 000 руб. денежной компенсации и 6 880 руб. судебных расходов, в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.12.2012 решение от 25.05.2012 и постановление апелляционного суда от 28.08.2012 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

При новом рассмотрении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования и просил запретить ответчику использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельство Роспатента от 13.09.2000 N 215097, от 09.02.1994 N 118747) любым способом в отношении любых товаров по классам МКТУ 16, 35, 38, 41 и 42, а также взыскать с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака. 

Решением от 20.03.2013 в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2013 решение суда оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе ООО "Пронто-Москва" просит решение и постановление отменить, принять новый судебный акт и удовлетворить заявленные требования в полном объеме. 

Податель жалобы ссылается на то, что судами не правильно применены нормы материального права, в частности пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), пункты 2, 3 статьи 1248 ГК РФ, статья 1484 ГК РФ, статья 1514 ГК РФ; не выполнены указания суда кассационной инстанции, выраженные в постановлении; не применены положения пункта 62 Постановления Пленумом Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 и пункта 7 Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19. 

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Пронто-Петербург" просит оставить решение и постановление без изменения, а кассационную жалобу -без удовлетворения, ссылаясь на то, что доводы ООО "Пронто-Москва", изложенные в кассационной жалобе, не соответствуют законодательству и не относятся к предмету настоящего иска.

Законность решения и постановления проверена в кассационном порядке. 

В судебном заседании кассационной инстанции представители ООО "Пронто-Москва" подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе. Представители ООО "Пронто-Петербург" обратились с просьбой отказать в удовлетворении жалобы. 

Суд кассационной инстанции полагает, что жалоба подлежит удовлетворению. Обжалуемые акты подлежат отмене с принятием в части нового решение, а в части заявленных требований дело следует направить на новое рассмотрение. 

При рассмотрении спора судами установлено, что на основании договора от 25.04.1992 совместное советско-итальянское предприятие "Пронто-Москва" (правопредшественник ООО "Пронто-Москва") и рекламно-информационное агентство "Ленинград" договорились учредить товарищество с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" (далее - ТОО "Пронто-Петербург", правопредшественник ООО "Пронто-Петербург"), предметом и характером деятельности которого является издание газет бесплатных частных объявлений. 

Распоряжением Мэрии Санкт-Петербурга от 11.06.1992 N 1666-р зарегистрировано ТОО "Пронто-Петербург". 

Из представленного в материалы дела свидетельства о регистрации средства массовой информации от 08.07.1997 номер II 0980 следует, что газета "Из рук в руки. Санкт-Петербург", издателем которой является ответчик, зарегистрирована 30.05.1994. 

ООО "Пронто-Москва" зарегистрировало право на товарный знак "Из рук в руки", о чем выдано свидетельство Роспатента от 15.07.1994 N 118747 с датой приоритета 09.02.1994. Впоследствии ООО "Пронто-Москва" выданы свидетельства Роспатента от 19.06.2002 N 215097 и от 20.01.2005 N 33.

ООО "Пронто-Москва" (лицензиар) и ООО "Пронто-Петербург" (лицензиат) заключили лицензионный договор от 05.07.2005 N 1281 на использование в пределах территории города федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградской области, Вологодской области, Новгородской области, Республики Карелия и Псковской области товарного знака "Из рук в руки" (свидетельство Российской Федерации на товарный знак N 118747; дата приоритета - 09.02.1994). 

В пункте 2.2.1 данного договора перечислены средства массовой информации, в которых ООО "Пронто-Петербург" вправе использовать товарный знак, в том числе газета "Из рук в руки. Санкт-Петербург". В то же время в пункте 2.2.9 это же договора определено, что после прекращения срока действия договора лицензиат сохраняет право на издание средств массовой информации, содержащих в названии словосочетание "Из рук в руки", в отношении которых лицензиат имеет права учредителя на основании свидетельства о регистрации средства массовой информации или издателя на основании действующего издательского договора с учредителем средства массовой информации. 

Согласно пункту 6.1 указанного договора он вступает в силу со дня его регистрации в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует в течение пяти лет. 

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций, анализируя данный договор, указали, что предметом договора является средство индивидуализации, право использования которого предоставляется истцом, как правообладателем товарного знака, в том числе и после прекращения указанного договора, в связи с чем, отсутствуют основания полагать, что в пункте 2.2.9 лицензионного договора от 05.07.2005 N 1281 идет речь лишь о словосочетании "Из рук в руки", а не о товарном знаке в целом, с учетом его графического изображения. 

Таким образом, судами нижестоящих инстанций отклонен довод истца о том, что из п. 2.2.9 вышеназванного договора следует, что истец разрешил ООО "Пронто-Петербург" использовать в названии средств массовой информации лишь словосочетание "Из рук в руки", но не графический образ данного словосочетания. Также судами сделан вывод о том, что основная функция наименования (названия) средства массовой информации заключается в идентификации средства массовой информации для всей аудитории и потенциальных потребителей на соответствующем рынке, а не обозначение принадлежности издания конкретному юридическому лицу, являющемуся учредителем либо издателем СМИ, что предопределяет восприятие в целом образа наименования, включая его графическое изображение. 

Данный вывод судов суд кассационной инстанции считает неверным. 

Согласно части 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). Под периодическим печатным изданием в соответствии с ч. 4 ст. 2 названного Закона понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. Таким образом, истец согласно договору от 05.07.2005 разрешал ООО "Пронто-Петербург" использовать в названии средств массовой информации именно товарный знак "Из рук в руки" в графическом образе, указанном в свидетельстве на товарный знак, а пунктом 2.2.9 договора разрешил после прекращения действия договора использовать словосочетание "Из рук в руки" для наименования (названия) средства массовой информации ответчика. 

Как указывает истец, несмотря на прекращение лицензионного договора от 05.07.2005 N 1281, ООО "Пронто-Петербург" незаконно использует зарегистрированный истцом товарный знак при издании газеты "Из рук в руки. Санкт-Петербург". Истец не возражает против использования ответчиком словосочетания "Из рук в руки" в названии газеты "Из рук в руки. Санкт-Петербург", однако, считает, что графическое изображение данного словосочетания ответчик должен изменить таким образом, чтобы отсутствовало тождество или сходство с зарегистрированным товарным знаком (использовать иной шрифт, цвет, размер букв и т.д.). 

Также судами первой и апелляционной инстанции неправильно истолкованы положения статьи 1229 ГК РФ, пункта 62 совместного Постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума N 5/29), пункта 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак". 

Делая вывод о том, что использование ответчиком обозначения "Из рук в руки" при издании газеты бесплатных объявлений с согласия истца до даты приоритета товарного знака не может быть признано в качестве нарушения исключительных прав истца, суд апелляционной инстанции неправильно сослался на пункт 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак", в силу того, что истцом настоящий иск заявлен после прекращения действия лицензионного договора, в срок, когда отсутствовало согласие истца ответчику на использование товарного знака "Из рук в руки", что следует из письма ООО "Пронто-Москва" от 29.06.2011 N 11/1550. 

В пункте 62 Постановления Пленума N 5/29 разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. Однако, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. Исходя из материалов дела судами не установлен факт злоупотреблением правом ООО "Пронто-Москва" в отношении ООО "Пронто-Петербург". Сам по себе факт издания истцом СМИ с использованием товарного знака "Из рук в руки" на территории Псковской области не является злоупотреблением правом, поскольку является правом истца использовать товарный знак согласно пункта 1 статьи 1229 ГК РФ. В соответствии с разъяснением, содержащимся в пункте 11 Постановления Пленума N 5/29, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом. 

Таким образом, выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что согласие от истца ответчику было получено до установления соответствующего приоритета истца на товарный знак, а также использование истцом своих правомочий, как обладателя прав на товарный знак, свидетельствуют о признаках недобросовестной конкуренции истца при использовании своих исключительных прав, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам. 

На основании статьи 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

Так, приоритет товарному знаку "Из рук в руки" истца был предоставлен 09.02.1994, что ранее даты регистрации средства массовой информации ответчика и издания им соответствующей газеты, содержащей такое же наименование, что и товарные знаки истца. Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что в средстве массовой информации "Сорока", издаваемом ТОО "Пронто-Петербург", имелось указание на то, что данная газета от 07.06.1993 ("Сорока") входит в группу газет "Из рук в руки", выполненное в оригинальной графической манере и тождественное, зарегистрированному впоследствии товарному знаку ООО "Пронто-Москва", не означает, что ответчик выпускал СМИ под названием "Из рук в руки". Из материалов дела следует, что до 30.05.1994 (даты регистрации СМИ "Из рук в руки. Санкт-Петербург") ответчик издавал газету "Сорока". 

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. 

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Таким образом, незаконным использованием товарного знака следует считать любое из указанных действий, совершенное без согласия владельца товарного знака. 

Сам по себе запрет ООО "Пронто-Петербург" использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельства Роспатента N 215097 от 13.09.200 и N 118747 от 09.02.1994) любым способом в отношении товаров и услуг по классам МКТУ 16, 35, 38, 41 и 42 не означает невозможность издания газеты "Из рук в руки. Санкт-Петербург" с использование словосочетания "Из руки в руки" в её названии в силу статей 8, 18, 19 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883). Данный вывод подтверждается сложившейся судебной практикой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по данной категории споров (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.01.2012 N 5282/11, от 30.09.2008 N 7288/08, от 05.03.2002 N 4193/01, от 05.03.2002 N 4194/01, от 05.03.2002 N 4197/01).

В силу вышеизложенного кассационная инстанция полагает, что как решение суда первой инстанции, так и постановление апелляционного суда в части отказа в запрете обществу с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельства Роспатента N 215097 от 13.09.2000 и N 118747 от 09.02.1994) любым способом в отношении товаров и услуг по классам МКТУ 16, 35, 38, 41 и 42 приняты с нарушением норм права, в связи с чем, в соответствии с частями 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные судебные акты в названной части подлежат отмене, с принятием нового решения об удовлетворении заявленного требования. 

Так как для принятия обоснованного и законного решения в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" компенсации за нарушение исключительных прав требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, возможные только при рассмотрении дела в суде первой инстанции, судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в этой части, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, также подлежат отмене с передачей дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

При новом рассмотрении дела арбитражному суду первой инстанции следует учесть изложенное, при правильном применении статей 1252 и 1515 ГК РФ, определить размер компенсации, подлежащих взысканию с ответчика и на основе установленного принять законное и обоснованное решение. 

Судебные расходы понесенные, сторонами при рассмотрении настоящей кассационной жалобы, распределить суду первой инстанции при рассмотрении дела. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2013 по делу N А56-5835/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2013 по тому же делу отменить. 

ГАРАНТ:

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 5 сентября 2013 г. N С01-36/2013 по делу N А56-5835/2012 "Об исправлении опечатки"

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" использовать товарный знак "Из рук в руки" (свидетельства Роспатента N 215097 от 13.09.2000 и N 118747 от 09.02.1994) любым способом в отношении товаров и услуг по классам Международной классификации товаров и услуг 16, 35, 38, 41 и 42. 

В части заявленных требований о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" компенсации за нарушение исключительных прав дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербург и Ленинградской области. 

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

А.А. Снегур