Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2013 г. N С01-50/2013 по делу N А59-3367/2012 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решения в части признания незаконным использования ответчиком изобретения и передал дело на новое рассмотрение, поскольку бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для удовлетворения иска о пресечении нарушения прав на изобретение, не может быть возложено исключительно на ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2013 г. N С01-50/2013 по делу N А59-3367/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 3 октября 2013 г.

ГАРАНТ:

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 3 октября 2013 г. N С01-50/2013 по делу N А59-3367/2012 об исправлении описки

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - Мындря Д.И., судей - Рогожина С.П., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Сахалинской области, при ведении протокола секретарем судебного заседания Тертычной Е.В., кассационную жалобу совместного предприятия общества с ограниченной ответственностью "Сахалин-Шельф-Сервис"

на решение Арбитражного суда Сахалинской области от 07.03.2013 (судья Боярская О.Н.) по делу N А59-3367/2012 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 (судьи Засорин К.П., Чижиков И.С., Шевченко С.В.) по тому же делу

по иску индивидуального предпринимателя Нейенбурга Евгения Вадимовича (г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 13-Б)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЮРЭ'К Транспорт" (693004, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Мира проспект, 420, оф. 200; ОГРН 1026500540164; далее - общество "ЮРЭ'К Транспорт"),

совместному предприятию обществу с ограниченной ответственностью "Сахалин-Шельф-Сервис" (693004, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159; ОГРН 1026500530430; далее - совместное предприятие "Сахалин-Шельф-Сервис"),

закрытому акционерному обществу "РН-Шельф-Дальний Восток" (693010, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 4; ОГРН 1026500520441; далее - общество "РН-Шельф-Дальний Восток"),

обществу с ограниченной ответственностью "Газфлот" (117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12-А; ОГРН 1027700198635; далее - общество "Газфлот"),

обществу с ограниченной ответственностью "Альтаир" (694490 Сахалинская обл., г. Оха, ул. Дзержинского, 11, 3; ОГРН 1066506004058; далее - общество "Альтаир")

о признании незаконным использования изобретения, охраняемого евразийским патентом N 015746, и запрете без согласия патентообладателя любым способом использовать изобретение;

при участии в судебном заседании представителей:

истца - Кудакова А.Д. по доверенности от 24.09.2013, Ефременко В.Е. по доверенности от 12.09.2013,

ответчика - Мелиховой О.Ю. по доверенности от 01.01.2013 N 05/13, установил:

индивидуальный предприниматель Нейенбург Е.В. обратился в Арбитражный суд Сахалинской области с иском к обществу "ЮРЭ'К Транспорт", совместному предприятию "Сахалин-Шельф-Сервис", обществу "РН-Шельф-Дальний Восток", обществу "Газфлот", обществу "Альтаир" о признании незаконным использования изобретения, охраняемого евразийским патентом N 015746; запрете без согласия патентообладателя любым способом использовать изобретение.

Истец 12.03.2013 дополнил исковые требования, просил суд признать незаконным использование каждым из пяти ответчиков изобретения "Способ переработки бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама", охраняемого в соответствии с евразийским патентом N 015746 и запретить совместному предприятию "Сахалин-Шельф-Сервис" без согласия индивидуального предпринимателя Нейенбурга Е.В. использовать данное изобретение.

Решением суда от 07.03.2013 исковые требования удовлетворены в части признания незаконным использования совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис" изобретения "Способ переработки бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама", охраняемого в соответствии с евразийским патентом N 015746, и запрещено совместному предприятию "Сахалин-Шельф-Сервис" без согласия индивидуального предпринимателя Нейенбурга Е.В. использовать данное изобретение. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе совместное предприятие "Сахалин-Шельф-Сервис" просит решение суда и постановление арбитражного апелляционного суда отменить в части признания незаконным использования изобретения "Способ переработки бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама", охраняемого в соответствии с евразийским патентом N 015746, и запрета совместному предприятию "Сахалин-Шельф-Сервис" без согласия индивидуального предпринимателя Нейенбурга Е.В. использовать данное изобретение, дело в указанной части передать на новое рассмотрение. Заявитель считает, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно применены нормы материального права, содержащиеся в Правилах 12 и 17 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, статья 71, пункт 2 части 4 статьи 170, пункт 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, суды пришли к неправильному выводу о том, что совместное предприятие "Сахалин-Шельф-Сервис" использовало изобретение истца. Данный вывод основан на сравнительном анализе описания двух способов: способа, указанного в патенте, и способа, описанного в письме ответчика от 03.04.2012 N 1591-V/12. По мнению заявителя, в противоречие с содержанием указанного письма, согласно которому ответчик не использует каждый признак изобретения, содержащийся в патенте истца, в сравнительном анализе сделан вывод о том, что в способе, описанном в письме, используется каждый признак, включенный в независимый пункт формулы изобретения истца, или эквивалентные им признаки. Применение способа представляет собой совершение фактических действий, составляющих способ; однако, как полагает заявитель, в сравнительном анализе отсутствуют какие-либо фактические данные, позволяющие установить, где и когда ответчик применил способ, указанный в патенте.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адреса копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Представитель совместного предприятия "Сахалин-Шельф-Сервис" в судебном заседании доводы кассационной жалобы поддержал, просил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в обжалуемой части отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Представители индивидуального предпринимателя Нейенбурга Е.В. в судебном заседании доводы, изложенные в отзыве, поддержали в полном объеме, возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Суд кассационной инстанции, проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), считает решение суда и постановление арбитражного апелляционного суда подлежащими отмене в обжалуемой части, дело - направлению на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 31.10.2011 Евразийской патентной организацией (Евразийским патентным ведомством) индивидуальному предпринимателю Нейенбургу Е.В. выдан Евразийский патент N 015746 на изобретение "Способ переработки бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама".

Евразийский патент N 015746 выдан со следующей формулой: "Способ переработки отработанного бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама, включающий введение в буровой раствор и/или шлам модифицированного торфа и/или пользование известковых материалов и комплексных удобрений, содержащих азот, фосфор, калий, отличающийся тем, что в емкости прямоугольного типа, при необходимости имеющей подогрев, получают смесь бурового раствора на водной основе и/или шлама с модифицированным торфом консистенции сыпучей массы, которую складывают в бурты, укрытые полимерным материалом, и хранят до момента ее использования, при котором сыпучую массу из буртов равномерно распределяют на участок, предназначенный для рекультивации, и перепахивают с природным грунтом, после чего на поверхность участка вносят известковые материалы и комплексные минеральные удобрения, в количествах, определяемых в результате проведения химического анализа почвы, и проводят повторную вспашку".

Судами на основании пояснений сторон, данных в судебных заседаниях, было установлено, что общество "РН-Шельф-Дальний Восток" было намерено заключить с совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис" договор на обращение с отходами бурения. В этой связи индивидуальный предприниматель Нейенбург Е.В. проинформировал общество "РН-Шельф-Дальний Восток" о том, что совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис" и обществом "ЮРЭ'К Транспорт" при переработке бурового раствора на водной основе и шлама в почвогрунт используется способ, охраняемый евразийским патентом, и предупредил о возможных мерах, направленных на защиту его прав.

Совместное предприятие "Сахалин-Шельф-Сервис" по запросу общества "РН-Шельф-Дальний Восток" направило последнему письмо от 03.04.2012 N 1591/12, в котором описало способ, используемый совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис", сравнило его с содержанием формулы патента N 015746 и указало, что в применяемом им способе не содержатся признаки изобретения, указанные в независимых пунктах формулы изобретения по патенту N 015746, нарушение патентных прав отсутствует (том 1, л.д. 25-26).

Патентным поверенным Российской Федерации N 709 и Евразийским патентным поверенным N 250 Кудаковым А.Д. на основании вышеуказанного письма проведен сравнительный анализ способов, указанного в патенте и применяемого совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис", в результате которого сделан вывод о том, что в способе, применяемом совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис", используется каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения по патенту N 015746, или эквивалентные им признаки, что в соответствии с правилом 12 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции и статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации является условием признания изобретения использованным.

На основании указанных документов суды пришли к выводу о том, что нарушение патентных прав истца подтверждается материалами дела.

Суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Федеральным законом N 85-ФЗ от 01.06.1995 ратифицирована Евразийская патентная конвенция, подписанная 09.09.1994.

В силу статьи 9 Евразийской патентной конвенции владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения.

Согласно пункту 16 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции исключительное право на изобретение, предоставляемое евразийским патентом согласно статье 9 Конвенции, принадлежит его владельцу и действует на территории Договаривающихся государств в соответствии с их национальными законодательствами с учетом статей 13 и 14 Конвенции с даты, указанной в статье 15 (11) Конвенции.

Никто не может использовать изобретение, на которое выдан евразийский патент, без согласия его владельца, кроме случаев, установленных Конвенцией и Инструкцией.

В соответствии со статьей 1346 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности, путем применения этого способа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, патентообладатель, чье исключительное право на изобретение нарушено или оспаривается, вправе обратиться за судебной защитой этого права, в том числе с требованием о пресечении действий, нарушающих его право.

Согласно части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей правило о допустимости доказательств, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Исходя из положений частей 1, 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении суда должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела, и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

В соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о доказанности нарушения совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис" прав истца, основываясь на имеющемся в материалах дела письме указанного лица от 03.04.2012 N 1591-к/12 (том 1, л.д. 25-26) и сравнительном анализе изобретения по евразийскому патенту N 015746 и способа переработки буровых отходов, применяемого совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис" (том 4, л.д. 37-41). Суды указали также, что ответчиком не доказано различие в способах, охраняемом патентом и применяемом совместным предприятием "Сахали-Шельф-Сервис", не заявлено ходатайство о назначении экспертизы, а также не оспаривается наличие предложения о продаже способа, принадлежащего истцу.

Между тем, вывод суда апелляционной инстанции о том, что ответчиком не оспаривается предложение о продаже способа, принадлежащего истцу, не соответствует материалам дела, поскольку в отзывах на исковое заявление, пояснениях по делу, а также в апелляционной жалобе ответчик оспаривал указанное обстоятельство. Этот вывод не соответствует также части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей правила оформления признания обстоятельства, соблюдение которых освобождает другую сторону от обязанности его доказывания.

Учитывая изложенное, обстоятельство нарушения прав истца ответчиком подлежало установлению судом на основе непосредственного и полного исследования и оценки доказательств.

Между тем, выводы судов о том, что обстоятельство использования изобретения истца подтверждено сравнительным анализом изобретения по евразийскому патенту N 015746 и способа переработки буровых отходов, применяемого совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис", выполненным патентным поверенным Кудаковым А.Д., сделаны без оценки доводов ответчика, представившего собственное сравнение указанных способов.

Кроме того, судами не дана оценка вышеназванному доказательству с учетом положений части 2 статьи 71, статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так, в материалах дела имеется претензионное письмо, подписанное патентным поверенным Кудаковым А.Д., действующим в интересах индивидуального предпринимателя Нейенбурга Е.В. по доверенности (том 1, л.д. 91-95); выполненный патентным поверенным Кудаковым А.Д. сравнительный анализ представлен в качестве доказательства по делу истцом; сведений о привлечении судом патентного поверенного Кудакова А.Д. в качестве специалиста (статьи 55.1, 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), о наличии у него специальных познаний, необходимых для анализа способов переработки буровых отходов, в материалах дела не имеется.

Суд кассационной инстанции также принимает во внимание, что патентный поверенный Кудаков А.Д. в заседании суда кассационной инстанции представлял интересы истца.

Таким образом, выводы судов, основанные на заключении указанного лица, не могут быть признаны соответствующими требованиям о полном и всестороннем исследовании доказательств по делу, доводов и возражений сторон спора.

Правовая оценка письма от 03.04.2012 N 1591-к/12, которое указано судом апелляционной инстанции в качестве подтверждения вывода о нарушении патентных прав истца, в судебном акте не приведена; сравнительная оценка изложенных в нем способов, а также мотивы, по которым указанное письмо принято судом апелляционной инстанции в качестве доказательства нарушения прав патентообладателя, в судебном акте не изложены.

Ссылки на иные доказательства нарушения прав истца, а также мотивы, по которым суды отклонили соответствующие возражения и доводы ответчика, в судебных актах не приведены.

Выводы судов о том, что ответчик не доказал различие в способах, охраняемом патентом и используемом совместным предприятием "Сахалин-Шельф-Сервис", об отсутствии ходатайства ответчика о назначении экспертизы также не могут быть признаны соответствующими нормам пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 65, части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из которых бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для удовлетворения иска о пресечении нарушения прав на изобретение, не может быть возложено исключительно на ответчика.

Учитывая изложенное, выводы судов не могут быть признаны соответствующими нормам процессуального права, предусматривающим правила оценки доказательств, что привело или могло привести к принятию неправильного решения и постановления, а обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, не могут быть признаны установленными в полном объеме, на основе правильного применения норм материального и процессуального права (пункт 3 части 1 статьи 287, часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражными судами первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся доказательств.

На основании изложенного решение суда первой инстанции, постановление суда апелляционной инстанции в обжалуемой части нельзя признать законными и обоснованными; судебные акты в указанной части подлежат отмене. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, поскольку влекут необходимость установления обстоятельств и оценки доказательств, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело в соответствующей части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки, определить круг обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора и подлежащих установлению, дать оценку всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства, рассмотреть вопрос об участии в деле лица, обладающего специальными познаниями, и принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Сахалинской области от 07.03.2013 по делу N А59-3367/2012 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 по тому же делу в части удовлетворения исковых требований отменить.

Дело в этой части передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области

Председательствующий

Д.И. Мындря

Судьи

С.П. Рогожин

Н.Н. Тарасов