Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2013 г. N С01-79/2013 по делу N А27-20677/2012 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решения и направил дело о признании незаконным использования фирменного наименования и товарного знака и взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака на новое рассмотрение, поскольку суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2013 г. N С01-79/2013 по делу N А27-20677/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 октября 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

Председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей - Химичева В.А., Рогожина С.П.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Военно-мемориальная компания (ул. Б. Лубянка, д. 11А, стр. 1, г. Москва, 107031, ОГРН 1027700186150)

на решение Арбитражного суда Кемеровской области (судья Конева О.П.) от 23.04.2013 по делу N А27-20677/2012 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Нагишева О.Б., Лобанова Л.Е., Терехина И.И.) от 10.07.2013 по тому же делу

по иску закрытого акционерного общества "Военно-мемориальная компания" (ул. Б. Лубянка, д. 11А, стр. 1, г. Москва, 107031, ОГРН 1027700186150)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ветеранская ритуальная компания Кузбасса" (пр. Кузнецкий, д. 83, корпус А, г. Кемерово, Кемеровская обл., 650000, ОГРН 1094205023417)

о признании незаконным использования фирменного наименования и товарного знака, прекращении использования фирменного наименования и товарного знака, взыскании 500 000 рублей компенсации за неправомерное использование товарного знака,

при отсутствии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru., установил:

Закрытое акционерное общество "Военно-мемориальная компания" (далее - ЗАО "ВМК, истец) обратилось в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Ветеранская мемориальная компания Кузбасса" (в настоящее время - ООО "Ветеранская ритуальная компания Кузбасса", далее - ООО "ВРКК", ответчик) о признании незаконным использования фирменного наименования ЗАО "ВМК" и товарного знака ЗАО "ВМК", прекращении использования фирменного наименования ЗАО "ВМК" и товарного знака ЗАО "ВМК" в отношении следующих видов деятельности: организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (ОКВЭД 93.03.), резка, обработка и отделка камня (ОКВЭД 26.70.2.), розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями (ОКВЭД 52.48.34.), взыскании компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.04.2013 в удовлетворении иска было отказано.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2013 решение суда было оставлено без изменения, апелляционная жалоба ЗАО "ВМК" - без удовлетворения.

Не согласившись с указанными судебными актами, ЗАО "ВМК" обратилось в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационной жалобой.

Определением Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.08.2013 дело было передано в порядке, предусмотренном статьей 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе ЗАО "ВМК" просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в ином составе суда, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права.

По мнению заявителя кассационной жалобы, ответчик незаконно использовал обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками "ВМК", "военно-мемориальная компания" в отношении предоставляемых им услуг и реализуемых товаров, на наружных и информационных вывесках, визитках, ценниках, товарных чеках, в связи с чем у потребителя отсутствовала возможность отличить товары и услуги ЗАО "ВМК" от товаров и услуг ответчика, что является нарушением исключительного права истца на товарные знаки.

Обращает внимание, что суд первой инстанции, признав незаконным использование ответчиком фирменного наименования истца, вместе с тем не исследовал представленные доказательства и не учел, что заглавные буквы ВМК также входят в состав товарного знака истца.

Считает, что суд сделал неправильный вывод об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и обозначениями, использованными ответчиком, не признал права правообладателя нарушенными, а использование товарных знаков незаконным и не присудил компенсацию за незаконное использование товарных знаков.

Ответчиком представлен письменный отзыв на кассационную жалобу, в котором он возражает против удовлетворения кассационной жалобы, считает обжалуемые судебные акты законными и не подлежащими отмене.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

27.09.2013 в Суд по интеллектуальным правам в электронном виде поступило ходатайство ЗАО "ВМК" об отложении рассмотрения кассационной жалобы по причине необходимости представления в суд дополнительных доказательств.

В удовлетворении данного ходатайства судом было отказано, поскольку возможность представления лицами, участвующими в деле, в суд кассационной инстанции дополнительных доказательств Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не установлена.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, ЗАО "Военно-мемориальная компания" (сокращенное наименование - ЗАО "ВМК") было зарегистрировано в качестве юридического лица 14.04.1997. ООО "Ветеранская мемориальная компания Кузбасса" (сокращенное наименование - "ВМК Кузбасса") было зарегистрировано в качестве юридического лица 23.12.2009.

Согласно уставу ЗАО "ВМК", видами деятельности данной организации являются, в том числе, оказание всего комплекса ритуальных услуг при осуществлении погребения погибших (умерших) военнослужащих, участников войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов военной службы, граждан, уволенных с военной службы, сотрудников и ветеранов других силовых структур и ведомств, других граждан; обработка камня для строительства и памятников и производство изделий из него; оказание услуг по оптовой и розничной торговле обработанным камнем для строительства, памятниками и изделиями из камня.

К видам деятельности, осуществляемым ООО "ВМК Кузбасса, в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.11.2012 отнесены, в том числе, организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; резка, обработка, отделка камня для памятников; розничная торговля похоронными принадлежностями.

ЗАО "ВМК" является правообладателем товарного знака по свидетельству N 327451 - комбинированного словесно-изобразительного обозначения в виде вечного огня со связкой дубовых листьев справа и буквами ВМК черного цвета (приоритет товарного знака 19.07.2005, дата регистрации 01.06.2007, истечение срока действия регистрации 19.07.2015), а также товарного знака по свидетельству N 321541 - словесного обозначения "военно-мемориальная компания" (приоритет товарного знака 19.07.2005, дата регистрации 22.02.2007, истечение срока действия регистрации 19.07.2015).

ЗАО "ВМК", ссылаясь на незаконное использование ответчиком в хозяйственной деятельности обозначений, сходных до степени смешения с принадлежащими истцу фирменным наименованием, товарными знаками "ВМК", "военно-мемориальная компания" в отношении однородных услуг и товаров, на наружных и информационных вывесках, визитках, ценниках, товарных чеках, обратилось к ООО "Ветеранская мемориальная компания Кузбасса" с претензией (уведомлением) N 675 от 12.10.2012.

Решением единственного участника ООО "Ветеранская мемориальная компания Кузбасса" N 4 от 02.11.2012 данное юридическое лицо было переименовано в ООО "Ветеранская ритуальная компания Кузбасса" (сокращенное наименование - ООО "ВРК Кузбасса"), утверждена новая редакция устава общества. 21.11.2012 проведена государственная регистрация указанных изменений (свидетельство серии 22 N 003694721).

Учитывая вышеназванные обстоятельств и полагая свои исключительные права на использование фирменного наименования и товарных знаков нарушенными, ЗАО "ВМК" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Арбитражный суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что использование ответчиком сочетания букв ВМК в сокращенном наименовании общества, на вывесках, товарных чеках сходно до степени смешения с фирменным наименованием истца, что является нарушением закона; требование истца о прекращении использования фирменного наименования ответчиком удовлетворено, требование о взыскании убытков не заявлено; использование ответчиком комбинированного словесно-изобразительного обозначения в виде вечного огня со связкой дубовых листьев справа и буквами ВМК черного цвета не подтверждены доказательствами.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда в обжалуемой части, согласился с выводами, сделанными судом первой инстанции.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно части 3 данной статьи, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу части 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Частью 4 той же статьи предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 2) в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Для применения вышеназванных правовых последствий суд должен установить факт использования ответчиком без разрешения правообладателя тождественного либо сходного до степени смешения с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Как следует из пункта 6.3.1. указанных Методических рекомендаций, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения (пункт 6.3.2. Методических рекомендаций).

Вместе с тем из содержания обжалуемых судебных актов усматривается, что вывод об отсутствии тождества и сходства до степени смешения между используемыми ответчиком обозначениями и принадлежащими истцу товарными знаками обоснован тем, что доказательств использование ответчиком комбинированного словесно-изобразительного изображения в виде вечного огня со связкой дубовых листьев справа и буквами ВМК черного цвета истцом в материалы дела не представлено.

Следовательно, судами устанавливался лишь факт отсутствия тождества между противопоставляемыми обозначениями, тогда как вопрос о наличии сходства до степени смешения между ними не исследован должным образом, представленным истцом в материалы дела доказательствам оценка не дана. Кроме того, судами не устанавливалось наличие доминирующего элемента в комбинированном обозначении, вероятности смешения используемого ответчиком обозначения с товарными знаками истца, а также вообще не производилось сравнение с товарным знаком по свидетельству N 321541.

Таким образом, вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями не соответствует фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем судебные акты подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, суд кассационной инстанции обращает внимание, что изменение нарушителем фирменного наименования после обращения к нему с соответствующей претензией не является обстоятельством, которое безусловно исключает ответственность лица, которое в течении определенного периода незаконно использовало средство индивидуализации, принадлежащее другому лицу.

В своих возражениях на отзыв ответчика N 130 от 25.03.2012 истец, не ссылаясь на статью 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил суд признать незаконным использование фирменного наименования и товарного знака в период с 23.12.2009 по 21.11.2012. При данных обстоятельствах суду следовало предложить истцу уточнить исковые требования.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить имеется ли сходство между товарными знаками истца и использованными ответчиком обозначениями, для чего определить наличие либо отсутствие признаков звукового, графического, смыслового сходства между товарными знаками истца и использованными ответчиком обозначениями, наличие либо отсутствие доминирующего элемента в сравниваемых обозначениях; при необходимости предложить истцу уточнить исковые требования; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 23.04.2013 по делу N А27-20677/2012 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2013 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев

Судья

С.П. Рогожин