Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2013 г. N С01-134/2013 по делу N А40-110460/2012 Поскольку судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы, оставив в силе оспариваемые судебные акты

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2013 г. N  по делу N А40-110460/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 30 октября 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 ноября 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Силаева Р. В., Рогожина С. П.,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), компании TEVA PHARMACEUTICAL INDYSTRIES LTD. (Тева Фармацевтические предприятия Лтд.) и общества с ограниченной ответственностью "Тева"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2013 (судья Тарасов Н.Н.) по делу N А40-110460/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 (судьи Мухин С.М., Цимбаренко И.Б., Попов В.И.) по тому же делу

по заявлению компании Debiofarm S.A. (Дебиофарм С.А.; Chemin Messidor 5-7, Forum "apres-demain", Lausanna)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения от 11.07.2012 N 0097104030/63 (2148400),

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) (Бережковская наб, д. 30, стр. 1, г. Москва, Россия, ОГРН 1027739154343), компании TEVA PHARMACEUTICAL INDYSTRIES LTD. (Тева Фармацевтические предприятия Лтд.; 5 Basel St. P.O. Box 3190, Petach Tiqva 49131, Israel), общества с ограниченной ответственностью "Тева" (ул. Шаболовка, д. 10, к. 1, Москва, 119049, ОГРН 1027739033024),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя по делу (компании Дебиофарм С.А.) - Угрюмов В.М, Христофоров А.А. по доверенности от 24.01.2012;

от органа, принявшего оспариваемый акт (Роспатента) - Конюхова В.А. по доверенности от 12.08.2013 N 01/25-543/41;

от третьего лица (ФИПС) - Конюхова В.А. по доверенности от 12.08.2013 N 41-1116-12;

от третьего лица (компании Тева. Фармацевтические предприятия Лтд.) - Бутузов Ю.В., Золотых Н.И., Клефортов Б.А. по доверенности от 03.10.2012;

от третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Тева") - Залесов А.В., Озолина И.Г. по доверенности от 31.05.2011, установил:

компания Debiofarm S.A. (Дебиофарм С.А.; далее - компания Дебиофарм) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) об оспаривании решения от 11.07.2012 N 0097104030/63 (2148400), которым признан недействительным полностью патент Российской Федерации N 2148400 "Фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС), компания TEVA PHARMACEUTICAL INDYSTRIES LTD. (Тева Фармацевтические предприятия Лтд.; далее - компания TEVA), общество с ограниченной ответственностью "Тева" (далее - общество "Тева").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013, заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Роспатент, компания TEVA и общество "Тева" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят состоявшиеся по делу судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение (Роспатент, общество "Тева"), или, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований (компания TEVA).

Роспатент в кассационной жалобе указывает, что суды первой и апелляционной инстанций неправомерно посчитали изобретение соответствующим условию "промышленная применимость" только лишь на том основании, что оно используется в производстве препарата "Элоксатин", при том, что при разрешении вопроса о соответствии изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" и вопроса об использовании изобретения выяснению подлежат разные обстоятельства, а вывод судов об использовании изобретения в препарате "Элоксатин" не имеет отношения к рассматриваемому делу и не свидетельствует о соответствии изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Роспатент полагает, что в описании к патенту отсутствует информация, раскрывающая, за счет чего обеспечиваются указанные в независимом пункте изобретения признаки, в связи с чем не раскрыты сведения о средствах и методах, обеспечивающих возможность получения фармацевтически стабильного препарата оксалиплатины в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте 1 формулы изобретения.

В связи с этим заявитель считает несоответствующим имеющимся доказательствам вывод суда апелляционной инстанции о том, что средства и методы раскрыты как в заявке на патент, так и в самом патенте, а также в источниках, которые стали доступны до даты приоритета изобретения.

Компания TEVA в кассационной жалобе указывает, что судами первой и апелляционной инстанций неправильно истолкованы нормы материального права, не полно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, суды посчитали доказанными обстоятельства, которые документально не подтверждены. По мнению заявителя, на основании фактических данных, представленных экспертизой, нельзя сделать вывод о соответствии изобретения требованиям патентоспособности "промышленная применимость", а именно: раскрытие средств и методов, а также наличие возможности реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения. Кроме того, заявитель полагает необоснованным вывод суда апелляционной инстанции об относимости, допустимости, достоверности заключения эксперта Пивницкой Н.Н., указывает, что при ответе на вопрос N 1 экспертом использовались дополнительные доказательства, ответ на вопрос N 3 недостаточно обоснован, при ответе на вопрос N 4 экспертом изменен объект исследования, вывод эксперта о соответствии изобретения условию "промышленная применимость" сделан без оценки возможности осуществления указанного заявителем назначения при реализации изобретения. При этом заявитель указывает, что суды неправомерно признали заключение специалиста Андреевой М.Ю. недопустимым доказательством. Заявитель полагает, что Роспатент имел право сделать вывод о недействительности патента, руководствуясь только пунктом 3.2.4.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила), утвержденных председателем Роспатента 20.09.1993, и не используя в качестве правового основания признания патента недействительным пункт 19.5.1 названных Правил и пункт 1 статьи 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 "Патентный закон" (далее - Патентный закон).

Общество "Тева" в своей кассационной жалобе ссылается на допущенные судами процессуальные нарушения, которые, по мнению названного общества, повлекли принятие неправильных судебных актов. Так, заявитель указывает, что судами использовано экспертное заключение, полученное с нарушением закона (экспертом использовались дополнительные материалы, полученные самостоятельно), при этом ходатайства лиц, участвующих в деле, о назначении дополнительной и повторной экспертиз были необоснованно отклонены. Как полагает заявитель, в результате нарушений правил об оценке доказательства суды посчитали установленными обстоятельства, которые документально не подтверждены: о раскрытии в изобретении средств и методов; о возможности реализации заявленного обозначения; об использовании изобретения при производстве препарата "Элоксатин".

Заявитель полагает, что судами неправильно истолкован закон, в том числе статья 4 Патентного закона, а также безосновательно применена статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации: общество "Тева" необоснованно признана лицом, злоупотребляющим своими правами.

В отзывах на кассационные жалобы компания Дебиофам указала на необоснованность доводов, изложенных в кассационных жалобах, просила оставить принятые по делу судебные акты без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения.

В судебное заседание кассационной инстанции все лица, участвующие в деле, явку своих представителей обеспечили.

По ходатайству представителя общества "Тева" в судебном заседании объявлялся перерыв на 1 час с целью ознакомления заявителей кассационных жалоб с отзывами на них, поскольку названные отзывы до судебного заседания ими не получены.

После перерыва в судебном заседании представители Роспатета, компании TEVA, общества "Тева" позиции, изложенные в кассационных жалобах, поддержали, просили жалобы удовлетворить.

В свою очередь, представители компании Дебиофарм поддержали доводы, изложенные в отзывах на кассационные жалобы, просили оставить судебные акты в силе как законные и обоснованные.

После выступлений представителей лиц, участвующих в деле, представителем общества "Тева" было заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле специалиста для ответа на следующие вопросы:

1) содержат ли материалы заявки на выдачу патента N 2148400 средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения по патенту, в частности, каким образом достигается заявленный уровень рН изобретения в указанных концентрациях; каким образом после хранения раствора оксалиплатины конечное содержание оксалиплатины может составлять менее 100 процентов, если она не выпадает в осадок и не подвергается изомеризации?

2) реализуется ли изобретением заявленное назначение, а именно: можно ли стабильный фармацевтический препарат оксалиплатины в указанной концентрации ввести парентеральным путем; если да, то каким образом (с указанием страницы и абзаца описания изобретения по патенту, где указана возможность реализации заявленного назначения)?

Судебной коллегией ходатайство отклонено в связи со следующим.

Как разъяснено в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 59 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" согласно положениям части 2 статьи 55.1, части 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалист может быть привлечен в процесс только по инициативе арбитражного суда. При этом арбитражный суд может учитывать мнение лиц, участвующих в деле.

В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 60 "О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам" разъяснено, что судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела в качестве суда кассационной инстанции запрос может направляться, а полученный ответ - оцениваться с соблюдением правил части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым суд кассационной инстанции, в частности, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Поскольку специалист может привлекаться к рассмотрению спора по инициативе суда, а не по ходатайству лица, участвующего в деле, а поставленные представителем вопросы касаются исследования фактических обстоятельств спора, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции, определенную главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявленное представителем общества "Тева" ходатайство удовлетворено быть не может.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационных жалоб и отзывов на них, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты следует оставить без изменения, а кассационные жалобы - без удовлетворения по нижеследующим основаниям.

При рассмотрении спора судами установлено и следует из материалов дела, что компании Дебиофарм по заявке N 97104030/14 от 07.08.1995 с приоритетом от 08.08.1994 был выдан патент Российской Федерации N 2148400 на изобретение "Фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины".

Патент действовал со следующей формулой изобретения (с учетом внесенных сведений об исправлении "очевидных и технических ошибок"):

1. Фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины для введения парентеральным путем, где оксалиплатина представляет собой оптический изомер, полученный из смеси производных диаминоциклогексана, а именно, [(1R, 2R)-1,2-циклогександиамин-N,N] [оксалато(2-)ОО)] платину, отличающийся тем, что включает раствор оксалиплатины в воде в концентрации 1 - 5 мг/мл и имеющий рН 4,5 - 6, при чем содержание оксалиплатины в препарате составляет, по крайней мере, 95 процентов от начального содержания, раствор остается прозрачным, бесцветным и свободным от осадка при хранении в течение фармацевтически приемлемого времени.

2. Препарат по пункту 1, отличающийся тем, что концентрация оксалиплатины в воде составляет около 2 мг/мл, и рН раствора имеет среднее значение около 5,3.

3. Препарат по пунктам 1 или 2, отличающийся тем, что раствор оксалиплатины имеет силу специфического вращения в ряду от +74,5 до 78,0°.

4. Препарат по одному из пунктов 1 - 3, отличающийся тем, что является водным раствором оксалиплатины, готовым к употреблению и содержащемуся в герметически запаянной емкости.

5. Препарат по пункту 4, отличающийся тем, что указанная емкость содержит единицу активной дозы 50 - 100 мг оксалиплатины, которую можно вводить путем инфузии.

6. Препарат по пункту 4 или 5, отличающийся тем, что указанная емкость представляет стеклянный флакон для фармацевтического применения, закупоренный пробкой, у которой, по крайней мере, поверхность, распространяющаяся внутрь флакона, является нейтральной по отношению к указанному раствору.

7. Препарат по пункту 6, отличающийся тем, что пространство между указанным раствором и указанной пробкой является заполненным инертным газом.

8. Препарат по пункту 4 или 5, отличающийся тем, что указанная емкость является гибким мешочком для инфузии или ампулой.

9. Препарат по пункту 4 или 5, отличающийся тем, что указанная емкость является составной частью приспособления для инфузии, несущая микронасос для инъекции.

В Палату по патентным спорам 18.04.2012 поступило возражение компании TEVA, мотивированное тем, что спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость", так как в описании изобретения не раскрыто, с помощью каких средств и методов обеспечивается наличие у раствора оксалиплатины в воде рН 4,5 - 6 при концентрации от 1 до 5 мг/мл; в описании не показано, каким образом, не выходя за пределы концентрации оксалиплатины 1 - 5 мг/мл, приведенной в пункте 1 формулы изобретения, можно обеспечить выполнение признака "содержание оксалиплатины в препарате составляет, по крайней мере, 95 процентов от начального содержания при начальной концентрации оксалиплатины 1 мг/мл"; в описании не раскрыто, каким образом обеспечивается выход оксалиплатины более 100 процентов от исходного после 13 недель хранения водного раствора оксалиплатины; в нарушение пункта 3.2.4.5 Правил в разделе "Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения" отсутствуют данные, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале значений количественных признаков, приведенных в пункте 1 формулы изобретения; в случае осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы, не возможна реализация указанного заявителем назначения без включения в пункт 1 признаков пункта 4 формулы, поскольку невозможно обеспечить стабильность водного раствора оксалиплатины в течение от 3 до 5 лет при его хранении в негерметичной емкости.

По результатам рассмотрения возражений на заседании коллегии по патентным спорам Роспатентом принято решение от 11.07.2012 N 0097104030/63 (2148400), которым заявленные компанией TEVA возражения удовлетворены, патент Российской Федерации на изобретение N 2148400 признан недействительным полностью.

При рассмотрении возражений, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что с учетом даты международной подачи заявки (07.08.1995), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон, Правила ИЗ и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (утверждены приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56).

Коллегия признала, что описание и формула к данному патенту на дату подачи заявки, по которой был выдан указанный патент, содержали указание назначения изобретения, а именно: независимый пункт 1 формулы изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - "фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины для введения парентеральным путем", то есть использование изобретения по оспариваемому патенту предусмотрено в отрасли фармакологической промышленности и в медицине.

Коллегия согласилась с мнением патентообладателя, что применение оксалиплатины в здравоохранении в качестве "парентерального лекарственного средства для лечения рака" широко известно из уровня техники.

В отношении признаков, касающихся обеспечения выхода оксалиплатины более 100 процентов от исходного после 13 недель хранения водного раствора оксалиплатины и стабильности водного раствора оксалиплатины в течение от 3 до 5 лет при его хранении, коллегия признала, что данные признаки отсутствуют в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, признавая патент недействительным полностью, коллегия сходила из того, что в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения по спариваемому патенту в том виде, как он охарактеризовано в независимом пункте формулы к указанному патенту.

Полагая, что решение Роспатента от 11.07.2012 N 0097104030/63 (2148400) является недействительным как несоответствующее закону и иным нормативным правовым актам и нарушающее права и законные интересы компании Дебиофарм, последняя обратилась в Арбитражный суд города Москвы с настоящим заявлением об оспаривании этого решения.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 названной статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие)

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", суды признали, что рассмотрение возражений компании TEVA и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в рамках компетенции Роспатента.

Признавая, что оспариваемое решение Роспатента нарушает права и законные интересы компании Дебиофарм, суды исходили из того, что названная компания являлась правообладателем объекта интеллектуальных прав, правовая охрана которого прекращена оспариваемым решением Роспатента, при этом спорное изобретение вводится в гражданский оборот посредством использования в лекарственном препарате. Кроме того, суды учли, что в рамках другого дела (N А40-83104/2011) компания Дебиофарм обратилась с иском к компании TEVA и обществу "Тева" о прекращении ответчиками нарушения исключительных прав по патенту, и в названном деле обществом "Тева" заявлено встречное исковое требование о предоставлении принудительной лицензии на использование изобретения по вышеназванному патенту.

Проверяя оспариваемое решение Роспатета на соответствие закону или иному нормативному правовому акту, суды исходили из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона (который действовал на момент подачи заявки и принятия решения о предоставлении правовой охраны изобретению) изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Суды правильно указали, что в данном случае речь идет о принципиальной возможности использования изобретения, а не о целесообразности такого использования.

В соответствии с пунктом 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение, охарактеризованное в данном независимом пункте формулы, признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, материалы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

Поскольку оспариваемое решение Роспатента мотивировано отсутствием в первичных материалах заявки сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения, судами осуществлена проверка законности данного вывода органа, решение которого оспаривается в настоящем деле, а именно: соответствия закону вывода об отсутствии в материалах заявки сведений о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения.

Признав, что для исследования вопроса о наличии в материалах заявки сведений о средствах и методах, посредством которых возможно осуществление изобретения в том виде, в котором он охарактеризовано в независимом пункте формулы, необходимо наличие специальных познаний, по ходатайству лиц, участвующих в деле судом первой инстанции была назначена экспертиза в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно заключению эксперта (ответ на вопрос N 3 с учетом дополнительных письменных пояснений) средствами, с помощью которых возможно осуществление изобретения, являлись вещество оксалиплатина и инъекционная вода, для каждого из которых в описании приводится конкретная характеристика. При этом приведение дополнительных сведений о данных средствах в описании изобретения не требовалось, поскольку параметры и оксалиплатины, и инъекционной воды были известны до даты приоритета изобретения: до даты приоритета изобретения были известны химические свойства оксалиплатины, которые полностью определяются его структурой (в патенте указано, что следует использовать препарат, подобный тому, который получен по способу, запатентованному Tanaka KK), все свойства воды, включая возможные значения рН являются стандартными и были известны до даты приоритета изобретения. Что касается метода, с помощью которого возможно осуществление изобретения (получения стабильного препарата оксалиплатины), то он подробно описан на странице 3 в примере 1: приводятся сведения о емкости, в которой осуществляется процесс приготовления раствора, температуре, скорости перемешивания, последовательности загрузки и иные параметры.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами доказательства, в том числе материалы заявки, описание изобретения, приведенные в описании примеры, касающиеся приготовления инъекционной формы, ее производству и стабильности в течение определенного времени (включая приготовление водного раствора оксалиплатины, упаковку, исследование на стабильность), информацию, содержащуюся в независимом признаке формулы изобретения, экспертное заключение, суды пришли к выводу о том, что в материалах заявки содержится информация о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения.

Поскольку Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу об отсутствии в материалах заявки информации о средствах и методах, посредством которых возможно осуществление изобретения, и на этом основании признал патент недействительным, в то время как при рассмотрении спора судами установлено наличие таких сведений в материалах заявки, суды пришли к выводу о несоответствии оспариваемого решения закону (статьям 4, 29 Патентного закона).

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, разрешен вопрос о круге лиц, интересы которых затрагиваются возникшим спором, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Доводы заявителей, изложенные в кассационных жалобах, не могут быть признаны обоснованными судебной коллегией.

Довод Роспатента о том, что вывод судов о промышленной применимости спорного изобретения сделан исключительно на основании его использования в препарате "Элоксатин", подлежит отклонению. Судами в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверена законность вынесенного Роспатентом решения о признании недействительным полностью патента на изобретение по причине отсутствия в материалах заявки информации о средствах и методах, посредством которых возможно осуществление изобретения. Судами при рассмотрении дела установлено наличие такой информации в материалах заявки, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента признано недействительным. Указание судами дополнительной информации об использовании изобретения в препарате "Элоксатин" никак не влияет на вывод судебных инстанций о наличии необходимой информации в описании изобретения, на отсутствие которой сослался Роспатент при вынесении оспариваемого решения.

Довод Роспатента о том, что указанная информация в описании заявки отсутствует, по сути не связан с неправильным применением судами норм материального права, а выражает несогласие заявителя кассационной жалобы с данной судами первой и апелляционной инстанций оценкой доказательств, в том числе материалов самой заявки и содержащейся в ней информации.

Доводы компании TEVA, изложенные в кассационной жалобе, также подлежат отклонению. Так, ссылка заявителя на то, что при ответе на вопрос N 1 экспертом использовалась дополнительная информация, а при ответе на вопрос N 4 изменен объект исследования, не принимаются судебной коллегией.

Данный спор возник из административных правоотношений, судами в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверялась законность вынесенного Роспатентом решения, мотивированного отсутствием в описании заявки информации о методах и средствах осуществления изобретения. По результатам оценки доказательств сделан вывод о наличии такой информации, что и послужило основанием для признания оспариваемого решения недействительным. Постановка перед экспертом дополнительных вопросов (какой совокупностью существенных признаков, известность которых должна быть подтверждена в противопоставленных источниках информации, характеризуется сущность изобретения; может ли быть использовано изобретение в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики и социальной сферы), а также ответы на эти вопросы не влияют на имеющий основополагающее значение для рассмотрения спора о признании недействительным решения государственного органа вывод о наличии в материалах заявки той информации, которую этот орган признал отсутствующей, при том, что именно отсутствие такой информации послужило основанием для вынесения оспариваемого решения.

Информационная избыточность поставленных судом перед экспертом вопросов и ответов эксперта на них (с учетом заявленных кассатором возражений) не может повлиять на вывод суда кассационной инстанции о полноте исследования фактических обстоятельств спора и представленных сторонами доказательств, о правильности применения норм материального и процессуального права, поскольку с учетом заявленного требования о проверке в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законности вынесенного Роспатентом решения отношение к предмету доказывания имел только вопрос N 3, поставленный перед экспертом.

Довод заявителя кассационной жалобы о недостаточно полном ответе эксперта на вопрос N 3 (о раскрытии в заявке средств и методов), также подлежит отклонению, поскольку экспертом представлены ответы на дополнительные вопросы, в которых приведены дополнительные обоснования содержащихся в экспертизе выводов.

Что же касается доводов компании TEVA, касающихся признания судами заключения Андреевой М.Ю. недопустимым доказательством, следует отметить следующее. Порядок назначения судебной экспертизы определен положениями процессуального законодательства. Поскольку в качестве эксперта Андреева М.Ю. судом не привлекалась, проведение экспертизы по делу ей судом не поручалось, данное заключение не могло быть признано судами в качестве экспертного заключения по делу. Не могло быть признано данное заключение и в качестве мнения специалиста в порядке статьи 55.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку указанная процессуальная норма предусматривает привлечение специалиста к участию в деле по инициативе суда, а не по самостоятельному волеизъявлению лица, участвующего в деле, в то время как заключение Андреевой М.Ю. подготовлено на основании запроса ООО "Транстехнология".

В качестве же иного письменного доказательства по делу данное заключение не принято судами, которые указали на отсутствие доказательств обладания названным лицом специальными познаниями, необходимыми для оценки использования спорного изобретения в фармацевтической промышленности. Выводы, сделанные судами в отношении области специализации Андреевой М.Ю., заявителем ничем не опровергнуты.

Остальные доводы заявителя направлены на переоценку доказательств, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, определенных главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Доводы общества "Тева" не могут быть признаны состоятельными. Довод об использовании экспертом дополнительных материалов, отклоняется, поскольку из материалов дела и судебных актов усматривается, что дополнительные материалы использовались экспертом при ответе на вопрос N 1, в то время, как уже указывалось выше, основополагающим для оценки правомерности вынесенного Роспатентом решения является ответ на вопрос N 3. Из экспертного заключения не усматривается, что при ответе на этот вопрос экспертом исследовались дополнительные материалы, полученные самостоятельно из материалов иного арбитражного дела.

Согласно частям 1 и 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Поскольку неясности, сомнений, противоречий в выводах экспертного заключения судами усмотрено не было, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для назначения дополнительной и повторной экспертиз.

Суд кассационной инстанции соглашается с тем, что ответ на вопрос N 3 относительно наличия в материалах заявки средств и методов, посредством которых возможно осуществления изобретения, не содержит неясностей, противоречий и оснований для сомнения в выводах эксперта. Кроме того, вывод о том, что в материалах заявки содержится информация о наличии средств и методов, сделан судами не только на основании заключения эксперта, но и на основании непосредственного исследования материалов заявки и содержащейся в ней информации.

Ссылка общества "Тева" на необоснованное применение судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и несогласие общества с выводом судов о наличии с его стороны злоупотреблений, также отклоняется как необоснованная.

Из материалов настоящего дела усматривается и не отрицалось лицами, участвующими в деле, что в производстве Арбитражного суда города Москвы имеется иное дело (N А40-83104/11), в рамках которого рассматривается иск компании Дебиофарм к обществу "Тева" и компании TEVA о прекращении нарушения исключительных прав по патенту и встречный иск общества "Тева" к компании Дебиофарм о предоставлении принудительной лицензии. Указывая на злоупотребление правом, суды исходили из того, что общество "Тева", оспаривая патент по условию "промышленная применимость", одновременно просит выдать принудительную лицензию на его использование.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2013 по делу N А40-110460/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), компании TEVA PHARMACEUTICAL INDYSTRIES LTD. (Тева Фармацевтические предприятия Лтд.) и общества с ограниченной ответственностью "Тева" - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

С.П. Рогожин