Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2013 г. по делу N СИП-132/2013 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку установлено неиспользование ответчиком спорных товарных знаков в течение трех лет, предшествующих подаче иска

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2013 г. по делу N СИП-132/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 2 декабря 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 5 декабря 2013 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 г. N С01-120/2014 по делу N СИП-132/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

Председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества

с ограниченной ответственностью "СТАРБОР" (ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 1, офис 605, г. Москва, 127015, ОГРН 1027739525880)

к обществу с ограниченной ответственностью "Прометей" (ул. Селькоровская, д. 126, корпус литер А, кв. 6, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620103, ОГРН 1036605227086),

с участием третьего лица, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака N 408085 в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) связи с его неиспользованием,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ангеловой И.Б., по доверенности N 67 от 09.08.2013; Макарычевой И.В., по доверенности N 67 от 09.08.2013;

от ответчика: Фролова М.В., по доверенности от 01.10.2013;

от третьего лица: представитель не явился, надлежащим образом извещено,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определений о принятии искового заявления к производству, о назначении судебного разбирательства заказными письмами с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СТАРБОР" (далее - ООО "СТАРБОР", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Прометей" (далее - ООО "Прометей", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ТИГРИС" по свидетельству N 408085 в отношении следующих товаров: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; коньяк; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, в связи с неиспользованием непрерывно в течение трех лет до даты подачи настоящего искового заявления.

Определением от 05.09.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании от 02.12.2013 истец заявил об уточнении предмета исковых требований, просил суд досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ТИГРИС" по свидетельству N 408085 в отношении товаров 33 класса МКТУ: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; коньяк; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, в связи с неиспользованием непрерывно в течение трех лет до даты подачи настоящего искового заявления.

Данное изменение предмета исковых требований при отсутствии возражений со стороны представителя ответчика было принято судом на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Явившиеся в судебное заседание представители истца исковые требования поддержали. В обоснование иска ссылаются на то, что правообладателем (ООО "Прометей") спорный товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ не используется непрерывно на протяжении более трех лет. При этом истец осуществляет деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции на территории Российской Федерации, и имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение "ТИГРИС", обладающее признаками сходства со спорным товарным знаком. Истец 26.02.2013 обратился в Роспатент с заявкой N 2013706030 о регистрации словесного обозначения "ТИГРИС" в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, указанным в отзыве. Полагает, что истец не может быть признан заинтересованным лицом, имеющим право на обращение с настоящим иском, так как им не доказано реальное намерение использовать словесное обозначение "ТИГРИС" и не подтверждено право осуществлять оборот товаров, входящих в 33 класс МКТУ (не представлена соответствующая лицензия); не представлены доказательства того, что сторонами соглашения N 12/2011 от 15.05.2011 предпринимались реальные действия по исполнению обязательств, содержащихся в данном соглашении; отсутствует договор N 22/11 от 27.11.2009, заключенный между истцом и индивидуальным предпринимателем Баталовым А.С., а также внешнеэкономический контракт между ООО "РусАлкоИмпорт" и ООО "Авшарский винный завод". В качестве подтверждения фактического использования товарного знака "ТИГРИС" в отношении товаров 33 класса МКТУ ссылается на заключенное им с ООО "Авалон" дополнительное соглашение от 31.12.2012 к договору поставки N 7238 от 05.01.2012, согласно которому ООО "Авалон" предоставлено право под контролем правообладателя осуществлять реализацию потребителям коктейля "ТИГРИС", изготавливаемого из продукции, поставляемой ответчиком.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, направило отзыв на исковое заявление, в котором указывается, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, товарный знак "ТИГРИС" по свидетельству N 408085 зарегистрирован на имя ответчика в отношении товаров 33 класса МКТУ, подтверждает факт подачи истцом в Роспатент заявки на регистрацию словесного обозначения "ТИГРИС" в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем товарного знака "ТИГРИС" по свидетельству N 408085 в отношении товаров 33 класса МКТУ (приоритет товарного знака 04.02.2009, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак 04.02.2019) является ООО "Прометей".

Предъявляя в суд исковые требования, ООО "СТАРБОР" указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Согласно части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (часть 2 той же статьи).

В силу части 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных в материалы дела многочисленных доказательств (договоры (контракты) поставки продукции с приложениями, договоры заказа на производство продукции, договор на разработку дизайна упаковки продукции, рекламных материалов, интернет-проектов, товарно-транспортные накладные, таможенные декларации на товары, платежные поручения, декларации соответствия, сертификаты соответствия на продукцию, лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и пр.) усматривается, что истец, являясь обладателем значительного количества товарных знаков (подтверждается данными из соответствующего государственного реестра), предназначенных для индивидуализации товаров, относящихся к алкогольной продукции, и будучи лицом, аффилированным с импортером алкогольной продукции - ООО "РусАлкоИмпорт", фактически осуществляет деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции, относящейся к 33 классу МКТУ, в частности, осуществляет заказ алкогольной продукции, маркируемой принадлежащими ему товарными знаками, у производителей, а также оптовую торговлю этой продукцией.

Кроме того, истцом представлены также доказательства осуществления приготовлений к использованию обозначения "ТИГРИС", в частности, обращения в Роспатент с заявкой N 2013706030 на регистрацию словесного обозначения "ТИГРИС" в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ; заключения с ООО "Авшарский винный завод" соглашения N 12/2011 от 05.05.2011 о заказе продукции под общим наименованием армянский коньяк "ТИГРИС"; заключения с индивидуальным предпринимателем Баталовым А.С. договора N 22/11 от 27.11.2009 (с приложением N 20 от 20.12.2011) на разработку дизайна этикеток и коробок для продукции серии коньяков "ТИГРИС" (отчет о разработке имеется в дела). При этом в материалы дела истцом также представлены доказательства поставки ООО "Авшарский винный завод" через импортера в Российской Федерации ООО "РусАлкоИмпорт" и последующей реализации истцом продукции данного производителя (армянских коньяков "Авшар"). Изложенное в совокупности свидетельствует о реальности намерений ООО "СТАРБОР" по использованию обозначения "ТИГРИС" в своей предпринимательской деятельности.

Содержащиеся в отзыве доводы ответчика об отсутствии данных доказательств опровергаются материалами дела.

С учетом перечисленных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно части 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров по 33 классу МКТУ не используется в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (03.09.2013), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 03.09.2010 по 03.09.2013 включительно.

В подтверждение своего довода об использовании спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ ответчиком было представлено дополнительное соглашение от 31.12.2012 к договору поставки N 7238 от 05.01.2012, заключенному между ООО "Прометей" (Поставщик) и ООО "Авалон" (Покупатель), согласно пункту 1 которого в целях продвижения продукции, поставляемой Поставщиком Покупателю, ее популяризации среди потребителей, Покупатель, относящийся к категории HoReCa, обязуется внести в винную карту, изготавливать и реализовывать потребителям коктейль "ТИГРИС" согласно следующей рецептуре: водка 50 грамм, сок апельсиновый 50 грамм, сок грейпфрутовый 50 грамм, лайм 10 грамм.

Согласно пункту 2 названного соглашения, Поставщик, являющийся правообладателем товарного знака "ТИГРИС" (свидетельство N 408085 от 06.05.2010 г.), разрешает Покупателю использовать данный товарный знак с целью увеличения продаж поставляемой продукции.

Помимо данного дополнительного соглашения ответчиком в материалы дела представлены: товарно-транспортные накладные, подтверждающие факт поставки ответчиком в адрес ООО "Авалон" различной алкогольной продукции; лицензия Д 264627 от 25.05.2012, согласно которой ООО "Авалон" предоставляется разрешение на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив перечисленные доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что они не являются достаточными для того, чтобы признать факт использования ответчиком товарного знака "ТИГРИС" в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Так, дополнительное соглашение от 31.12.2012 к договору поставки N 7238 от 05.01.2012, заключенному между ООО "Прометей" и ООО "Авалон", подтверждает лишь намерение сторон данного договора использовать спорный товарный знак при реализации потребителям коктейлей.

Однако доказательств фактического осуществления ООО "Авалон" соответствующих действий (включение коктейля "ТИГРИС" в винную карту, реализации его потребителям и т.п.) в материалах настоящего дела не имеется.

Применительно же к рассматриваемой категории споров о досрочном прекращении товарного знака в предмет доказывания со стороны ответчика входит совершение фактических действий по использованию товарного знака способами, предусмотренными частью 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом дополнительное соглашение от 31.12.2012 к договору поставки N 7238 от 05.01.2012 по своей правовой природе не может рассматриваться ни как лицензионный договор, предоставляющий право использования товарного знака (отсутствие государственной регистрации, не согласованность существенные условия для договоров данного вида), ни как договор использования товарного знака под контролем правообладателя (в соглашении отсутствуют права Поставщика по контролю за использованием товарного знака Покупателем, не предусмотрена обязанность Покупателя по предоставлению отчетов об использовании товарного знака т.п.).

Иные представленные ответчиком доказательства (товарно-транспортные накладные) лишь свидетельствуют об осуществлении ООО "Прометей" оптовой торговли алкогольной продукцией, не маркируемой обозначением "ТИГРИС".

Доказательств, указывающих на то, что использование спорного товарного знака было невозможным по причинам, не зависящим от правообладателя, в деле также не имеется.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ обоснованными и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СТАРБОР" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ТИГРИС" по свидетельству N 408085 в отношении товаров 33 класса МКТУ: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; коньяк; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые, в связи с неиспользованием непрерывно в течение 3 (трех) лет до даты подачи настоящего искового заявления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Прометей" (ул. Селькоровская, д. 126, корпус литер А, кв. 6, г. Екатеринбург, 620103, ОГРН 1036605227086) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТАРБОР" 4 000 (четыре тысячи) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

С.П. Рогожин

Н.Л. Рассомагина