Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2014 г. N С01-350/2013 по делу N А51-5238/2013 Суд отменил принятые по делу судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку уменьшение размера взысканной компенсации противоречит нормам закона и должно применяться положение закона о применении двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2014 г. N С01-350/2013 по делу N А51-5238/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 14.01.2014.

Полный текст постановления изготовлен 17.01.2014.

ГАРАНТ:

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2014 г. N С01-350/2013 по делу N А51-5238/2013 об исправлении опечатки

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Пашкова Е.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ВЛАДТРЕЙД" (690005, Россия, г. Владивосток, Приморский край, ул. Карякинская 33, офис 201, ОГРН 1052503128941) на решение Арбитражного суда Приморского края от 25.06.2013 по делу N А51-5238/2013 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2013 по тому же делу по иску Федерального казённого предприятия "Союзплодимпорт" (129090, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, 4) к обществу с ограниченной ответственностью "ВЛАДТРЕЙД" (690005, Россия, г. Владивосток, Приморский край, ул. Карякинская 33, офис 201, ОГРН 1052503128941)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Салахов Р.Х. по доверенности N 09Д/19 от 04.06.2013,

от ответчика: Пашин А.Ю., Фридман Н.Д. по доверенности от 02.12.2013, установил:

Федеральное казённое предприятие "Союзплодоимпорт" (далее - ФКП "Союзплодимпорт") обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ВЛАДТРЕЙД" (далее - ООО "Владтрейд") о взыскании 1 082 730 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "Stolichnaya" по свидетельству N 275940.

Решением Арбитражного суда Приморского края взыскано от 25.06.2013 с ООО "ВЛАДТРЕЙД" в пользу ФКП "Союзплодоимпорт" 1 082 730 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, а также 23827 рублей 30 копеек расходов на уплату государственной пошлины.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2013 вышеуказанное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Не согласившись с указанными судебными актами, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, согласно которой просит суд отменить судебные акты полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что не согласен с выводами судов о невозможности снижения компенсации заявленной к взысканию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ).

В отзыве на кассационную жалобу ФКП "Союзплодимпорт" просит обжалуемые судебные акты оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения. По мнению представителя ФКП "Союзплодимпорт", выводы суда первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушений либо неправильного применения норм материального или процессуального права при рассмотрении дела допущено не было.

В судебном заседании представитель ФКП "Союзплодимпорт" поддерживает требования, изложенные в отзыве на кассационную жалобу.

Представители заявителя кассационной жалобы, не отрицая факт совершенного правонарушения, поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и в дополнении к ней.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва на неё, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Как следует из материалов дела, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 N 494 "О товарных знаках на алкогольную и спиртосодержащую" ФКП "Союзплодоимпорт" осуществляет от имени Российской Федерации права пользования и распоряжения комбинированным товарным знаком (свидетельство РФ N 38388).

В целях усиления правовой охраны и создания условий, препятствующих нарушению прав РФ на указанный товарный знак, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрирован словесный товарный знак "Stolichnaya" по свидетельству РФ N 275940.

Правообладателем товарных знаков по свидетельствам РФ N 38388 и N 275940 является ФКП "Союзплодоимпорт".

Решением Арбитражного суда Приморского края от 16.02.2010 по делу N А51-987/2010 установлено, что ООО "ВЛАДТРЕЙД" осуществило ввоз на территорию Российской Федерации 180 455 единиц товара (колпачки цилиндрической формы из полимерного материала для укупоривания стеклянной тары с алкогольной продукцией с дозирующим устройством и декоративной алюминиевой оболочкой корпуса) с незаконно размещённым товарным знаком "Stolichnaya" по свидетельству РФ N 275940, данное решение вступило в законную силу 20.10.2010.

Из указанного решения следует, что выявленная продукция и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными.

16 июня 2006 истец (лицензиар) и ОАО "Московский завод "Кристалл" (лицензиат) заключили лицензионный договор N 6-л, согласно которому лицензиату предоставлена неисключительная лицензия на право использования товарного знака. В соответствии с дополнительным соглашением N 5 от 09.10.2009 к указанному договору, начиная с октября 2009 года, ставка лицензионного вознаграждения за использование товарного знака составляла шесть рублей за каждый литр продукции.

Как установлено судами нижестоящих инстанций колпачки с незаконным использованием товарного знака и водочная продукция, в отношении которой зарегистрирован товарный являются однородными товарами.

Колпачки с незаконным использованием товарного знака могут быть использованы только по одному назначению, а именно для производства (укупорки) алкогольной продукции (водки "Stolichnaya"), которая производится ёмкостью 0,5; 0,75 и 1 л.

Исходя из минимального объёма - 0,5 л., с использованием количества контрафактных колпачков (180 455 штук), размер лицензионного вознаграждения составляет 541 365 рублей, размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика за незаконное пользование товарного знака, равный двукратному размеру стоимости права использования товарного знака - 1 082 730 рублей. Размер компенсации рассчитан в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путём пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, изъятия материального носителя к его изготовителю, импортёру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю, а также при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причинённых ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности.

При удовлетворении требования ФКП "Союзплодимпорт" о взыскании компенсации в сумме 1 082 730 рублей за незаконное использование товарного знака "Stolichnaya" по свидетельству N 275940, суд первой инстанции исходил из требований подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знак.

Названная норма, в соответствии с которой избраны истцом избран способ защиты нарушенного права, по мнению суда первой инстанции, не предполагает возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени её соразмерности последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции со ссылкой на пункт 43.4 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), а также указал, что уменьшение размера взысканной компенсации противоречит нормам закона и пришёл к выводу о том, что при применении ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса характер допущенного правонарушения оценке судом не подлежит.

Между тем, судом апелляционной инстанции при вынесении постановления не учтена правовая позиция, определённая в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12. Как указано в постановлении необходимо учитывать разъяснения, изложенные в абзаце втором пункта 23 постановления N 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 Кодекса.

Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Учитывая пределы рассмотрения дела (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), предоставленные полномочия (часть 2 статьи 287 того же Кодекса) и то обстоятельство, что установление оснований для снижения компенсации и определение её размера возможно лишь посредством исследования фактических обстоятельств и собранных по делу доказательств, суд кассационной инстанции не усматривает для себя законной возможности принять новый судебный акт.

В соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Поскольку обжалованные судебные акты, приняты при неправильном толковании норм материального права, в силу пункта 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

При новом рассмотрении дела арбитражному суду первой инстанции следует учесть толкование подлежащих применению в данном деле норм права, приданное им в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12, при правильном применении статей 1252 и 1515 ГК РФ определить размер компенсации, подлежащей взысканию с ответчика и принять законное и обоснованное решение.

Судебные расходы, понесённые сторонами, при рассмотрении настоящей кассационной жалобы, распределить суду первой инстанции при рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Приморского края от 25.06.2013 по делу N А51-5238/2013 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2013 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Л. Рассомагина