Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. N С01-100/2014 по делу N А27-9502/2013 Суд отменил принятые ранее по делу судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении дела суд не установил юридического статуса истца на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, а также не определил обоснованность размера компенсации за незаконное использование товарных знаков

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. N С01-100/2014 по делу N А27-9502/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 5 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 марта 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пенсионер" (пр. Кузнецкий, 234а, Кемерово, 650051, ОГРН 1054205235127) на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013 по делу N А27-9502/2013 (судьи Ярцев Д.Г., Мухина И.Н., Сухотина В.М.)

по иску Компании Smeshariki GmbH (Хохбрюкенштрассе, 10, Мюнхен, Германия 80331) к обществу с ограниченной ответственностью "Пенсионер" о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и исключительных прав на товарные знаки,

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "Регион" (ул. Руковишникова, д. 9а, оф. 10, Кемерово, 650025, ОГРН 1094205015926),

при участии в судебном заседании:

от истца: Куденков А.С., представитель по доверенности от 09.01.2014 б/н,

от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от третьего лица: представитель не явился, извещен надлежащим образом, установил:

Компания Smeshariki GmbH обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Пенсионер" (далее - ООО "Пенсионер") о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков и нарушение исключительных авторский прав на персонажи мультипликационного сериала "Смешарики" в размере 210 000 руб. 

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 19.09.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регион" (далее - ООО "Регион"). 

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 09.10.2013 в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. 

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013 решение суда первой инстанции от 09.10.2013 по делу N А27-9502/2013 отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме. 

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, ООО "Пенсионер" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемый судебный акт отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда Кемеровской области от 09.10.2013. 

В судебном заседании представитель Компании Smeshariki GmbH против удовлетворения кассационной жалобы возражал, поддержал постановление суда апелляционной инстанции, считает его законным и обоснованным.

ООО "Пенсионер" и ООО "Регион", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, каких-либо ходатайств не представили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

В обоснование заявленного иска Компания Smeshariki GmbH ссылалась на тот факт, что ей на основании лицензионного договора от 11.12.2008 N 11-12/08 ИЛ/М принадлежат исключительные авторские права на анимационный сериал "Смешарики" и его персонажи", а также она является правообладателем следующих товарных знаков:

- "Смешарики" по свидетельству Российской Федерации N 282431, дата приоритета 17.03.2004, дата регистрации 16.02.2005, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41 и 43 классов МКТУ;

- "Пин" по свидетельству Российской Федерации N 335001, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 02.10.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 42 и 43 классов МКТУ;

- "Бараш" по свидетельству Российской Федерации N 384580, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ. 

- "Нюша" по свидетельству Российской Федерации N 332559, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 27.08.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ;

- "Крош" по свидетельству Российской Федерации N 321933, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 02.03.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ;

- "Копатыч" по свидетельству Российской Федерации N 321815, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ;

- "Совунья" по свидетельству Российской Федерации N 321869, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ;

- "Биби" по свидетельству Российской Федерации N 353490, дата приоритета 23.08.2007, дата регистрации 23.06.2008, в отношении товаров 01, 09 классов МКТУ;

- "Ежик" по свидетельству Российской Федерации N 384581, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009, в отношении товаров 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 42 и 43 классов МКТУ;

- "Лосяш" по свидетельству Российской Федерации N 321870, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29,30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ;

- "Кар-Карыч" по свидетельству Российской Федерации N 321868, дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 01.03.2007, в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ. 

Вышеназванные товарные знаки представляют комбинированные товарные знаки, представляющие собой логотип и художественные образы анимационного сериала "Смешарики" в сочетании с именем персонажа. 

В обоснование заявленных требований истец ссылался на тот факт, что ООО "Пенсионер" без разрешения правообладателя в торговой точке, расположенной на территории универсама "Пенсионер", расположенного по адресу: пр-т Ленина, д. 117, Кемерово, осуществлял реализацию диска формата DVD "Мультсериал для всей семьи. Все-все-все. Смешарики. 2012. 26 в 1 + бонус", на полиграфии которого изображены персонажи, сходные до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является Компания Smeshariki GmbH. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что представленные истцом доказательства не подтверждают факт реализации ответчиком контрафактной продукции, исключительные права на которые принадлежат истцу.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной пришел к выводу о доказанности факта распространения ответчиком диска DVD "Мультсериал для всей семьи. Все-все-все. Смешарики. 2012. 26 в 1 + бонус". При этом суд указал на то, что персонажи, изображенные на полиграфии спорного диска, имитирующие персонажей анимационного сериала "Смешарики", сходны до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками и персонажами; доказательств правомерности такого использования ответчиком суду представлено не было. 

Между тем судами не учтено следующего. 

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах. 

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными названным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом. 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В обоснование заявленных требований истец указал, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 282431, N 335001, N 384580, N 332559, N 321933, N 321815, N 321869, N 353490, N 384581, N 321870, N 321868. 

Удовлетворяя заявленные требования в указанной части, суд апелляционной инстанции признал данный факт установленным. 

Действительно, согласно представленным в материалы дела свидетельству Российской Федерации N 384580 с датой приоритета 18.07.2006, датой регистрации - 24.07.2009 и свидетельству Российской Федерации N 384581 (дата приоритета 18.07.2006, дата регистрации 24.07.2009) правообладателем товарных знаков "Бараш" и "Ежик" является Компания Smeshariki GmbH. 

Согласно приложениями к свидетельствам N 282431, N 335001, N 332559, N 321933, N 321815, N 321869, N 353490, N 321870, N 321868 на основании договоров:

- N РД0051044, зарегистрированного 09.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 282431),

- N РД0051334, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 335001),

- N РД0051330, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 332559),

- N РД0051328, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321933),

- N РД0051336, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321815),

- N РД0051332, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321869),

- N РД0051335, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 353490),

- N РД0051333, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321870),

- N РД0051331, зарегистрированного 17.06.2009 (в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321868), об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, произведена смена первоначального правообладателя указанных товарных знаков ООО "Смешарики" на Компанию Smeshariki GmbH, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания внесены соответствующие записи. 

Между тем, ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела не учен тот факт, что согласно выписке из торгового реестра N 172758 от 15.11.2010, Компания Smeshariki GmbH с местом нахождения в г. Мюнхен зарегистрирована в качестве юридического лица 11.08.2009. 

В соответствии с пунктом (1) § 11 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Германии (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung, 1892) моментом регистрации компании (GmbH) считается момент внесения записи в торговый реестр (Handelsregister), который ведется районным судом (Amtsgericht) по месту нахождения общества. 

Документов, подтверждающих юридический статус компании на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, материалы дела не содержат. 

Указанные обстоятельства не устанавливались ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции. 

Вместе с тем вопрос о наличии у лица исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является обязательным при рассмотрении спора о привлечении лица, нарушившего такое право к гражданско-правовой ответственности. 

Без исследования судов остались и обстоятельства, связанные с наличием/отсутствием правоспособности компании по личному закону этого юридического лица (статья 1202 Гражданского кодекса Российской Федерации) до внесения соответствующей записи в торговый реестр. 

Также судами не дана оценка тому факту, что реализованный ООО "Пенсионер" товар (диска формата DVD "Мультсериал для всей семьи. Все-все-все. Смешарики. 2012. 26 в 1 + бонус") относится к товару 09 класса МКТУ (компакт-диски [аудио-видео]) и услугам 41 класса МКТУ (производство видеофильмов, покат видеофильмов), тогда как товарный знак "Пин" по свидетельству Российской Федерации N 335001 распространяется только на товары 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуги 42 и 43 классов МКТУ; а товарный знак "Ежик" по свидетельству Российской Федерации N 384581 на товары 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32 классов МКТУ и услуги 42 и 43 классов МКТУ, то есть при принятии постановления судом апелляционной инстанции фактически не исследовался вопрос об однородности товаров, на которых размещено спорные обозначения, и товаров/услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки. 

Между тем оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку размещение обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знакам, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ). 

Кроме того, удовлетворяя заявленные требования в части признания ответчика нарушителем исключительных авторских прав истца на персонажи мультипликационного сериала "Смешарики", суд апелляционной инстанции указал, что указанные права принадлежат истцу на основании лицензионного договора от 11.12.2008 N 11-12/08 ИЛ/М. 

Так, согласно пункту 2.1. указанного договора лицензиар (Smeshariki Ltd./ООО "Смешарики" - ИНН 7825500631) отчуждает лицензиату (Smeshariki GmbH - номер в торговом реестре 164063) неограниченное по времени, содержанию и объему, а также свободное от передачи третьему лицу и охватывающее весь мир, передаваемое право неограниченного коммерческого использования событий, имен, названий, логотипов, фигур, изображений или всего остального, относящегося к мультипликационному сериалу "Смешарики", на основе использования данного сериала, его названия, логотипа и/или остальных элементов оформления, таких как изображения происходящие события, сцены, разворачивающиеся действия сериала, фигуры сериала и их внешние и характерные им свойства, их имена, формы проявления и характеристики, музыки путем создания и реализации товаров всех видов, а также существующие мерчендайзинговые права. 

Однако, как указано выше, в соответствии с представленными в материалы дела документами, истец зарегистрирован в Торговом реестре в качестве юридического лица 15.11.2010 за номером N 172758. 

Доказательств, подтверждающих факт произведенного правопреемства от Smeshariki GmbH (номер в торговом реестре 164063) к Smeshariki GmbH (номер в торговом реестре N 172758) и перехода к истцу прав и обязанностей лицензиата по указанному лицензионному договору ни суду первой инстанции, ни суду апелляционной инстанции не представлено. 

Между тем, указанные обстоятельства судами не исследовались и не получили надлежащей правовой оценки. 

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта. 

Отмена постановления суда апелляционной инстанции с оставлением в силе решения суда первой инстанции не приведет к принятию законного судебного акта, поскольку настоящий спор был рассмотрен судом первой инстанции без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу. 

В то же время суд апелляционной инстанции ограничен в сборе и представлении дополнительных доказательств по делу в силу своей компетенции, установленной статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем в полномочия суда кассационной инстанции не входит сбор и оценка доказательств, установление обстоятельств в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований, как для отмены решения суда первой инстанции, так постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области. 

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: установить юридический статус истца на момент заключения договоров об отчуждении исключительных прав на товарные знаки; является ли Компания Smeshariki GmbH (номер в торговом реестре N 172758) правопреемником Компании Smeshariki GmbH (номер в торговом реестре 164063) по отношении к лицензионному договору от 11.12.2008 N 11-12/08 ИЛ/М, а также определить и обосновать размер подлежащей взысканию компенсации.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, частью 1 статьи 288, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 09.10.2013 по делу N А27-9502/2013 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2013 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов