Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. по делу N СИП-291/2013 Суд отказал в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку факт использования спорного товарного знака в течение трех лет после его регистрации доказан и подтверждается материалами дела

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. по делу N СИП-291/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 марта 2014 г.

Полный текст решения изготовлен 14 марта 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Солодченко Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ТКР" (Декабристов пер, д. 7, Санкт-Петербург, 199155, ОГРН 1037800035217)

к компании Т.Р.Б. Интернасьональ С.А. (T.R.B. International S.A.) (Chemin du Pavillon 5 CH-1218 Grand-Saconnex CH),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 781666 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ),

при участии в предварительном судебном заседании представителей:

от истца - Новосельцева О.В., по доверенности от 11.09.2013;

от ответчика - Гриневой М.А., по доверенности от 29.11.2013, Жителева Д.А., по доверенности от 29.11.2013;

от третьего лица: не явился, надлежащим образом извещено,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определений о принятии искового заявления к производству, о назначении судебного разбирательства заказными письмами с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТКР" (далее - ООО "ТКР", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании Т.Р.Б. Интернасьональ С.А. (T.R.B. International S.A.) (далее - Т.Р.Б. Интернасьональ С.А., ответчик) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 781666 в отношении товаров 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче искового заявления. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2013 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

В судебном заседании от 13.03.2014 представитель истца уточнил предмет исковых требований, просил досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 781666 в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ:

одежда, рубашки, шарфы, жилеты, плащи непромокаемые, белье нижнее, куртки, брюки, парки, полуверы, халаты, белье нижнее, абсорбирующее пот; одежда спортивная, костюмы купальные, плавки, шапочки купальные/шапочки для душа, плавки, комбинезоны для водных лыж; уборы головные; трикотажные изделия, а именно белье и нижнее белье как предметы одежды; аксессуары одежды; банданы, пояса, пижамы, перчатки, галстуки. 

Уточнение предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, было принято судом. 

В обоснование иска ООО "ТКР" ссылается на то, что является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 781666 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Как полагает истец, его законный интерес подтверждается тем, что ранее он являлся правообладателем комбинированного товарного знака в виде изображения стилизованной черепашки и словесного элемента "DANCING TURTLE" по свидетельству Российской Федерации N 471790 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, действие правовой охраны которого было прекращено на основании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения ответчика по настоящему делу по причине сходства со спорным товарным знаком; подал заявку на регистрацию обозначения в виде стилизованной черепахи (сходного со спорным товарным знаком) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ; является администратором интернет-сайта http:dancingturtle.su, посредством которого рекламирует детскую одежду с использованием обозначений, сходных со спорным товарным знаком; производит и реализует детскую одежду, маркированную обозначениями, сходными с товарным знаком ответчика. 

Также истец указывает, что, по имеющимся сведениям, спорный товарный знак в отношении каких-либо товаров 25 класса МКТУ непрерывно в течение трех последних лет ответчиком на территории Российской Федерации не использовался. 

Ответчик исковые требования не признал, представил отзыв на иск, а также дополнения к нему, в которых с предъявленными требованиями не соглашается, просит суд в удовлетворении иска отказать. В обоснование своих возражений ответчик ссылается на то, что истец лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не является, поскольку представленные документы не доказывают производство товаров 25 класса МКТУ; представленными доказательствами подтверждается лишь оказание услуг по реализации товаров, а не факт их производства; принадлежность интернет-сайта истцу не свидетельствует о производстве товаров; подача заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака в отсутствие иных доказательств не свидетельствует о наличии заинтересованности. 

По утверждению ответчика, спорный товарный знак в виде стилизованной черепашки в установленном законом порядке используется им совместно с основным товарным знаком "VILEBREQUIN" по международной регистрации N 765983 для маркировки одежды, обуви, головных уборов и аксессуаров. При этом в подтверждение факта использования товарного знака ссылается на следующие доказательства: материалы из сети Интернет, в том числе, с официального сайта www.vilebrequin.com; открытие в 2009 году в Московском ГУМе магазина "VILEBREQUIN" по продаже одежды, маркированной в том числе спорным товарным знаком; документы, свидетельствующие о ввозе на территорию Российской Федерации соответствующих товаров. Согласно пояснениям ответчика, поскольку товарный знак является изобразительным, то его размещение или описание в документации затруднительно, в связи с чем в представленных документах используется обозначение "VILEBREQUIN", а сам спорный товарный знак размещается непосредственно на самих товарах, о чем свидетельствуют фотографии этих товаров.

Как отмечает Т.Р.Б. Интернасьональ С.А., ввоз товаров 25 класса МКТУ на территорию Российской Федерации осуществляет компания "Альберт Менеджмент Лимитед" с согласия и по поручению ответчика, а последующую реализацию на территории Российской Федерации производят ООО "ФэшнПорт" и ЗАО "МФК ДжамильКо", что подтверждается аффидевитом от 13.01.2014, выданным финансовым директором истца, контрактом N 25/2010 от 02.03.2010 между "Альберт Менеджмент Лимитед" (Продавец) и ООО "ФэшнПорт" (Покупатель), договором поставки между ООО "ФэшнПорт" (Поставщик) и ЗАО "МФК ДжамильКо" (Покупатель), сертификатом соответствия и декларацией о соответствии, таможенными декларациями. 

Истцом представлены возражения на отзыв ответчика, в которых выражается несогласие с доводами ответчика. В частности истец считает, что представленные ответчиком доказательства к рассматриваемому спору отношения не имеют, поскольку они свидетельствует об использовании товарного знака "VILEBREQUIN"; ответчиком не подтверждено непрерывное использование товарного знака в течение трех лет, так как представленные доказательства охватывают период с 15.04.2013 по 14.09.2013; не представлены лицензионные договоры и прочие соглашения, подтверждающие законное использование на территории Российской Федерации товарного знака иными лицами под контролем ответчика; отсутствуют доказательства производства ответчиком на территории Российской Федерации товаров 25 класса МКТУ, а представлены лишь доказательства об оказании услуг по реализации товаров по 35 классу МКТУ. 

Третье лицо представило отзыв на исковое заявление, в котором правовой позиции по делу не выражает, просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя. 

В судебном заседании представитель истца доводы искового заявления поддержал, просил суд заявленные требования удовлетворить.

Представители ответчика возражали против удовлетворения исковых требований. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав мнение представителей сторон, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего. 

Как следует из материалов дела, компания Т.Р.Б. Интернасьональ С.А. является правообладателем изобразительного товарного знака по международной регистрации N 781666 (территориальное расширение на Российскую Федерацию с 29.11.2005, срок действия исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации истекает 19.03.2022) в виде стилизованной черепахи, выполненной в черно-белой гамме, в отношении товаров 25 и 26 классов МКТУ. 

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 того же Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи). 

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам (пункт 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьям 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. 

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения. 

В силу норм части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. 

Заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Оценив представленные истцом письменные доказательства в совокупности (договоры поставки N 31-Р от 15.05.2011, N 2-Р от 10.06.2013, многочисленные товарные накладные и счета-фактуры, сертификаты соответствия, штатное расписание, копии трудовых книжек, фотографии производственных цехов и производимых товаров), суд приходит к выводу о том, что истцом осуществляется деятельность по производству и реализации продукции, включающей в себя частично товары, в отношении которых по спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана, а также однородные им, за исключением обуви. 

Кроме того, в судебном заседании судом обозревались представленные представителем истца образцы продукции - детской одежды, на которой в качестве изготовителя указано ООО "ТКР". 

Истец также является администратором доменного имени "dancingturtle.su", посредством которого рекламируется производимая детская одежда. 

ООО "ТКР" 12.09.2013 подало в Роспатент заявку N 2013731472 на государственную регистрацию в качестве товарного знака изобразительного обозначения, выполненного в виде стилизованного изображения черепахи серого цвета, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. 

Таким образом ООО "ТКР" следует признать лицом, заинтересованным в обращении с настоящим иском, в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к одежде, и однородных с ними. В связи с изложенным, довод ответчика об отсутствии у истца законного интереса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежит отклонению.

Поскольку в силу пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе, то доказательства использования спорного товарного знака должны быть представлены именно ответчиком. 

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (30.10.2013), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток времени с 30.10.2010 по 30.10.2013 включительно. 

Из представленных ответчиком в материалы дела доказательств (контракт N 25/2010 от 02.03.2010 о поставке товаров, заключенный между компанией "Альберт Менеджмент Лимитед" (Продавец) и ООО "ФэшнПорт" (Покупатель); договор поставки товара N 26/2010 от 10.03.2010, заключенный между ООО "ФэшнПорт" (Поставщик) и ЗАО "МФК ДжамильКо" (Покупатель); спецификации к договору поставки; товарные накладные; счета-фактуры; сертификат соответствия N 0530937; декларации о соответствии; таможенные декларации; распечатки из сети Интернет) усматривается, что ответчиком спорный товарный знак используется в отношении товаров 25 класса МКТУ (одежды различных видов и назначения) путем его размещения на произведенных ответчиком товарах. В частности, информация о компании Т.Р.Б. Интернасьональ С.А. как производителе указанных товаров содержится в сертификате соответствия, декларациях о соответствии, таможенных декларациях. Помимо этого, в судебном заседании судом обозревались образцы продукции - одежды и обуви, на которых в качестве изготовителя указан ответчик и размещен спорный товарный знак. Факт размещения на производимых ответчиком товарах спорного товарного знака подтверждается также представленными фотографиями товара, сведениями с интернет-сайта www.vilebrequin.com. При этом спорный товарный знак для маркировки товаров используется совместно с товарным знаком "VILEBREQUIN" по международной регистрации N 765983, правообладателем которого также является ответчик. 

Поставка в Российскую Федерацию товаров 25 класса МКТУ, произведенных ответчиком и маркированных им в том числе спорным товарным знаком, осуществляется компанией "Альберт Менеджмент Лимитед". Ввоз указанных товаров на территорию Российской Федерации и таможенное оформление осуществляется ООО "ФэшнПорт" на основании контракта N 25/2010 от 02.03.2010. Фактическую реализацию товаров на территории Российской Федерации осуществляет ООО "МФК "ДжамильКо", которому товар передается импортером ООО "ФэшнПорт" на основании договора поставки товара N 26/2010 от 10.03.2010. 

Оспаривая факт использования ответчиком спорного товарного знака, истец указывает, что во всех представленных документах упоминается лишь товарный знак "VILEBREQUIN". Между тем, данный довод не может быть признан обоснованным, поскольку несмотря на отсутствие непосредственного размещения спорного товарного знака на документах, факт его использования можно проследить по номерам артикулов соответствующих товаров, которые отражены в таможенных декларациях, товарных накладных, счетах-фактурах и спецификациях к договору поставки N 26/2010 от 10.03.2010, и на этикетках образцов товара, фотографии которого также представлены в материалы дела. 

Таким образом, произведенный ответчиком товар вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации с использованием спорного товарного знака. 

При этом следует учитывать, что в силу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается также его использование другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Из представленного ответчиком аффидевита от 13.01.2014, выданного финансовым директором ответчика, следует, что импорт в Российскую Федерацию товаров, промаркированных спорным товарным знаком, осуществляется компанией "Альберт Менеджмент Лимитед" по поручению и с согласия правообладателя. Указанное обстоятельство свидетельствует об использовании ответчиком товарного знака способом, предусмотренном пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Вопреки доводам истца, отсутствие лицензионных договоров и прочих соглашений между правообладателем и лицом, осуществляющим импорт товара, само по себе не означает, что использование спорного товарного знака на территории Российской Федерации осуществляется незаконно. 

Также судом не принимается довод истца о том, что представленные ответчиком доказательства могут свидетельствовать лишь об использовании спорного товарного знака в отношении услуг по реализации товаров, но не об его использовании в отношении товаров 25 классу МКТУ, для которых данный товарный знак зарегистрирован. 

Указанный довод основан на неправильном понимании вышеприведенных норм пункта 2 статьи 1484 и пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, по смыслу которых использованием товарного знака является его введение в гражданский оборот, в том числе путем ввоза товара на территорию Российской Федерации и его продажи. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", использованием товарного знака является не только его размещение непосредственно на товаре, на этикетках, упаковке, документации, но и в том числе введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Иное понимание использования товарного знака привело бы к тому, что любое иностранное лицо, распространившее на территорию Российской Федерации правовую охрану своего средства индивидуализации, было бы обязано осуществлять производственную деятельность на территории Российской Федерации. 

Также не может быть признан обоснованным довод ООО "ТКР" о непредставлении ответчиком доказательств непрерывного использования спорного товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска. При этом истец ссылается на то, что все представленные ответчиком доказательства подтверждают продажу товаров поставщиком ООО "ФэшнПорт" покупателю ЗАО "МФК "ДжамильКо" только в период с 16.04.2013 по 15.09.2013, в то время как соответствующие доказательства об использовании спорного товарного знака с 30.10.2010 по 16.04.2013, а также с 15.09.2013 по 30.10.2013 (дата подачи иска) не представлены. 

Между тем, согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака прекращается вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Следовательно, предоставление правообладателем доказательств использования товарного знака в любой момент указанного трехлетнего периода исключает возможность досрочного прекращения его правовой охраны. Иное основано на неправильном толковании вышеприведенной нормы. 

При таких обстоятельствах, фактическое использование ответчиком зарегистрированного за ним товарного знака в период с 30.10.2010 по 30.10.2013 в отношении товаров 25 класса МКТУ следует считать доказанным, в связи с чем, исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака не могут быть удовлетворены.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат отнесению на истца. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Н.Л. Рассомагина

Р.В. Силаев