Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. по делу N СИП-394/2013 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не доказан факт его непрерывного использования в течение последних трех лет, а также не представлено доказательств того, что неиспользование произошло по независящим от ответчика обстоятельствам

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. по делу N СИП-394/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 марта 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 14 марта 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2014 г. N С01-507/2014 по делу N СИП-394/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Панфиловой С.А.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Коллаж" (пр-т Красных партизан, д. 37, оф. 15, г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл., 665466, ОГРН 1063819014930) к обществу с ограниченной ответственностью "Агентство Экспресс Сервис" (пр-т Большой В.О., д. 55, г. Санкт-Петербург, 119178, ОГРН 1027800529756) о досрочном прекращении товарного знака "Модный квартал" по свидетельству Российской Федерации N 309933 вследствие его неиспользования,

третье лицо - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании:

от истца - Марканов Д.Ю., представитель по доверенности от 06.11.2013 б/н,

от ответчика - Царева М.Ю., представитель по доверенности от 13.01.2014 б/н,

от третьего лица - представитель не явился, извещен надлежащим образом, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Коллаж" (далее - ООО "Коллаж") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Агентство Экспресс Сервис" (далее - ООО "Агентство Экспресс Сервис") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Модный квартал" по свидетельству Российской Федерации N 309933 в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ вследствие его неиспользования. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

В судебном заседании представитель ООО "Коллаж" поддержал заявленные требования в полном объеме. 

Представитель ООО "Агентство Экспресс Сервис" против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление. 

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд не направил. Дело рассмотрено в порядке статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, ООО "Агентство Экспресс Сервис" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Модный квартал" по свидетельству Российской Федерации N 309933 зарегистрированного в отношении товаров 16 (печатная продукция, брошюры, буклеты, открытки поздравительные, открытки почтовые, календари, печатные издания, мешки для упаковки бумажные или пластмассовые, упаковка бумажная и пластмассовая, фотографии, этикетки (за исключением тканевых) и услуг 35 (прокат рекламных материалов, распространение рекламных материалов, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, организация подписки на газеты (для третьих лиц), изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, распространение рекламных объявлений, реклама почтой, публикации рекламных текстов, реклама, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в газете, рекламные агентства, продвижение товаров (для третьих лиц)) классов МКТУ с датой приоритета 29.12.2004, датой регистрации - 05.07.2008, сроком действия до 29.12.2014.

ООО "Коллаж", являясь лицом, осуществляющим развитие, обслуживание и поддержание функционирования торговых центров, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения "Модный квартал" в качестве средства индивидуализации своих услуг, а также на неиспользование правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933 в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, обратилось в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно пункту 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Из буквального толкования статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака. 

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. 

Применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и подтверждена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 14483/12. 

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. 

Как следует из материалов дела, истец является организацией, осуществляющей развитие, обслуживание и поддержание функционирования торговых центров.

В соответствии с представленными в материалы дела договором управления от 16.08.2011 N 1, договором от 01.07.2013 N 437-И, а также договором от 22.08.2013 N1308-029, ООО "Коллаж" является управляющей компанией Торгового центра "Модный квартал" (г. Иркутск), обязанностью которой является полное сопровождение деятельности торгового центра, его развитие, продвижение и рекламу, организацию торговли, выставок и презентаций. 

При установлении однородности товаров (услуг) принимаются во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истцом осуществляется деятельность по оказанию услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. 

С целью индивидуализации своих услуг, а также во исполнение поручения собственников нежилого здания, расположенного по адресу: ул. 3-го Июля, д. 25, г. Иркутск (Торговый центр "Модный квартал"), ООО "Коллаж" было принято решение о регистрации товарного знака "Модный квартал", в связи с чем, 16.08.2012 в Роспатент направлена соответствующая заявка N 2012728297 в отношении определенного перечня услуг 35, 36, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ, являющихся, в том числе однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 309933. 

Кроме того, в материалы дела представлены доказательства, свидетельствующие об осуществлении истцом подготовительных действий к использованию спорного обозначения, а именно: договор от 08.07.2013 N 13-172 на обработку и размещение (публикацию) информационных материалов в сети Интернет, заключенный с ООО "Ирк.ру", и представленные во исполнение указанного договора акты выполненных работ от 10.11.2013 N 987, от 08.09.2013 N752, от 15.07.2013 N 595, счета на оплату от 21.10.2013 N 937, от 08.07.2013 N615, от 22.08.2013 N 669; договор от 01.07.2013 N 437-И на оказание услуг по распространению Рекламно-информационных материалов на носителях наружной рекламы, заключенный с ООО "Рекламные Технологии", и представленные во исполнение указанного договора акты сдачи-приемки от 30.09.2013 N 14343, от 31.08.2013 N 12612, счета от 30.11.2013 N 216156, от 21.11.2013 N215616; договор от 22.08.2013 N1308-029М на оказание услуг по проведению рекламной компании рекламного проекта ООО "Коллаж" путем размещения рекламы в региональном эфире телеканалов/радиоканалов, заключенный с ЗАО "Видео Интернешнл - Иркутское Агентство", и представленные во исполнение указанного договора выписки операций по лицевому счету; а также копии рекламных материалов торгового центра "Модный квартал". 

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что ООО "Коллаж" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 309933 в отношении услуг 35 класса МКТУ, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части. 

Между тем, истцом не представлено доказательств, свидетельствующих о совершенные подготовительные действий реального намерение производителя однородных товаров 16 класса МКТУ к использованию словесного обозначения, схожего до степени смешения со словесным обозначением товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933.

Вместе с этим следует отметить, что и в заявке, поданной в Роспатент, отсутствует указание на представление правовой охраны обозначения "Модный квартал" в отношении товаров 16 класса МКТУ. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для признания истца заинтересованным лицом в части досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ. 

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Таким образом, правовая охрана товарного знака может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 12.12.2010 по 12.12.2013 включительно. 

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

ООО "Агентство Экспресс Сервис" представлены доказательства, подтверждающие, по его мнению, факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933. 

Оценив представленные ответчиком доказательства, исходя из требований статей 64 - 68, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что они не подтверждают использование на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933 по следующим основаниям. 

В соответствии с пояснениями ответчика, изложенными в отзыве на исковое заявление, оспариваемый товарный знак используется ООО "Агентство Экспресс Сервис" для печати и распространения рекламно-информационного издания "На Невском" в рамках договора от 10.01.2008 N 03/П/08-ЭС. 

Из пункта 1.1 указанного договора следует, что ООО "Агентство Экспресс Сервис" (заказчик) поручает, а ООО "Экспресс Сервис" (исполнитель) обязуется по поручению заказчика произвести печать изданий "На Невском", "Свободное время. Free Тайм", "Под ключ" на условиях, предусмотренных настоящим договором и с возможностью привлечения третьих лиц. 

На основании договора от 10.01.2008 N03/П/08-ЭС ООО "Экспресс Сервис" осуществлена печать рекламных полос в издании "На Невском" N 12, что подтверждается представленными в материалы дела актами от 01.12.2011 N НН12, от 06.12.2012 N НН12 и от 05.12.2013 N НН12, а также платежными поручениями от 28.10.2011 N 662, от 14.11.2011 N 700, от 09.12.2011 N 763, от 17.11.2011 N 707, от 09.11.2012 N 601, от 08.11.2012 N 598, от 04.12.2013 N 612. 

В целях обработки, доставки и рекламирования своей печатной продукции (журнал "На Невском") ответчиком заключены договоры от 11.01.2010 N 29/10-Д, от 10.01.2011 N 29/11-Д, от 10.01.2012 N 29/12-Д, от 03.03.2008 N П8019, от 26.03.2013 N П13013, от 15.02.2011 N 59/Р-11, от 01.03.2012 N 92/Р-12, от 28.01.2013 N 24/Р-13, во исполнение которых в материалы дела представлены счета от 08.12.2011, от 10.12.2012 N 1232, от 09.12.2013 N 1265, от 21.07.2011 N 381, от 21.11.2013 N1010, платежные поручения от 08.12.2011 N 759, от 12.12.2012 N 675, от 09.12.2013 N 619, от 15.08.2011 N 490, от 03.12.2013 N 603, от 14.02.2011 N 37, от 23.11.2012 N 244, 18.03.2013 N 44. 

Между тем, оценив указанные документы, суд приходит к выводу о том, что ответчиком не подтвержден факт использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933 в отношении услуг 35 классов МКТУ, поскольку в указанных выше документах отсутствует указание на использование комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933. 

В судебном заседании обозревались журналы "На Невском" за январь N 1 (180) 2012 года; январь N 1 (192) 2013 года, июль N 7 (198) 2013 года, сентябрь N 9 (188) 2012 года, январь N 1 (168) 2011 года, которые приобщены к материалам дела и имеется страничка под названием "Модный квартал". В данном названии слово "Модный" выполнено с заглавной буквы прописными буквами, а слово "квартал" печатными буквами. 

Между тем, оспариваемый товарный знак зарегистрирован как комбинированный товарный знак, в котором доминирующее положение занимает изображение в виде штрих кода и словесный элемент "модный квартал" выполненный мелкими печатными буквами, расположенный под изображением в виде штрих кода. При этом в силу центрального положения и пространственного доминирования изображение штрих кода, он определяет визуальное восприятие потребителем всего товарного знака. 

Однако ответчиком было представлено доказательство использования в рассматриваемый период только словесного обозначения "модный квартал", которое визуально отличается по графике его исполнения, поскольку имеет иное общее зрительное впечатление, иной вид шрифта, иное графическое написание, чем то комбинированное обозначение товарного знака, которому представлена правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ по свидетельству Российской Федерации N 309933. 

Исключение изображения штрих кода, занимающего доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, не может быть признано несущественным, поскольку фактически правообладателем использовалось словесное обозначение "модный квартал", что полностью изменяет визуальное восприятие товарного знака. 

Ответчиком не было представлено доказательств использования комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933 в том виде, в котором он зарегистрирован, или с несущественными изменениями. 

Таким образом, отсутствие доказательств использования комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933 в том виде, в котором он зарегистрирован, или с несущественными изменениями, является основанием для признания недоказанным факта использования оспариваемого товарного знака правообладателем либо под его контролем. 

В нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком суду не представлено надлежащих доказательств использования спорного товарного знака, как самим правообладателем, так и иными лицами, осуществляющими использование под его контролем, при маркировке произведенной продукции и введения ее в гражданский оборот, обозначением товарного знака "Модный квартал" по свидетельству Российской Федерации N 309933. 

Также ответчиком суду не представлено доказательств невозможности использования оспариваемого товарного знака по независящим от него обстоятельствам. 

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что правообладателем не доказан факт непрерывного использования в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявления в суд, а именно: с 12.12.2010 по 12.12.2013 включительно, товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Таким образом, с учетом того, что ООО "Агентство Экспресс Сервис" не подтверждено использование оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933, в то время как компания ООО "Коллаж" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в части услуг 35 класса МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в указанной части. 

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак. 

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявленные требования удовлетворить частично. 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 309933 вследствие его неиспользования в отношении услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку. 

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с ООО "Агентство Экспресс Сервис" в пользу ООО "Коллаж" 4 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов