Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. по делу N СИП-436/2013 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения уполномоченного органа о признании патента на изобретение недействительным, поскольку оспариваемое изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. по делу N СИП-436/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2013 г.

Полный текст решения изготовлен 21 марта 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2014 г. N С01-460/2014 по делу N СИП-436/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Солодченко Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Щербы Алексея Семеновича (г. Лобня, Московская обл.), Звягина Ильи Борисовича (г. Лобня, Московская обл.)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Адекватные технологии" (Кутузовский пр., д. 36, стр. 4, Москва), о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) N 2001109751(2182889) от 25.11.2013 о признании патента Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" недействительным, при участии в судебном заседании представителей:

от заявителей - Щербы А.С., паспорт, Звягина И.Б., паспорт, Туленинова А.Н., по доверенности N 50 АА 4629066 от 14.12.2013, Байковой Е.А., по доверенности N 50 АА 4629066 от 14.12.2013;

от органа, принявшего оспариваемый акт, - Старцевой Д.Б., по доверенности N 01/25-192/41 от 05.04.2013,

от третьего лица - Клеймана A.M., по доверенности от 14.01.2014, Мескина П.Е., по доверенности от 30.01.2014, установил

Щерба Алексей Семенович и Звягин Илья Борисович (далее - заявители) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании недействительным решения Роспатента N 2001109751(2182889) от 25.11.2013 о признании патента Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" недействительным.

Явившиеся в судебное заседание заявители и их представители заявленное требование поддержали. В обоснование данного требования ссылаются на то, что оспариваемое решение принято Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства, поскольку при рассмотрении возражения ООО "Адекватные технологии" против выдачи патента Российской Федерации N 2182889 отсутствие такого условия патентоспособности как "новизна" было установлено только в отношении части оспариваемого изобретения, тогда как патент признан недействительным полностью. Заявители не согласны с выводом Роспатента о том, что изобретение по оспариваемому патенту "Дезинфицирующее средство" и противопоставленный патент "Дезинфицирующе-моющий раствор" имеют одно и то же назначение, полагая при этом, что различие назначения следует уже из названий указанных патентов, первое изобретение используется для дезинфекции, второе - для дезинфекции и отмывки. По мнению заявителей, предложенное ими при рассмотрении возражения изменение формулы путем конкретизации назначения изобретения - "Дезинфицирующее средство для обеззараживания воды" в нарушение положения пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила рассмотрения возражений), не принято Роспатентом со ссылкой на то, что законодательством не допускается возможность изменения формулы изобретения после принятия решения о выдаче охранного документа.

В представленных в судебном заседании письменных объяснениях заявители дополнительно указали, что спорное изобретение соответствует условию патентоспособности "новизна", поскольку оно отличается от противопоставленного аналога количественным содержанием компонентов, входящих в состав сравниваемых растворов, а также своим назначением, учитывая, что запатентованные средства не могут быть взаимозаменяемыми.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве на заявление. В частности, сослался на то, что оспариваемое изобретение в части альтернативного варианта состава дезинфицирующего средства, не соответствует условию патентоспособности "новизна", так как из противопоставляемого патента известна вышеуказанная совокупность признаков. Представленная же заявителями скорректированная формула изобретения не была принята коллегией палаты по патентным спорам в силу того, что она относилась к иному объекту правовой охраны, характеризующемуся другой совокупностью признаков, с которой оспариваемый патент не действовал, в связи с чем он был признан недействительным полностью.

Третье лицо (ООО "Адекватные технологии") представило отзыв на исковое заявление, в котором просит в удовлетворении заявленных требований отказать. В судебном заседании представители третьего лица доводы, изложенные в отзыве, поддержали.

Как следует из материалов дела, Федеральной службой по интеллектуальной собственности на имя Щербы А.С. и Звягина И.Б. был выдан патент Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" (приоритетом изобретения 12.04.2001) со следующей формулой изобретения:

"1. Дезинфицирующее средство, содержащее дезинфицирующий агент и воду, в качестве дезинфицирующего агента, включающее первый компонент - полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат и второй компонент - алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина, отличающееся тем, что массовое соотношение m первого и второго компонентов находится в интервале .

2. Средство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит указанные компоненты в следующих количествах, мас. %: полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат - 1,5 - 6,0; алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина-0,15 - 1,2. Вода - остальное".

В созданную при Роспатенте палату по патентным спорам 22.03.2013 поступило возражение ООО "Адекватные технологии" против выдачи вышеназванного патента, которое было мотивировано несоответствием изобретения условию патентоспособности "новизна".

Обосновывая указанный факт, ООО "Адекватные технологии" сослалось на наличие патента Российской Федерации N 2173337 на изобретение "Дезинфицирующе-моющий раствор", имеющего более раннюю дату приоритета (06.12.2000), чем оспариваемый патент.

Указанный патент был выдан на имя закрытого акционерного общества "Деско" со следующей формулой изобретения:

1. Дезинфицирующе-моющий раствор, включающий дезинфицирующий агент, состоящий из смеси полигексаметиленгуанидингидрохлорида с алкилбензилдиметиламмоний хлоридом, и неионогенное поверхностно-активное вещество - полиоксиэтиленалкиловые эфиры, отличающийся тем, что дезинфицирующий агент дополнительно содержит диальдегид, а в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества используют смесь фенольных производных полиоксиэтиленалкиловых эфиров - полигликолевые эфиры моноалкилфенолов при следующем соотношении компонентов, мас. %:

полигексаметиленгуанидингидрохлорид - 0,025 - 3;

алкибензилдиметиламмоний хлорид - 0,006 - 3;

диальдегид - 0,02-3;

смесь полигликолевых эфиров моноалкилфенолов (неонол) - 0,06 - 4;

вода - до 100.

2. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют альдегид щавелевой кислоты.

3. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют альдегид янтарной кислоты.

4. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют альдегид глутаровой кислоты.

5. Раствор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве диальдегида используют смесь диальдегидов щавелевой, янтарной, глутаровой кислот в соотношении 1:1:1.".

По результатам рассмотрения палатой по патентным спорам возражения ООО "Адекватные технологии" решением Роспатента от 25.11.2013 оно было удовлетворено, патент Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" был признан недействительным полностью.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Щерба А.С. и Звягин И.Б. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, и их представителей, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для признания оспариваемого решения недействительным в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (12.04.2001), а также возражения против выдачи патента (22.03.2013), при рассмотрении настоящего дела подлежат применению нормы Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 35171-1 (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки), Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82 (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, далее - Правила рассмотрения заявок), Правил рассмотрения возражений (в редакции, действовавшей на дату подачи возражений).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Закона следует читать как "N 3517-I"

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно их уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил рассмотрения заявок, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Подпунктом (3) того же пункта предусмотрено, что изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога (подпункт (1) пункта 3.3.2.3 Правил рассмотрения заявок).

В силу подпункта (6) пункта 3.3.1 названных Правил признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Из анализа формулы спорного изобретения усматривается, что в ее независимом пункте содержится несколько альтернативных совокупностей существенных признаков, характеризующих варианты состава дезинфицирующего средства и обеспечивающих получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5 Правил рассмотрения заявок, в случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий. Если вывод о непатентоспособности получен в отношении одной из указанных совокупностей, то при дальнейшем рассмотрении заявки следует руководствоваться подпунктом (5) пункта 19.8 тех же Правил.

Если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, непатентоспособно, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента (подпункт (5) пункта 19.8 Правил подачи заявок).

Коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражений было установлено, что противопоставляемый патент Российской Федерации N 2173337 на изобретение "Дезинфицирующе-моющий раствор" содержит техническое решение, тождественное одной из альтернативных совокупностей признаков, содержащихся в формуле изобретения, защищенного оспариваемым патентом. В частности, выявлено, что альтернативный вариант выполнения дезинфицирующего средства, содержащего полигексаметилгуанидинхлорид (первый компонент), алкилметилбензиламмонийхлорид (второй компонент), воду, при массовом соотношении m первого и второго компонента в интервале , изложенный в формуле оспариваемого патента, известен из патента Российской Федерации N 2173337 на изобретение "Дезинфицирующе-моющий раствор". При этом соотношение вышеуказанных компонентов в дезинфицирующем средстве по оспариваемому патенту () полностью попадает в интервал соотношений данных компонентов, содержащихся в дезинфицирующе-моющем растворе по противопоставляемому патенту.

Исходя из этого, палата по патентным спорам пришла к обоснованному выводу о том, что вышеназванная альтернативная совокупность признаков не может быть признана соответствующим условию патентоспособности "новизна".

В соответствии с пунктом 4.9 Правил рассмотрения возражений при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признано недействительным частично.

С учетом того, что формула оспариваемого патента содержала другой альтернативный вариант дезинфицирующего средства: полигексаметиленгуанидингидрофосфат (первый компонент); смесь алкилдиметилбензиламмонийхлорида с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина (второй компонент), палатой по патентным спорам в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 Правил рассмотрения возражений, было предложено патентообладателям представить откорректированную формулу изобретения, исключив из нее непатентоспособный альтернативный вариант формулы изобретения.

В ответ на данное предложение патентообладателями была представлена следующая откорректированная формула изобретения:

"Дезинфицирующее средство для обеззараживания воды, содержащее дезинфицирующий агент и воду, в качестве дезинфицирующего агента, включающее первый компонент - полигексаметиленгуанидингидрохлорид или полигексаметиленгуанидингидрофосфат и второй компонент алкилдиметилбензиламмонийхлорид или его смесь с четвертичными аммониевыми солями диметиламина и/или третичного амина, отличающееся тем, что массовое соотношение m первого и второго компонентов находится в интервале ".

Вместе с тем, в силу пункта 1 статьи 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Таким образом, законодательство не предусматривает возможности внесения дополнительных признаков в формулу изобретения после принятия решения о выдаче патента. Изменения в формулу изобретения после выдачи патента могут быть внесены лишь в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 Правил рассмотрения возражений, путем исключения каких-либо признаков. Иное толкование приводило бы к возникновению нового объекта правовой охраны.

Как верно отмечено в оспариваемом решении, патентообладатели не исключили из формулы изобретения непатентоспособный альтернативный вариант дезинфицирующего средства, а изменили родовое понятие, включив в независимый пункт формулы изобретения дополнительный признак "для обеззараживания воды", что обоснованно расценено органом, принявшим оспариваемый акт, как действие, приводящее к возникновению иного объекта правовой охраны.

С учетом изложенного, доводы заявителей о неправомерности признания патента недействительным полностью при установлении Роспатентом отсутствия "новизны" только в отношении части изобретения и непринятия Роспатентом уточнения формулы в части конкретизации назначения изобретения основаны на ошибочном толковании норм патентного законодательства.

Ссылка Щербы А.С. и Звягина И.Б. на то, что количественное соотношение полигексаметиленгуанидингидрохлорида (первый компонент) и алкилдиметилбензиламмонийхлорид (второй компонент) по оспариваемому патенту отличается от количественных соотношений данных компонентов по противопоставленному патенту подлежит отклонению по следующим основаниям.

Количественный признак дезинфицирующего средства по патенту Российской Федерации N 2182889 в независимом пункте 1 формулы изобретения определен в виде соотношения m первого и второго компонентов: .

Количественный признак дезинфицирующего средства по патенту Российской Федерации N 2173337 определен в виде процентного соотношения компонентов: полигексаметиленгуанидингидрохлорида (первый компонент) 0,025 - 3, и алкилдиметилбензиламмонийхлорид (второй компонент) 0,006 - 3.

Следовательно, количественное соотношение компонентов в средстве по патенту Российской Федерации N 2182889 () полностью включается в интервал () соотношений первого (0,025 - 3 мас.%) и второго (0,006 - 3 мас.%) компонентов, содержащихся в средстве по патенту Российской Федерации N 2173337.

Также суд считает некорректным утверждение заявителей о том, что изобретения патенту Российской Федерации N 2182889 "Дезинфицирующее средство" и по патенту Российской Федерации N 2173337 "Дезинфицирующе-моющий раствор" имеют разное назначение.

Действительно, как справедливо отмечают заявители, из названия изобретений, а также из их описания следует, что изобретения имеют не полностью совпадающие области применения: изобретение по оспариваемому патенту предназначено для дезинфекции, по противопоставленному патенту - для дезинфекции и отмывки медицинских инструментов.

Вместе с тем Роспатент, указывая в оспариваемом решении на общее назначение изобретений, исходил из того, что в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2182889 в качестве родового понятия, характеризующего назначение, указано "дезинфицирующее средство", в патенте Российской Федерации N 2173337 - "дезинфицирующе-моющий раствор", при этом дезинфицирующе-моющие растворы относятся к более общей группе дезинфицирующих средств и, как следствие, имеют общее назначение. При этом судом учитывается, что в соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3. Правил рассмотрения заявок назначение изобретения, в первую очередь, отражается в родовом понятии, содержащемся в формуле изобретения.

Ссылка заявителей на то, что дезинфицирующий агент дезинфицирующе-моющего раствора по патенту Российской Федерации N 2173337 состоит из пяти составляющих компонентов в отличие от дезинфицирующего средства по патенту Российской Федерации N 2182889, включающего три компонента, и использование в дезинфицирующе-моющем растворе диальдегидов в той концентрации, которая указана в противопоставленном патенте, исключает в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 возможность использования данного раствора для обеззараживания воды, не принимается судом в силу того, что в рассматриваемом случае Роспатентом установлено тождество технических решений (один из альтернативных вариантов независимого пункта формулы оспариваемого патента и часть независимого пункта формулы противопоставляемого патента, представляющего по сути самостоятельное техническое решение), которые направлены на достижение аналогичного технического эффекта - дезинфекции (уничтожение бактерий и разрушение токсинов).

Исходя из этого, наличие в дезинфицирующе-моющем растворе дополнительных веществ, которые дают "отмывочный" эффект, не влияет на вывод об общем назначении сравниваемых средств в части достижения "дезинфицирующего" эффекта.

При таких обстоятельствах, Роспатент обоснованно признал патент Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" недействительным в полном объеме по причине его несоответствия такому условию патентоспособности как "новизна".

В связи с этим требование Щербы А.С. и Звягина И.Б. о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) N 2001109751(2182889) от 25.11.2013 о признании патента Российской Федерации N 2182889 на изобретение "Дезинфицирующее средство" удовлетворению не подлежит.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

С.П. Рогожин

Р.В. Силаев