Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2014 г. N С01-83/2014 по делу N А62-699/2011 Суд отменил постановление суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о признании действий по выпуску (производству) продукции нарушением исключительного права истца на результат интеллектуальной деятельности, которым исковые требования удовлетворены в полном объеме, поскольку мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, в постановлении изложены не были, в связи с чем судом были допущены нарушения норм процессуального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2014 г. N С01-83/2014 по делу N А62-699/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 14.03.2014 г.

Полный текст постановления изготовлен 20.03.2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Уколов С.М.,

судьи - Булгаков Д.А., Тарасов Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ул. Ш. Энтузиастов, 5, Москва, ОГРН 1027700273985)

на постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда (судьи Можеева Е.И., Дайнеко М.М., Сентюрина И.Г.) от 13.11.2013 по делу N А62-699/2011

по иску ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"

к обществу с ограниченной ответственностью "Конкорд" (ул. Индустриальная, д. 2, г. Смоленск, 214031, ОГРН 1026701430623)

о признании действий ООО "Конкорд" по выпуску (производству) продукции кабеля силового типа нг-LS в период с 01.07.2010 по 31.12.2010 нарушением исключительного права истца на результат интеллектуальной деятельности, защищенный свидетельством на полезную модель N 20407 от 14.06.2001, взыскании убытков в размере 2 869 965 рублей и опубликовании решения суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Зуйков С.А. по доверенности от 10.04.2013, Юрьева О.Е. по доверенности от 10.04.2013, Мартыненко Т.С. по доверенности от 05.03.2014, Якушев П.П. по доверенности от 05.03.2014,

от ответчика: Кузопеев Н.Л. по доверенности от 10.12.2013, Быковский А.В. по доверенности от 01.04.2013,

установил:

открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (далее - ОАО "ВНИИКП") обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Конкорд" (далее - ООО "Конкорд") с требованиями о признании действий ООО "Конкорд" по выпуску (производству) продукции кабеля силового типа нг-LS в период с 01.07.2010 по 31.12.2010 нарушением исключительного права ОАО "ВНИИКП" на результат интеллектуальной деятельности, защищенный свидетельством на полезную модель N 20407 от 14.06.2001, взыскании убытков в размере 2 869 965 рублей и опубликовании решения суда в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Требования истца были основаны на статьях 15, 1237, 1252, 1358, 1406 и 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 22.08.2012 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2013 решение суда первой инстанции от 22.08.2012 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. При этом суд апелляционной инстанции, назначив дополнительную комплексную судебную экспертизу и повторную комплексную экспертизу, пришел к выводу, что кабельная продукция, производимая ООО "Конкорд" по ТУ 3500-004-2350648-10, не содержит всех признаков формулы полезной модели истца или эквивалентных ему признаков, что не позволяет говорить о нарушении прав истца.

В кассационной жалобе ОАО "ВНИИКП" просит постановление апелляционной инстанции отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда Смоленской области от 22.08.2012, ссылаясь на нарушения судом апелляционной инстанции норм процессуального и материального права.

В отзыве на кассационную жалобу ООО "Конкорд" просит оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, не усматривая в обжалуемом постановлении нарушения норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, приведенные в жалобе и отзыве на кассационную жалобу.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции считает необходимым постановление суда апелляционной инстанции отменить, оставив в силе решение суда первой инстанции от 22.08.2012 в связи со следующим.

При рассмотрении спора судами установлено, что истец является обладателем исключительных прав по свидетельству на полезную модель N 20407 "Силовой кабель" с приоритетом от 14.06.2001 (зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.10.2001, т.1, л.д. 31). Действие патента продлено до 14.06.2014 (приложение к патенту, т. 1, л.д. 34).

Между истцом и ответчиком был заключен лицензионный договор N 1934/04 с изменениями (т. 1, л.д. 15-30), согласно которому ОАО "ВНИИКП" (лицензиар) предоставляет ООО "Конкорд" (лицензиат) на срок действия договора и за вознаграждение неисключительную лицензию на использование полезных моделей (приложение 1), в том числе силовой кабель по свидетельству на полезную модель N 20407, с целью изготовления и продажи продукции. Лицензиар передает лицензиату необходимую документацию. Лицензиат обязался уплачивать помимо единовременных платежей также текущие отчисления (роялти) в размере 1,5% от фактической продажной цены продукции по лицензии, изготовленной и реализованной лицензиатом в течение отчетного периода.

Ответчик с 01.07.2010 прекратил выплату роялти, при этом договор между сторонами расторгнут не был, в связи с чем лицензиаром была проведена проверка деятельности лицензиата и составлен отчет от 06.10.2010 (т. 1, л.д. 88).

Ответчик отрицал выпуск продукции согласно лицензионному договору и указал, что производит продукцию по самостоятельно разработанным ТУ 3500-004-12350648-10.

Для разрешения вопроса об использовании в кабельной продукции ответчика всех признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели по свидетельству N 20407 "Силовой кабель" (с приоритетом от 14.06.2001 и сроком действия до 14.06.2014) либо признаков, эквивалентных ему, судом первой инстанции была назначена патентно-техническая экспертиза.

Согласно заключению эксперта Абрамовой И.П. от 26.12.2011 (т. 3, л.д. 77) сравнительный анализ признаков силового кабеля по свидетельству N 20407 и продукции, изготовленной по ТУ 3500-004-12350648-10 "Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с пониженным газо- и дымовыделением", показал, что в кабельной продукции, выпускаемой ответчиком согласно указанным техническим условиям, использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели (свидетельство на полезную модель N 20407 "Силовой кабель" с приоритетом от 14.06.2001 и сроком действия до 14.06.20141 в варианте, предусматривающем наличие ионола с дифенилолпропаном в соотношении 3:1-1:3 - 0,4-1 в составе материала изоляции и оболочки силового кабеля.

Таким образом, экспертом был подтвержден вывод об использовании признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы полезной модели (свидетельство на полезную модель N 20407 "Силовой кабель").

Назначенная судом первой инстанции дополнительная экспертиза в части используемых при производстве кабельной продукции компонентов подтвердила выводы, изложенные в заключении от 26.12.2011.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что ООО "Конкорд" направило в адрес истца уведомление о расторжении договора с 01.04.2011 только 16.03.2011, то есть после поступления искового заявления в суд (поступило 22.02.2011). Ответчик, заявляя, что производит продукцию не по лицензионному договору с 01.07.2010, не предпринял мер к расторжению договора в соответствии с порядком, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ) и разделом 13 договора. Однако при действующем договоре согласно отчету от 06.10.2010 ответчик только уведомил истца о прекращении выпуска кабельной продукции по ТУ истца и ее производстве по собственно разработанным ТУ. Вместе с тем, как следует из отчета, техническая документация завода для проведения сопоставительного анализа конструкций кабельной продукции по технической документации ОАО "ВНИИКП" и ООО "Конкорд" комиссии представлена не была, допуск комиссии в цеха по производству продукции произведен не был, отчетные данные не предоставлены.

Согласно докладной от 16.09.2010 директору ООО "Конкорд" указано на необходимость проведения испытаний по определению распространения горения кабельного изделия марки ВВГнг-LS, выпускаемого ООО "Конкорд" по ТУ 16.К71-310-2001 (разработанного в соответствии со свидетельством на полезную модель по патенту РФ N 20407 истца), на докладной проставлена виза о проведении данных испытаний. Таким образом, указанный документ (ответчик не оспаривал его наличие) не согласуется с доводами ответчика о прекращении выпуска продукции по лицензионному договору с 01.07.2010, так как в противном случае необходимость в проведении испытаний продукции по техническим условиям истца отсутствовала.

Данные обстоятельства не приняты во внимание судом апелляционной инстанции при принятии оспариваемого постановления.

В то же время, в силу пункта 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе, к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В соответствии со статьей 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом, правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются (пункт 5 статьи 1235 ГК РФ).

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (статья 15 ГК РФ).

Предъявляя требования о взыскании убытков в виде упущенной выгоды, истец исчислил их из расчета среднегодового объема выпуска продукции по лицензии на основании ранее представленных ответчиком отчетов с учетом условий лицензионного договора о перечислениях роялти. Контррасчета убытков ответчик не представлял.

Согласно пункта 13.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим, лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (пункт 4 статьи 1286 ГК РФ), а соответствующее использование произведения не осуществлялось, сумма вознаграждения определяется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Указанные разъяснения судов высших инстанций также не были приняты во внимание судом апелляционной инстанции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Требования ОАО "ВНИИКП" были основаны на указанных выше обстоятельствах и положениях пункта 1 статьи 1252 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное.

В соответствии со статьей 1237 ГК РФ использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Такого рода ответственность и была применена судом первой инстанции при принятии решения от 22.08.2012.

Основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам усматривает в обжалуемом постановлении апелляционной инстанции, как неправильное применение приведенных выше норм материального права, так и нарушение норм процессуального права.

Так, судом апелляционной инстанции были неправильно применены положения части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при назначении дополнительной комплексной экспертизы определением от 30.11.2012 и при назначении повторной комплексной экспертизы определением от 17.05.2013. В нарушение части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении не указаны мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, отменяя решение.

С учетом изложенного, постановление суда апелляционной инстанции от 13.11.2013 подлежит отмене, а решение суда первой инстанции от 22.08.2012 оставлению в силе.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы последнего по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2013 по делу N А62-699/2011 отменить.

Решение Арбитражного суда Смоленской области от 22.08.2012 по данному делу оставить в силе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Конкорд" в пользу открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" в возмещение судебных расходов 2000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.М. Уколов

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Тарасов