Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2014 г. N С01-160/2014 по делу N А40-68109/2012 Суд отменил принятые судебные акты в части отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку нижестоящие суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств по делу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 марта 2014 г. N С01-160/2014 по делу N А40-68109/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 25.03.2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 27.03.2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Снегур А.А., Химичев В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй и Хотел Чиприани С.р.Л. 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2013 (судья Хайло Е.А.) по делу N А40-68109/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.12.2013 (судьи Солопова А.А., Садикова Д.Н., Трубицын А.И.) по тому же делу

по иску Хотел Чиприани С.р.Л/Hotel Cipriani S.r.L.(10 via Giudecca, Venezia, Italy) к Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй /Altunis Trading Gestao E Servicos LDA (Avenida Arriaga, 50-3 Sala 5, 9001/802Funchal, Madeira, Portugal)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30,корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Гришанова Т.И., Шитиков В.Н., Ариевич Е.А. по доверенности от 10.04.2012,

от ответчика: Ароникова М.А., Табастаева Ю.Т., Христофоров А.А. по доверенности от 08.06.2012,

от третьего лица: извещён, не явился, установил:

Хотел Чиприани С.р.Л. обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков: комбинированного товарного знака "CIPRIANI" по свидетельству Российской Федерации N 356560 в отношении всех товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован; словесного товарного знака "CIPRIANI" по свидетельству Российской Федерации N 376013 в отношении всех услуг МКТУ, для которых он зарегистрирован; словесного товарного знака "CIPRIANICONCERTS.COM" по свидетельству Российской Федерации N 351729 в отношении всех услуг МКТУ, для которых он зарегистрирован; словесного товарных знака "CIPRIANICONCERT.COM" по свидетельству Российской Федерации N 361457 в отношении всех услуг МКТУ, для которых он зарегистрирован; комбинированного товарного знака по международной регистрации N 688239 "CIPRIANI Food" на территории Российской Федерации в отношении всех товаров МКТУ, для которых он зарегистрирован; комбинированного товарного знака по международной регистрации N 693042 "CIPRIANI Нomе" на территории Российской Федерации в отношении всех товаров МКТУ, для которых он зарегистрирован; товарного знака по международной регистрации N 694099 "CIPRIANI Fashion" на территории Российской Федерации в отношении всех товаров МКТУ, для которых он зарегистрирован. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2013 исковые требования удовлетворены частично, а именно в отношении услуг 43 класса МКТУ досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков: "CIPRIANI" по свидетельству Российской Федерации N 376013; "CIPRIANICONCERTS.COM" по свидетельству Российской Федерации N 351729; "CIPRIANICONCERT.COM" по свидетельству Российской Федерации N 361457, в удовлетворении остальной части заявленных требований отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.12.2013 принят отказ Хотел Чиприани С.р.Л. от иска в части требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 688239 "CIPRIANI Food" в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, решение Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2013 по делу N А40-68109/2012 в данной части отменено, в остальной части решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. 

Не согласившись с указанными судебными актами, Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй и Хотел Чиприани С.р.Л. обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просили оспариваемые судебные акты отменить. При этом истец ссылается на то, что судами не были установлены все обстоятельства по делу, свидетельствующие о заинтересованности истца в досрочном прекращении по всем товарным знакам по заявленным классам МКТУ. Ответчик, в свою очередь, указывает, что судами нарушены нормы материального права и не правильно установлены обстоятельства по делу в отношении заинтересованности истца в прекращении по оспариваемым товарным знакам.

В судебном заседании представители Хотел Чиприани С.р.Л. поддержали доводы кассационной жалобы, против удовлетворения кассационной жалобы Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй возражали. Представители компании Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй в судебном заседании поддержали доводы своей кассационной жалобы, против удовлетворения кассационной жалобы Хотел Чиприани возражали по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу. 

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о месте и времени рассмотрения жалоб, отзыв не представило, явку своего представителя в суд кассационной инстанции не обеспечило, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Рассмотрев кассационные жалобы, возражения на них проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй является правообладателем оспариваемых товарных знаков, зарегистрированных в отношении широкого перечня товаров и услуг различных классов МКТУ, а именно:

- комбинированного товарного знака "CIPRIANI" (свидетельство Российской Федерации N 356560), зарегистрированного Роспатентом 07.08.2008 с приоритетом от 31.08.2006 в отношении товаров 03, 06, 08, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 и услуг 35 классов МКТУ;

- словесного товарного знака "CIPRIANI" (свидетельство Российской Федерации N 376013), зарегистрированного Роспатентом 01.04.2009 с приоритетом от 25.01.2008 в отношении услуг 35, 36, 37, 43, 45 классов МКТУ;

- словесного товарного знака "CIPRIANICONCERTS.COM" (свидетельство Российской Федерации N 351729), зарегистрированного Роспатентом 31.08.2006 с приоритетом от 04.06.2008 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ;

- словесного товарного знака "CIPRIANICONCERT.COM" (свидетельство Российской Федерации N 361457), зарегистрированного Роспатентом 08.10.2008 с приоритетом от 31.08.2006 в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ;

- комбинированного товарного знака по международной регистрации N 693042 "CIPRIANI Нomе" от 16.02.1998 в отношении товаров 08, 20, 21, 24, 25 классов МКТУ;

- товарного знака по международной регистрации N 694099 "CIPRIANI Fashion" от 16.02.1998 в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 24 и услуг 34 классов МКТУ. 

Хотел Чиприани С.р.Л., ссылаясь на свою заинтересованность в отношении товаров 03, 06, 08, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28 и услуг 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 классов МКТУ и полагая, что оспариваемые товарные знаки не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратился с настоящим заявлением в суд. 

Удовлетворяя исковые требования в части, суды исходили из доказанности истцом факта его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 376013 в отношении части услуг 43 класса МКТУ, и недоказанности ответчиком осуществления им реальной предпринимательской деятельности по оказанию указанных услуг в течение трех лет, предшествующих дню подачи настоящего заявления.

Суд кассационной инстанции полагает, что вывод судов о том, что истец подтвердил свою заинтересованность в отношении услуг 43 класса МКТУ, а ответчик не представил доказательств использования в смысле статей 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарных знаков, в отношении которых досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ, является законным и обоснованным, в силу чего в данной части оспариваемые судебные акты подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба компании Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй - без удовлетворения. 

Удовлетворение иска в данной части по указанным мотивам суд кассационной инстанции находит соответствующим установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам. 

Довод ответчика о том, что в период с мая 2009 года по май 2012 года в различных странах мира между истцом и ответчиком велись многочисленные судебные и административные споры в отношении товарных знаков "Cipriani", в связи с чем Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДиЭй не могла использовать оспариваемый товарный знак на территории Российской Федерации подлежит отклонению как необоснованный и не подтверждённый соответствующими надлежащими доказательствами, так как каких-либо судебных актов иностранных судов о наложении обеспечительных мер или о запрете использовать оспариваемый товарный знак на территории Российской Федерации суду представлено не было. 

Между тем судами не учтено следующее. 

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

Из буквального толкования статьи 1486 ГК РФ не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака. 

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и подтверждена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 14483/12. 

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя. 

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, истец является лицом, осуществляющим ведение деятельности в сфере гостиничного, ресторанного и, в целом, туристического бизнеса, а также любой связанной и подобной деятельности, включая выбор, производство и реализацию пищевой и гастрономической продукции. В целях реализации предмета собственной деятельности Хотел Чиприани С.р.Л. имеет право вести любые так или иначе связанные с предметом деятельности операции в производственной, торговой, финансовой, банковской сфере, в сфере движимого и недвижимого имущества. 

С целью расширения сферы деятельности Хотел Чиприани С.р.Л. приняла решение о регистрации товарных знаков со словесным обозначением "CIPRIANI" и "HOTEL CIPRIANI" в отношении услуг 35, 36 и 43 классов МКТУ, в связи с чем 19.01.2011 направила в Роспатент соответствующие заявки N 2011701017 и N 2011701016 соответственно. 

Между тем, согласно уведомлениям ФГБУ "ФИПС" от 06.12.2011 в результате проведения экспертизы указанных заявок установлено, что заявленные обозначения способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг для заявленных услуг 36 класса МКТУ. При этом они сходны до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 0403141, N 356560, N 386491, N 376013, N 399369, N 351729, N 339431, N 340604, правообладателями которых является Алтунис-Трейдинг Гештао Э Сервикос ЭлДи Эй. 

При этом суд кассационный инстанции учитывает, что направление Роспатентом уведомления о признании заявки отозванной не свидетельствует об отказе Хотел Чиприани С.р.Л. от поданной заявки., поскольку в материалах дела отсутствует письменное заявление последнего об ее отзыве. 

Судом апелляционной инстанции установлено, что обозначение "Cipriani" является частью фирменного наименования истца (Hotel Cipriani S.r.L.), а также включено в принадлежащие истцу знаки обслуживания "Cipriani" и "Hotel Cipriani", в том числе по международной заявке N 533888 на территории иностранного государства - Италии (г. Венеция) и является частью наименования отеля "Hotel Cipriani", владельцем которого является истец.

Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/2013 при установлении однородности товаров принимается во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг). 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары (услуги) - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Таким образом, лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак. 

При разрешении вопроса о том, является ли лицо, подавшее заявление, заинтересованным, в каждом конкретном случае следует исходить из совокупности всех доказательств по делу и конкретных обстоятельств спора, при этом необходимо проводить правовую оценку однородности товаров (услуг) истца и ответчика следует по перечисленным критериям в их совокупности. 

Однако из обжалуемых судебных актов не усматривается, что выше установленные судами обстоятельства были оценены ими в соответствии с положениями статей 1, 8, 71, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а результаты такой оценки отражены в оспариваемых судебных актах. В проверке нуждается также вопрос о заинтересованности истца в отношении конкретных товаров и услуг, а не всех классов МКТУ в целом. 

Таким образом, кассационная коллегия полагает, что при рассмотрении настоящего дела суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в вышеназванных постановлениях, в силу чего неправильно истолковали положения статьи 1486 ГК РФ. 

Согласно части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права. 

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи с неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное истолкование нормы материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело в части отказа в удовлетворении заявленных требований - направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие (отсутствие) у истца заинтересованности в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, исходя из установленных обстоятельств определить использование правообладателем их по смыслу статьи 1484 ГК РФ. 

Вопрос о распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб судом кассационной инстанции не рассматривается, поскольку в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2013 по делу N А40-68109/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.12.2013 по тому же делу в части отказа в удовлетворении требований отменить. 

Дело в этой части направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2013 по делу N А40-68109/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.12.2013 по тому же делу оставить в силе. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур

Судья

В.А. Химичев