Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013 Суд отменил ранее принятое решение по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, которым заявленное требование удовлетворено, и направил дело на новое рассмотрение, указав на неправильное применение судом норм права о лицензионном договоре и государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 апреля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Никулина Александра Николаевича (г. Харьков, Украина)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 по делу N СИП-110/2013 (судьи Пашкова Е.Ю., Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.)

по иску компании SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД; Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Island)

к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от ответчика (заявителя кассационной жалобы) - Новиков К.А. по доверенности от 26.09.2013 N 5042;

от истца - Михайлов С.В. по доверенности от 06.12.2013, Сидорова М.А. по доверенности от 25.06.2013. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам

установил:

компания SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД; далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу (далее - предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 292617 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 заявленное требование удовлетворено, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении товаров 32 класса МКТУ: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко (безалкогольный напиток), изотонические напитки, коктейли безалкогольные, лимонады, литиевая вода, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сельтерская вода, содовая вода, соки овощные (напитки), составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, столовые воды, таблетки для изготовления газированных напитков, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные, шербеты (напитки), эссенции для изготовления напитков. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, предприниматель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить оспариваемое решение и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать. Заявитель кассационной жалобы ссылается на неправильное применение судом статей 429, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), указывает, что вопреки выводам суда предварительный лицензионный договор не подлежит государственной регистрации, а, соответственно, не может быть ничтожным в отсутствии такой регистрации. В подтверждение своего довода заявитель ссылается на правовую позицию, изложенную в пункте 14 "Обзора практики разрешения споров, связанных с применением закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001 N 59, в котором указано, что предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что в материалах дела имеется достаточно доказательств, подтверждающих использование товарного знака под контролем правообладателя, однако суд первой инстанции необоснованно не принял их во внимание, сославшись на то, что эти документы основаны на ничтожном предварительном лицензионном договоре. 

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения как законный и обоснованный. 

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители компании и индивидуального предпринимателя. 

Роспатент в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направил, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещен надлежащим образом. 

В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства. 

На основании вышеизложенного, кассационная жалоба рассмотрена президиумом Суда по интеллектуальным правам в отсутствие представителя Роспатента. 

В судебном заседании представитель предпринимателя доводы кассационной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить. 

В свою очередь, представитель компании против доводов кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем словесного товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" по свидетельству Российской Федерации N 252472, зарегистрированного Роспатентом 29.07.2003 с приоритетом от 07.10.2002 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ. Исключительные права на названный товарный знак предприниматель приобрел в результате заключения с обществом с ограниченной ответственностью "Компания "СЕСА" договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг. Указанный договор зарегистрирован Роспатентом 06.10.2010. 

Ссылаясь на то, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении более трех лет, а также на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, компания обратилась в суд с настоящим иском. В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика истец указал на то, что ему принадлежат несколько товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 149680, 208342, 319275, 311309, 312030 со словесным обозначением "МАСТЕР", товарный знак "МАСТЕР fruit" по свидетельству Российской Федерации N 374152, зарегистрированные Роспатентом в отношении товаров 32 класса МКТУ; право использования товарного знака "МАСТЕР fruit" предоставлено обществу с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Лидер" на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора (неисключительная лицензия) в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение осуществления лицензиатом деятельности по производству товаров 32 класса МКТУ компанией предоставлена бухгалтерская справка по оборотам производства и продаж. 

Кроме того, компания указала на то обстоятельство, что с целью регистрации комбинированных товарных знаков со словесным элементом "MASTER FRUIT" она обратилась в Роспатент с соответствующими заявками N 2012705874, 2012705872, 2012705873, однако в результате экспертизы заявленных на регистрацию обозначений Роспатент установил, что они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, поскольку сходны до степени смешения с противопоставленным товарным знаком предпринимателя. 

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные компанией доказательства, руководствуясь статьями 1484, 1486 Гражданского кодекса, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции признал компанию лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 252472, правообладателем которого является предприниматель, в отношении тех товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых заявлены требования в настоящем споре. 

В этой части выводы суда первой инстанции не оспариваются. 

В свою очередь, с учетом требований пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса о возложении бремени доказывания использования товарного знака на правообладателя, суд первой инстанции оценил представленный предпринимателем предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011, заключенный между ним и обществом с ограниченной ответственностью "АВИТА НОВА" (далее - общество). 

Суд констатировал, что названный договор содержит обязательство сторон заключить в будущем лицензионный договор об использовании товарного знака "МАСТЕР ФРУТ" в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, а также условия о том, что предприниматель не возражает против использования обществом спорного товарного знака до заключения лицензионного договора с целью изучения и освоения рынка на территории Российской Федерации, о выплате вознаграждения и о контроле правообладателя. 

Суд указал, что в подтверждение использования обществом спорного товарного знака предпринимателем представлены: контракт на поставку товара, сертификат соответствия, декларация соответствия, отчет общества о количестве поставленного на территорию Российской Федерации товара, маркированного спорным товарным знаком, инвойс. 

По результатам оценки этого договора суд со ссылкой на статьи 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса пришел к выводу о его ничтожности вследствие отсутствия государственной регистрации. 

При таких обстоятельствах суд указал, что предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011 и основанные на нем документы не могут быть признаны надлежащими доказательствами использования товарного знака. 

Установив заинтересованность компании в прекращении правовой охраны спорного товарного знака и признав, что представленные предпринимателем в подтверждение использования товарного знака доказательства являются ненадлежащими, суд удовлетворил заявленные компанией требования. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего. 

В силу пункта 1 статьи 429 Гражданского кодекса по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Правовым последствием заключения предварительного договора является возникновение обязательств сторон этого договора по заключению основного договора. 

Согласно пункту 2 статьи 429 Гражданского кодекса предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 Гражданского кодекса сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 

Таким образом, требование о государственной регистрации договора не относится к форме договора. 

Гражданское законодательство не содержит требования об обязательности государственной регистрации предварительного договора в том случае, если основной договор подлежит государственной регистрации. 

Суд правильно указал, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1232, пунктом 2 статьи 1235 Гражданского кодекса лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака подлежит государственной регистрации, а несоблюдение требования о государственной регистрации влечет его недействительность.

Вместе с тем, положения части IV Гражданского кодекса не содержат специальных правил, предусматривающих обязательность регистрации предварительного лицензионного договора на передачу права использования объекта интеллектуальной собственности и в том случае, если соответствующий основной договор подлежит государственной регистрации. 

Как отмечено в пункте 14 "Обзора практики разрешения споров, связанных с применением закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденного Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001 N 59, предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации. 

Данная правовая позиция может быть распространена и на предварительные лицензионные договоры. 

При указанных обстоятельствах выводы о необходимости соблюдения требования о государственной регистрации предварительного лицензионного договора и о ничтожности этого договора вследствие несоблюдения названного требования, сделаны судом с нарушением норм материального права, а именно статей 158, 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса. 

Пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя. 

Таким образом, иное лицо вправе осуществлять использование товарного знака, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем.

Само по себе включение в предварительный лицензионный договор положений, в которых выражена воля правообладателя на использование товарного знака будущим лицензиатом в период до заключения лицензионного договора, не противоречит принципу свободы договора, закрепленному в статье 421 Гражданского кодекса. 

При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следовало оценить все представленные доказательства в их совокупности, и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли. 

В связи с изложенными обстоятельствами, обжалуемый судебный акт подлежит отмене на основании частей 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом неправильно истолкованы положения статей 429, 1232, 1235 Гражданского кодекса, а вывод об отсутствии доказательств использования товарного знака является преждевременным и сделан без исследования и оценки представленных предпринимателем в подтверждение своей позиции документов. 

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка документов, которые были представлены предпринимателем в подтверждение использования товарного знака и факт наличия которых в материалах дела суд констатировал, а также иных документов, представленных предпринимателем, но оставленных судом первой инстанции без внимания (в том числе декларации на товары с отметкой таможенного органа), что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

При новом рассмотрении суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую оценку доказательствам, представленным предпринимателем в подтверждение использования товарного знака, и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 по делу N СИП-110/2013 отменить. 

Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина