Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2014 г. N С01-70/2014 по делу N А40-125654/2012 Принятые по делу об оспаривании ненормативно-правового акта уполномоченного органа о признании патента недействительным судебные решения отменены как не содержащие указания на мотивы, которыми руководствовались суды, отклоняя доводы патентообладателя о том, что спорный признак присутствовал в первоначальной формуле изобретения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 марта 2014 г. N С01-70/2014 по делу N А40-125654/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 24 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 31 марта 2014 года.

ГАРАНТ:

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. N С01-70/2014 по делу N А40-125654/2012 об исправлении опечатки

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу

компании Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ (65926, Германия, Франкфурт на Майне, Брюннингштрассе, 50)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2013 (судья Ведерников М.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2013 (судьи Каменецкий Д.В., Бекетова И.В., Якутов Э.В.) по делу N А40-125654/2012

по заявлению компании Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ (г. Петропавловск-Камчатский, ОГРНИП 304410102900216)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, компания Ган и Ли Фармасьютикал Лтд. (N 8 Цзиншэн Норз Зяя Стрит, Голден Бридж Сайенс Индастриал Бэйс, Тунжоу Гадн, ЧжунГуанЦун Саинс, Пекин, Китай)

о признании недействительным решения Роспатента от 18.06.2012;

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Демина М.О., Косовская В.А., Садовский П.В. - по доверенности от 05.03.2014,

от заинтересованного лица: Конюхова В.А. - по доверенности N 01/25-523/41 от 02.09.2013,

от ФГБУ "ФИПС": Конюхова В.А. - по доверенности N 41-1116-12 от 12.08.2013,

от третьего лица: Залесов А.В., Махлина М.Г. - по доверенности от 10.10.2012, установил:

компания Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ (далее - заявитель) обратилась на основании статей 1229, 1346, 1351, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 18.06.2012. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена компания Ган и Ли Фармасьютикал Лтд. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2013, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами судов первой и апелляционной инстанции, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Заявитель жалобы считает, что обжалуемый судебный акт является незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права. По мнению заявителя кассационной жалобы, судами не дана оценка доводам заявителя о неправомерном отказе в удовлетворении ходатайства о внесении изменений в формулу, а также о том, что в тексте первоначальной заявки присутствовал признак "полисорбат". 

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции представители Роспатента, Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" и третьего лица в лице своих представителей возражали относительно удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными. 

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, внимательно выслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанции руководствовались тем, что в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2313362 содержится признак "химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров", отсутствовавший на дату подачи заявки N РСТ/ЕРОЗ/05887 в описании и в формуле изобретения, что является основанием для признания патента недействительным. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, заявителю принадлежит исключительное право на изобретение "Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью" по патенту Российской Федерации N 2313362, выданному по международной заявке N РСТ/ЕР03/05887 с приоритетом от 05.06.2003 на имя компании Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ, со следующей формулой:

"1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение рН в кислой области (рН 1-6,8). 

2. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из Tween 20 и Tween80. 

3. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере одно химическое вещество включает глицерин и Tween20. 

4. Фармацевтическая композиция по п. 3, где по меньшей мере один консервант выбран из фенолов. 

5. Фармацевтическая композиция по п. 4, где по меньшей мере один консервант представляет собой м-крезол. 

6. Фармацевтическая композиция по п. 5, дополнительно включающая цинк. 

7. Фармацевтическая композиция по п. 1, дополнительно включающая по меньшей мере одно изотонизирующее средство, отличное от указанного по меньшей мере одного химического вещества. 

8. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из полисорбата и полоксамеров.

9. Фармацевтическая композиция по п. 3, где Tween20 присутствует в эффективном количестве, позволяющем избежать мутности. 

10. Фармацевтическая композиция по п. 6 со значением рН в кислой области рН 3,5-6,8. 

11. Фармацевтическая композиция по п. 10 со значением рН в кислой области рН 3,5-4,5. 

12. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере один консервант выбран из фенола, крезола, хлоркрезола, бензилового спирта и парабенов. 

13. Фармацевтическая композиция по п. 7, где по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из маннита, сорбита, лактозы, декстрозы, трегалозы, хлорида натрия и глицерина. 

14. Фармацевтическая композиция по п. 1, дополнительно содержащая буфер. 

15. Фармацевтическая композиция по п. 14, где буфер выбран из ТРИС, фосфата, цитрата, ацетата, глицилглицина, кислот, щелочей и их солей. 

16. Фармацевтическая композиция по п. 1, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 60-6000 нмоль/мл. 

17. Фармацевтическая композиция по п. 16, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 240-3000 нмоль/мл. 

18. Фармацевтическая композиция по п. 1, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5-200 мкг/мл. 

19. Фармацевтическая композиция по п. 18, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5-120 мкг/мл. 

20. Фармацевтическая композиция по п. 19, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 20-75 мкг/мл. 

21. Фармацевтическая композиция по п. 13, в которой по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из глицерина и маннита и в которой указанное по меньшей мере одно изотонизирующее средство находится в концентрации 100-250 ммоль. 

22. Фармацевтическая композиция по п. 1, в которой NaCl находится в концентрации вплоть до 150 ммоль. 

23. Фармацевтическая композиция по п. 14, в которой указанный буфер вещество находится в концентрации 5-250 ммоль.". 

В Палату по патентным спорам 30.01.2012 поступило возражение третьего лица против выдачи данного патента, мотивированное наличием в пунктах 1 и 3 формулы изобретения признаков, отсутствующих в описании и формуле изобретения на дату подачи заявки, несоответствием изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень". 

С учетом даты подачи заявки N РСТ/ЕР03/05887 (05.06.2003), по которой был выдан спорный патент, правовая база для оценки патентоспособности запатентованного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 N 1612 (далее - Правила). 

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона, подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ Роспатент пришел к выводу о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, что является основанием для признания такого патента N 2313362 недействительным. 

Решением Роспатента от 18.04.2012 возражение компании Ган и Ли Фармасьютикал Лтд. против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2313362 "Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью" было удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью. 

В соответствии со статьей 26 Патентного закона федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации изобретение, полезную модель или промышленный образец и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

В соответствии с части 1 статьи 4 Патентного закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). 

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. 

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Патентного закона и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. 

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. 

В соответствии с пунктом 19.5.3. Правил проводится проверка изобретательского уровня. 

Проверка соблюдения указанных условий включает:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. 

Кроме того, не считаются изобретениями в смысле положений Патентного закона, в частности:

открытия, а также научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для электронных вычислительных машин;

решения, заключающиеся только в представлении информации. 

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых. 

Аналогичные требования содержатся и в статье 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

В соответствии с Правилами под сущностью изобретения (пункт 3.2.4.3) понимается:

(1) Сведения, раскрывающие сущность изобретения

Сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. 

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно - следственной связи с указанным результатом. 

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение. 

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания. 

Согласно пункту 3.3.1 означенных Правил:

(1) Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. 

(2) Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. 

(3) Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. 

(4) Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания. 

(5) Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта (4) настоящего пункта. 

Согласно пункту 22.3. Правил, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. 

Согласно пункту 19.5.2. (3) Правил, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. 

Согласно пункту 19.5.3 означенных правил:

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 

(2) Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. 

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей. 

В соответствии с пунктом 5 Правил в формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным. 

В то же время, согласно пункту 19.5.1 вышеозначенных Правил, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 

При установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. 

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. 

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. 

Если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение, охарактеризованное в данном независимом пункте формулы, признается соответствующим условию промышленной применимости. 

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, материалы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы. 

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится. 

Спорный ненормативно-правовой акт мотивирован тем обстоятельством, что в ходе рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны спорному патенту, патентообладателем было подано ходатайство о рассмотрении в качестве уточненной формулы изобретения следующей редакции независимого пункта 1 данной формулы:

"1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из полисорбатов, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение рН в кислой области (рН 1-6,8).", в ходе анализа которой Роспатент пришел к выводу о том, что она содержит признак, отсутствующий в формуле, содержащейся в заявке на спорное изобретение и описании к данной заявке. 

Данный признак: "химическое вещество, выбранное из полисорбата" содержался в пункте 8 формулы изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент, однако, по мнению Роспатента, отсутствовал в формуле по заявке, поскольку, также по мнению Роспатента, в примерах, содержащихся в описании к заявке на спорное изобретение, содержались только сведения об использовании конкретных веществ: Tween20 (полисорбат 20) и Tween80 (полисорбат 80).

В то же время, в силу положений подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона РФ, наличие в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия, является самостоятельным и достаточным условием для признания патента Российской Федерации недействительным. 

Данный вывод Роспатента о недействительности спорного патента был поддержан судами первой и апелляционной инстанций. 

В то же время, в соответствии с частью 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Судебные акты не содержат указания на мотивы, которыми руководствовались суды, отклоняя доводы патентообладателя о том, что спорный признак присутствовал в зависимом пункте 5 первоначальной формулы изобретения (Tween (полисорбат). 

В то же время, Tween является торговым наименованием полисорбата (химическое соединение полиоксиэтилен сорбитанмонопальмитат). 

Согласно подпункту 2 пункта 3.3 Правил формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. 

Согласно подпункту 3 пункта 3.3 этих Правил формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. 

Согласно подпункту 4 пункта 3.3 этих Правил признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, то есть однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания. 

Включение в формулу изобретения понятий, отсутствующих в их буквальной формулировке в описании, правомерно в том случае, если в описании раскрыто содержание таких понятий. 

Как следует из пункта 6 зависимого пункта первоначальной формулы изобретения в нем имеется указание на то, что неполные и полные эфиры жирных кислот и простые эфиры многоатомных спиртов, глицерина и сорбита выбраны из группы, состоящей из Tween20 и Tween80. 

На странице 5 (строки 25-28) и странице 6 (строка 1) описания первоначальной заявки также содержатся сведения о том, что "в качестве поверхностно-активных веществ могут найти применение, среди прочих, неиногенные поверхностно-активные вещества. В особенности предпочтительны фармацевтические используемые поверхностно-активные вещества, как например, неполные и полные эфиры жирных кислот и простые эфиры многоатомных спиртов, как глицерина и сорбита и других (Span, Tween, в особенности Tween 20 и Tween80, Myrj, Brij, Cremophor или полоксамеры)". 

Указанное, по мнению суда кассационной инстанции, может свидетельствовать об обоснованности доводов патентообладателя о правомерности внесения в формулу спорного изобретения независимого пункта 1 данной формулы в следующей редакции:

"1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из полисорбатов, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение рН в кислой области (рН 1-6,8).".

Оспариваемое решение Роспатента надлежащей оценки этим обстоятельствам, не содержит, мотивы, по которым суды первой и апелляционной инстанции вышеуказанные доводы патентообладателя отклонили, в оспариваемых судебных актах не отражены. 

Поскольку указанные вопросы не получили в обжалуемых судебных актах надлежащего исследования и правовой оценки, а суд кассационной инстанции не наделен правом исследования фактических обстоятельств и оценки доказательств, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать законными, обоснованными и мотивированными, в связи с чем они подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. 

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления. 

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств. 

Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, кассационная инстанция, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, а также учитывая положения статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. 

При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, устранить отмеченные недостатки, проверить в полном объеме доводы патентообладателя и остальных лиц, участвующих в деле, дать необходимую правовую оценку правомерности требований патентообладателя о внесении в формулу спорного изобретения независимого пункта 1 данной формулы в следующей редакции:

"1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из полисорбатов, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение рН в кислой области (рН 1-6,8).", а также проверить на соответствие положениям патентного законодательства указание в формуле изобретения в качестве существенного его признака на наименование химического вещества без раскрытия его физико-химических свойств и указания на ожидаемый технический результат. 

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-125654/2012 от 07.08.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2013 по тому же делу - отменить. 

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам. 

Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев