Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 г. по делу N СИП-405/2013 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не представлено доказательств использования спорного товарного знака и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 г. по делу N СИП-405/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 апреля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 30 апреля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляковой Н.Н.,

при участии представителя ответчика - Петуховой Е.О. по доверенности от 14.02.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества Коммерческий Банк "Эксперт Банк" (ул. Поселковая 4-я, д. 44, корп. Б, г. Омск, ОГРН 1025500001328)

к компании ФГ Груп АГ/FP Group AG (6005, Швейцария, Люцерн, Маттхофстанд, 8)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "ЭКСПЕРТ EXPERT" по свидетельству Российской Федерации N 276053 вследствие его неиспользования, установил:

закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Эксперт Банк" (далее - Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании ФГ Груп АГ/FP Group AG (далее - Компания) о досрочном прекращении в связи неиспользованием правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "ЭКСПЕРТ EXPERT" по свидетельству Российской Федерации N 276053 в отношении всех услуг 35, 36 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован. 

Определением от 01.04.2014 судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято уточнение исковых требований, согласно которому истец просит досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении услуги 36 класса МКТУ - финансовые операции. 

Представитель истца к участию в судебном заседании 29.04.2014 допущен не был по причине непредставления документа, подтверждающего полномочия. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований. В то же время сообщил о невозможности представления доказательств использования товарного знака. 

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего. 

Товарный знак со словесным обозначением "ЭКСПЕРТ EXPERT" по заявке N 99714281 с приоритетом от 08.09.1999 зарегистрирован Роспатентом 04.10.2004 за N 276053 в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя общества с ограниченной ответственностью "Эксперт-Ретейл". В результате регистрации 09.06.2012 договора об отчуждении исключительного права N РД0100764 правообладателем товарного знака стала Компания. 

Общество, полагая, что товарный знак со словесными обозначением "ЭКСПЕРТ EXPERT" не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении финансовых операций 36 класса МКТУ, обратилось в суд с настоящим заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны полностью. 

Заявление мотивировано тем, что Общество осуществляет деятельность, относящуюся к банковским операциям, имеет лицензию от 15.08.2012 N 2949 на осуществление такой деятельности. Общество имеет реальное намерение использовать спорное обозначение для индивидуализации своих услуг, что подтверждается рекламными материалами и информацией на сайте Общества. Также, фирменное наименование Общества включает в себя слово "Эксперт", являющееся словесным элементом в спорном товарном знаке. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей истца, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего. 

Согласно статье 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьям 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. 

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

В контексте приведенных правовых норм и позиций высших судебных органов заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Материалами дела, как то: лицензией от 15.08.2012 N 2949 на осуществление банковской деятельности, рекламными материалами (л.д. 84-97) подтверждается факт заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг "финансовые операции" 36 класса МКТУ. Кроме того, истец является администратором домена expertbank.com, на котором размещен сайт с информацией о деятельности истца. 

Более того, Обществом 08.09.2011 в Роспатент подано заявление о регистрации товарного знака со словесным обозначением "ЭСКПЕРТ БАНК", которому присвоен номер 2011729486. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; хранение в сейфах. По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения, в том числе и со спорным товарным знаком. 

В силу изложенного суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 36 (финансовые операции) класса МКТУ. 

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (18.12.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 276053, исчисляется с 18.12.2010 по 17.12.2013 включительно. 

Ответчиком доказательств использования на территории Российской Федерации спорного товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, не представлено, равно как и доказательств того, что имелись препятствия к такому использованию. Представитель ответчика в судебном заседании сообщил о невозможности представления таких доказательств. 

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств. Статьей 65 того же Кодекса установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. В соответствии с частью 2 статьи 9 Кодекса лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак. 

В силу изложенного исковые требования подлежат удовлетворению. 

Данный вывод суда, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения на ответчика бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины по настоящему делу. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования закрытого акционерного общества Коммерческий Банк "Эксперт Банк" удовлетворить. 

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным обозначением "ЭКСПЕРТ EXPERT" по свидетельству Российской Федерации N276053 в отношении услуг 36 класса МКТУ: финансовые операции. 

Взыскать с компании ФГ Груп АГ/FP Group AG (6005, Швейцария, Люцерн, Маттхофстанд, 8) в пользу закрытого акционерного общества Коммерческий Банк "Эксперт Банк" (ул. Поселковая 4-я, д. 44, корп. Б, г. Омск, ОГРН 1025500001328) 4 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

А.А. Снегур