Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 г. N С01-312/2014 по делу N А40-120760/2013 Суд отменил принятые по делу судебные решения в части отказа в пресечении нарушения прав на товарный знак и взыскании компенсации и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку при рассмотрении дела суд не дал правовую оценку действиям провайдера по удалению, блокированию спорного контента и доступа нарушителя к сайту при обращении правообладателя с требованием о принятии мер по пресечению нарушения его исключительных прав

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 г. N С01-312/2014 по делу N А40-120760/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 апреля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Тарасова Н.Н.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Rado Uhren AG/Компания Радо Урен АГ (Bielstrasse 45, CH-2543, Lengnau BE, Switzerland) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2013 (судья Хайло Е.А.) по делу N А40-120760/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2014 (судьи Левченко Н.И., Верстова М.Е., Лаврецкая Н.В.) по тому же делу

по иску Rado Uhren AG/Компания Радо Урен АГ к Соломенчуку Владимиру Владимировичу (Москва) и закрытому акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр" (ул. Свободы, д. 91, стр. 2, Москва, 123481, ОГРН 1067746823099) о пресечении нарушения прав на товарный знак и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца: Гербутов В.С., представитель по доверенности от 19.04.2013 б/н;

от ответчиков:

от Соломенчука В.В. - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ЗАО "РСИЦ" - Туркина Н.М., представитель по доверенности от 13.05.2013 N 292, установил:

Rado Uhren AG (Компания Радо Урен АГ) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Соломенчуку Владимиру Владимировичу (далее - Соломенчук В.В.) и закрытому акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - ЗАО "РСИЦ"):

- о запрете Соломенчуку В.В. использовать в доменном имени "rado-store.ru" и на Интернет-сайте под доменным именем "rado-store.ru" обозначение "RADO", а также обозначений, сходных с ним до степени смешения;

- о запрете Соломенчуку В.В. совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, незаконно маркированных товарным знаком "RADO" по международной регистрации N 647866, в том числе предложение их к продаже и продажу;

- об обязании Соломенчука В.В. выплатить Компании Rado Uhren AG компенсацию в размере 500 000 рублей;

- об обязании ЗАО "РСИЦ" выплатить Компании Rado Uhren AG компенсацию в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2014, исковые требования удовлетворены частично, а именно: суд запретил Соломенчуку В.В. использовать в доменном имени "rado-store.ru" и на Интернет-сайте под доменным именем "rado-store.ru" обозначение "RADO", а также обозначения, сходные с ним до степени смешения; запретил Соломенчуку В.В. совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, незаконно маркированных товарным знаком "RADO" по международной регистрации N 647866, в том числе предлагать их к продаже и продавать; также суд обязал Соломенчука В.В. выплатить Компании Rado Uhren AG 100 000 руб. компенсации. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции в части размера компенсации, подлежащей взысканию, а также в части отказа в удовлетворении исковых требований к ЗАО "РСИЦ", Компания Rado Uhren AG обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просила оспариваемые судебные акты изменить, взыскать компенсацию с ЗАО "РСИЦ" в размере 500 000 руб., а с Соломенчука В.В. довзыскать 400 000 руб. компенсации.

В судебном заседании представитель Компании Rado Uhren AG поддержал доводы кассационной жалобы и просил отменить судебные акты в обжалуемой части.

Представитель ЗАО "РСИЦ" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по доводам, изложенным в письменных пояснениях на кассационную жалобу, считает решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции законными и обоснованными.

Соломенчук В.В., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Исходя из доводов, приведенных в кассационной жалобе, следует, что обжалуется решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции только в части размера компенсации, подлежащей взысканию с первого ответчика, а также в части отказа в удовлетворении исковых требований к ЗАО "РСИЦ".

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов в указанной части, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, Компания Rado Uhren AG является правообладателем словесного товарного знака "RADO" по международной регистрации N 647866, зарегистрированного в отношении товаров 14 класса МКТУ (часы и часовые механизмы), правовая охрана которому предоставлена, в том числе на территории Российской Федерации.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на тот факт, что на сайте www.rado-store.ru, регистратором и хостинг-провайдером которого является ЗАО "РСИЦ", Соломенчуком В.В. без разрешения правообладателя размещена информация о продаже товара (часов), маркированного обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является Компания Rado Uhren AG. Данный факт подтвержден протоколом осмотра от 10.07.2013 N 77АБ0264839, составленным нотариусом города Москвы Марковым О.В., зарегистрированным в реестре за N 4-3831.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Компании Rado Uhren AG в суд с настоящими требованиями.

Принимая решение о частичном удовлетворении заявленных требований, суды исходили из доказанности факта нарушения Соломенчуком В.В. исключительных прав истца на товарный знак и доказанности ЗАО "РСИЦ" невиновности в нарушении прав истца на товарный знак, а также с учетом конкретных обстоятельств по делу, характера допущенного нарушения, срока использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, руководствуясь принципами разумности и справедливости, снизили размер взыскиваемой компенсации с Соломенчука В.В. до 100 000 руб.

Суд кассационной инстанции признает, что выводы, сделанные нижестоящими судами при рассмотрении спора по существу в оспариваемой части требований, предъявленных к Соломенчуку В.В., основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права с установлением всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу в силу нижеследующего.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, содержащимся пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Кроме того, размер компенсации за нарушение исключительных прав на объект интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции при определении размера подлежащей взысканию компенсации с Соломенчука В.В. пришли к правильному выводу о наличии оснований для ее снижения до 100 000 рублей, исходя из характера и объема допущенного правонарушения, с учетом отсутствия доказательств несения истцом неблагоприятных последствий нарушения его прав.

Между тем, отказывая в удовлетворении заявленных требований в отношении ЗАО "РСИЦ", суды не учли следующее.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу подпунктов 2, 3 пункта 1, пункта 3 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. В случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Как следует из материалов дела, ЗАО "РСИЦ" является компанией, предоставляющей услуги по размещению Интернет-сайтов на своих серверах либо по размещению оборудования абонента на своей площадке.

В соответствии со справкой от 24.10.2013 N 2788-С ЗАО "РСИЦ" предоставляет услуги хостинга для домена второго уровня rado-store.ru c идентификатором ROX, то есть является хостинг-провайдером, осуществляющим исключительно технические функции: размещение оборудования абонента и его техническое обслуживание. Предоставляя такого рода услуги, провайдер, как правило, не имеет доступа к оборудованию абонента.

Между тем договор, заключенный между ЗАО "РСИЦ" и Соломенчуком В.В., о предоставлении последнему услуг хостинга для домена второго уровня rado-store.ru c идентификатором ROX в материалах дела отсутствует, правовая оценка данному договору судебными инстанциями не давалась.

Вместе с тем, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2008 N 10962/08, судам следует учитывать степень вовлечения провайдера в процесс передачи, хранения и обработки информации, возможность контролировать и изменять ее содержание. Провайдер не несет ответственности за передаваемую информацию, если он не инициирует ее передачу, не выбирает получателя информации, не влияет на ее целостность, а также принимает превентивные меры по предотвращению использования объектов исключительных прав без согласия правообладателя.

В связи с этим при рассмотрении аналогичных дел судам необходимо проверять: получил ли провайдер прибыль от деятельности, связанной с использованием исключительных прав других субъектов, которую осуществляли лица, пользующиеся услугами этого провайдера; установлены ли ограничения объема размещаемой информации, ее доступности для неопределенного круга пользователей, наличие в пользовательском соглашении обязанности пользователя по соблюдению законодательства Российской Федерации при размещении контента и безусловного права провайдера удалить незаконно размещенный контент; отсутствие технологических условий (программ), способствующих нарушению исключительных прав, а также наличие специальных эффективных программ, позволяющих предупредить, отследить или удалить размещенные контрафактные произведения.

Судам следует также оценивать действия провайдера по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав, а также в случае иной возможности узнать (в том числе из широкого обсуждения в средствах массовой информации) об использовании его Интернет-ресурса с нарушением исключительных прав других лиц. При отсутствии со стороны провайдера в течение разумного срока действий по пресечению таких нарушений либо в случае его пассивного поведения, демонстративного и публичного отстранения от содержания контента суд может признать наличие вины провайдера в допущенном правонарушении и привлечь его к ответственности. Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.11.2011 N 6672/11.

Данные обстоятельства не устанавливались судебными инстанциями при разрешении спора по существу.

Из материалов дела следует, что 08.07.2011, 16.09.2011, 03.11.2011 и 16.04.2013 истец обращался к ЗАО "РСИЦ" с требованием о принятии мер по пресечению нарушения исключительных прав Компании Rado Uhren AG на Интернет-сайте rado-store.ru и блокировке данного сайта. Однако хостинг-провайдер отказался от принятия указанных действий по пресечению нарушения исключительных прав истца на торный знак "RADO", что подтверждается представленными в материалы дела письмами от 13.07.2011, от 11.11.2011 и от 23.04.2013. Доказательств обратного суду представлено не было.

Между тем, принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований к ЗАО "РСИЦ", ни судом первой инстанции, ни судом апелляционной инстанции указанные обстоятельства учтены не были, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований к ЗАО "РСИЦ" с направлением дела в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а именно: предложить ответчикам представить договор, заключенный между ЗАО "РСИЦ" и Соломенчуком В.В., о предоставлении последнему услуг хостинга для домена второго уровня rado-store.ru c идентификатором ROX, установить права и обязанности сторон, принятых на себя в соответствии с указанным договором; установить временной период, с которого ЗАО "РСИЦ" стало известно о нарушении исключительных прав Компании Rado Uhren AG, а также установить получило ли ЗАО "РСИЦ" прибыль от деятельности, связанной с использованием исключительных прав истца, которую осуществлял Соломенчук В.В., пользуюсь услугами ЗАО "РСИЦ"; были ли установлены ограничения объема размещаемой информации, ее доступности для неопределенного круга пользователей, наличие в пользовательском соглашении обязанности пользователя по соблюдению законодательства Российской Федерации при размещении контента и безусловного права ЗАО "РСИЦ" удалить незаконно размещенный контент; отсутствие технологических условий (программ), способствующих нарушению исключительных прав, а также наличие специальных эффективных программ, позволяющих предупредить, отследить или удалить размещенные контрафактные произведения.

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2013 по делу N А40-120760/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2014 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований к закрытому акционерному обществу "Региональный Сетевой Информационный Центр", направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 22.11.2013 по делу N А40-120760/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2014 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судьи

Н.Н. Погадаев

Н.Н. Тарасов