Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2014 г. N С01-281/2014 по делу N А40-11509/2013 Суд отменил ранее принятые судебные акты по делу о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, однако в обжалуемых судебных актах суды не указали мотивы, которыми руководствовались при определении размера подлежащей взысканию компенсации, в связи с чем судебные акты подлежат отмене как принятые при неправильном применении норм материального права, а также с нарушением норм процессуального права

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 мая 2014 г. N С01-281/2014 по делу N А40-11509/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 30 апреля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 мая 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Данилов Г.Ю., Химичев В.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

коммандитного товарищества "ООО "Бауэр СНГ" и компания" (ул. Вятская, 49, стр. 2, Москва, 127015, ОГРН 1037739822592)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2013 (судья Хатыпова Р.А.) по делу N А40-11509/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2014 (судьи Валиев В.Р., Расторгуев Е.Б., Птанская Е.А.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Айньюс" (Бумажный проезд, 14, стр. 2, Москва, 127015, ОГРН 1117746266087)

к коммандитному товариществу "ООО "Бауэр СНГ" и компания",

с участием третьего лица: Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074),

о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Жорин С.В. по доверенности от 22.11.2013, Янчук Н.И. по доверенности от 10.02.2014,

от ответчика: Антонова А.С., Головацкий Р.И. по доверенностям от 18.11.2013, Литвинов Д.А. по доверенности от 01.01.2013,

от третьего лица: извещено, представителя в судебное заседание не направило,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Айньюс" (далее - общество "Айньюс") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к коммандитному товариществу "ООО "Бауэр СНГ" и компания" (далее - КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания") с требованиями о защите исключительных прав на товарный знак "Вот это жизнь!" по свидетельству Российской Федерации N 384447 и взыскании компенсации в размере 311 750 000 рублей (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2013 КТ "ООО "Бауэр СНГ и компания" был возвращен встречный иск о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак "Вот это жизнь!", заключенного между обществом "Айньюс" и закрытым акционерным обществом "КОМСТАР-Регионы".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2013 заявленные требования удовлетворены частично: ответчику запрещено использование обозначения "Вот это жизнь!"; на ответчика возложена обязанность за свой счет изъять из оборота и уничтожить все экземпляры журнала с наименованием "Вот это жизнь!", а также в месячный срок после вступления решения суда в законную силу опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в издании "Тайны звезд"; с ответчика взыскано 1 350 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака истца и 14 000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2013 отменено. С ответчика в пользу истца взыскано 96 828 698 рублей компенсации, 64 119 рублей 45 копеек в возмещение расходов по оплате госпошлины; ответчику запрещено использование обозначения "Вот это жизнь!", возложена обязанность за свой счет изъять из оборота и уничтожить все экземпляры журнала "Вот это жизнь!", а также в месячный срок после вступления постановления суда в законную силу опубликовать постановление суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в издании "Тайны звезд". В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что истец не является правообладателем спорного товарного знака, поскольку договор об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак, заключенный между обществом "Айньюс" и закрытым акционерным обществом "КОМСТАР-Регионы" является ничтожным, так как заключен в нарушение положений пункта 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации. По утверждению заявителя на дату заключения названного договора журнал "Вот это жизнь!", выпускаемый ответчиком, уже был широко известен на территории Российской Федерации и ассоциировался у потребителей именно с КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания", поэтому использование спорного обозначения истцом для индивидуализации своих печатных изданий может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя.

По мнению КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания", суды необоснованно не применили положения статей 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом злоупотребление правом со стороны истца выражается в отсутствии у него реального намерения использовать спорный товарный знак для индивидуализации своих товаров и услуг и стремлении нанести ущерб ответчику, как ближайшему конкуренту.

Ответчик не согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности не относится наименование средства массовой информации. Заявитель кассационной жалобы полагает, что приоритет должно иметь наименование средства массовой информации, как средство индивидуализации, зарегистрированное ранее даты приобретения истцом исключительных прав на спорный товарный знак.

Кроме того, КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства вины ответчика в нарушении исключительных прав истца, поэтому меры гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации к нему не могли быть применены. При этом размер подлежащей взысканию компенсации не обоснован судом апелляционной инстанции, не соответствует требованиям разумности и справедливости, является несоразмерным ущербу, нанесенному имущественному положению истца.

В судебном заседании и в отзыве на кассационную жалобу истец возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая доводы, изложенные в ней, необоснованными и незаконными.

Истец полагает, что доводы кассационной жалобы о ничтожности договора об отчуждении исключительных прав на спорный товарный знак между закрытым акционерным обществом "КОМСТАР-Регионы" и обществом "Айньюс" не могут быть приняты во внимание, так как не относятся к предмету настоящего спора.

По мнению истца, суд апелляционной инстанции сделал правильный вывод о приоритете спорного товарного знака перед наименованием средства массовой информации, в связи с тем, что регистрация товарного знака была осуществлена раньше.

Также общество "Айньюс" согласно с выводами судов о сходстве до степени смешения спорного товарного знака и обозначения, используемого ответчиком для индивидуализации средства массовой информации.

Истец полагает необоснованными доводы ответчика о неиспользовании обществом "Айньюс" спорного товарного знака для индивидуализации товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и злоупотреблении истцом своим правом.

Кроме того, общество "Айньюс" отмечает, что судами верно установлено наличие вины ответчика, в связи с чем, правомерно удовлетворено требование о взыскании компенсации, исчисленной на основании положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Роскомнадзор в отзыве указало на то, что ответчик правомерно использует принадлежащее ему средство индивидуализации средства массовой информации, в связи с чем недопустимо лишать защиты право на наименование средства массовой информации, которое по сути является средством индивидуализации.

Вместе с тем, третье лицо полагает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Также третье лицо заявило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие представителя.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, товарный знак "Вот это жизнь!" по свидетельству Российской Федерации N 384447 с приоритетом от 30.05.2008 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 23.07.2009 в отношении товаров 09, 16-го и услуг 35, 37, 38, 41, 42-го классов МКТУ на имя закрытого акционерного общества "Стрим-ТВ".

По договору от 31.08.2012, зарегистрированному Роспатентом за N РД0106430, исключительные права на спорный товарный знак перешли к обществу "Айньюс".

КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" 28.10.2011 было зарегистрировано периодическое печатное издание "Вот это жизнь!", распространяемое ответчиком на территории Российской Федерации.

Истец, являясь правообладателем товарного знака "Вот это жизнь!" по свидетельству Российской Федерации N 384447, направил в адрес ответчика претензию с требованием устранить нарушение исключительных прав на товарный знак и возместить убытки в размере 12 900 000 рублей.

Однако ответчик оставил указанную претензию без ответа и продолжил выпуск названного печатного издания с наименованием "Вот это жизнь!".

Полагая, что ответчик незаконно использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком "Вот это жизнь!" по свидетельству Российской Федерации N 384447, принадлежащим обществу "Айньюс", истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим иском.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что общество "Айньюс" является правообладателем товарного знака "Вот это жизнь!" по свидетельству Российской Федерации N 384447.

КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" осуществляло выпуск и распространение журнала с наименованием "Вот это жизнь!", что не оспаривается ответчиком.

Сравнив спорный товарный знак, принадлежащий обществу "Айньюс", и обозначение, используемое КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания", суды пришли к выводу, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, используются для индивидуализации однородных товаров 16-го класса МКТУ, имеющих одно назначение, условия сбыта, широкий круг потребителей. При этом своего согласия на использование названного обозначения общество "Айньюс" КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" не давало.

Таким образом, суды установили наличие вины ответчика, в связи с чем признали выпуск и распространение ответчиком журнала под наименованием "Вот это жизнь!" нарушением исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 384447.

Установив указанные обстоятельства, суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации. При этом суд апелляционной инстанции изменил размер компенсации, определенный судом первой инстанции, и взыскал с ответчика 96 828 698 рублей компенсации.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о доказанности факта нарушения КТ "ООО "Бауэр СНГ" и компания" исключительных прав общества "Айньюс" на названный товарный знак и наличии оснований для запрета использования спорного обозначения и взыскания компенсации являются обоснованными, в связи с чем соответствующие доводы кассационной жалобы подлежат отклонению.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда, изложенной в постановлении от 30.09.2008 N 7288/08, название средства массовой информации используется для его индивидуализации и, исходя из этой функции, к нему может быть применено положение статьи 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), предусматривающее защиту фирменного наименования.

В силу статьи 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Материалами дела подтверждается, что спорный товарный знак имеет более раннюю дату приоритета, чем дата регистрации средства массовой информации (журнала) с наименованием "Вот это жизнь!".

Таким образом, в силу положений пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации преимущество имеет товарный знак "Вот это жизнь!" по свидетельству Российской Федерации N 384447, как средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. При этом не имеет правового значения дата перехода исключительного права на товарный знак истцу.

Вместе с тем, частично удовлетворяя исковые требования, суды не учли следующее.

Согласно пунктам 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление 5/29 от 26.03.2009), следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.04.2013 N 16449/12, поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанные в упомянутых постановлениях подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

В обжалуемых судебных актах суды не указали мотивы, которыми руководствовались при определении размера подлежащей взысканию компенсации с учетом разъяснений, изложенных в пункте 43.3 постановления 5/29 от 26.03.2009, и приведенных правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене как принятые при неправильном применении норм материального права, а также с нарушением норм процессуального права.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить отмеченные недостатки, установить и исследовать все фактические обстоятельства, имеющие значение правильного расчета компенсации и разрешения спора.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2013 по делу N А40-11509/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Химичев