Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2014 г. по делу N СИП-4/2013 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не использовал спорный товарный знак непрерывно в течение трех лет (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2014 г. по делу N СИП-4/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2014 г. N С01-383/2013 по делу N СИП-4/2013 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи: Васильева Т.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шейко С.И.,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества "БРЭНД СИТИ" (ул. Лобачика, 17, стр.1 офис 808, Москва, ОГРН 1047796085050) к обществу с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа" (2-й Кожевнический переулок, д. 12, Москва, 115114, ОГРН 1117746793625)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков;

при участии в судебном заседании представителей:

от ЗАО "БРЭНД СИТИ" - Назарова Н.А. по доверенности от 03.07.2013 от ООО "НЭКСТЕП медиа" - Орлов Д.В. по доверенности N 14 от 12.04.2014;

от Роспатента - не явился, извещен надлежащим образом;

установил:

закрытое акционерное общество "БРЭНД СИТИ" (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 216553 в отношении всех услуг 41 класса (с учетом заявленного и принятого судом в судебном заседании 08.10.2013 отказа от части исковых требований). 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2013 к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2013 указанные исковые требования удовлетворены полностью; производство по делу прекращено в той части, в которой истцом заявлено об отказе от исковых требований. 

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2013 по делу N СИП-4/2013 в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству N 216553 в отношении услуг 41 класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий" отменено. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2014 после отмены решения от 09.10.2013 по делу N СИП-4/2013 принято к производству Суда по интеллектуальным правам заявление закрытого акционерного общества "БРЭНД СИТИ". 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014 произведена замена ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" на общество с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа" (далее также - ответчик); в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приняты уточнения исковых требований, в соответствии с которыми истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ N 510855 в отношении услуг 41 класса МКТУ [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий]. 

В суд не явился представитель от третьего лица, извещенный о времени и месте судебного заседания в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о времени и месте судебного заседания также размещена на официальном сайте суда: http:// ipc.arbitr.ru. 

В судебном заседании представитель истца настаивал на заявленных требованиях. 

Представитель компании "НЭКСТЕП медиа" возражал против заявленных требований. 

Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат полному удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ответчик является правообладателем товарного знака "NEXTEP" по свидетельству Российской Федерации N 216553, зарегистрированного Роспатентом в отношении услуг 41 класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий". 

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и услуг от 11.04.2014 N РД0145691 исключительное право товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 216553 перешло обществу с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа". Ответчику на товарный знак выдано свидетельство Российской Федерации N 510855. 

В обоснование требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака истец сослался на свою заинтересованность в таком прекращении, а также на то, что ответчик не использует товарный знак непрерывно в течение трех лет. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, в силу нижеследующего. 

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. 

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг). 

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. 

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. 

Аналогичная позиция изложена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13. 

Истец осуществляет деятельность по разработке программного обеспечения обучающей игры "Училка", размещённой на страницах сайта по адресу: www.NEXTSTEPENTERTEINMENT.RU, проводит действия по созданию комбинированного логотипа со словестным обозначением NEXT STEP ENTERTEINMENT, необходимого для размещения в качестве заставки обучающей программы "Училка" на страницах сайта: www.NEXTSTEPENTERTEINMENT.RU. 

Истец специализируется на оказании услуг по разработке программного обеспечения и является администратором домена NEXTSTEPENTERTEINMENT.RU. 

Таким образом, истец является заинтересованным лицом по смыслу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, чьи законные интересы ограничиваются предоставлением правовой охраны спорному товарному знаку в отношении услуг 41-го класса МКТУ. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (09.07.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 510855, исчисляется с 09.07.2010 по 09.07.2013 включительно. 

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

Представленные в материалы дела ответчиком копии договоров и иные документы:

учредительные документы ответчика (том 2 л.д. 16-40);

документы на домен nextep.ru (том 5 л.д. 90);

программные продукты (том 5 л.д. 95-103);

программный код (том 6 л.д. 1-61);

сертификаты клиентов, благодарственные письма (том 5 л.д. 47-76);

сертификаты (том 5 л.д. 77-89),

дипломы, сертификаты (том 5 л.д. 23-43),

счет N 46 от 29.05.2013, договор от 14.06.2012 N 230 заключенный между ООО "Промостор" и ОАО "Калина" (том 7 л.д. 4-10),

соглашение о создании группы компаний NEXTEP от 11.01.2011 (том 8 л.д. 9-11),

не свидетельствуют об использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий]. 

Указанные документы представлены в виде незаверенных копий. 

Из учредительных документов ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП", не следует, что одним из его основных видов деятельности является, в том числе, организация образовательного процесса. 

Из представленных ответчиком документов (том 5 л.д. 90) не следует, что ему принадлежит домен: nextep.ru.

Из представленных копий программных продуктов (том 5 л.д. 95-103) также не следует, что они принадлежат первоначальному ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП". На представленных копиях имеется лишь графическое обозначение NEXTEP GRUP. 

Из копий представленного программного кода (том 6 л.д. 1-61) не следует, что он является собственностью общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" и свидетельствует об использовании ответчиком спорного товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ. 

Из копий сертификатов клиентов, благодарственные письма (том 5 л.д. 47-76) следует, что они были выданы не обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП". 

Копии сертификатов (том 5 л.д. 77-89) свидетельствуют о том, что они выданы не первоначальному ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП". 

Представленная в материалы дела копия соглашения о создании группы компаний NEXTEP от 11.01.2011 (том 8 л.д. 9-11), не является допустимым доказательством, подтверждающим обстоятельство использования спорного товарного знака иными лицами под контролем правообладателя. 

Указание в пункте 9.4 данного Соглашения на разрешение компаниям, подписавшим его, на использование товарных знаков со словестным обозначением NEXTEP (владельцем (правообладателем) которых является первоначальный ответчик - общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП", не доказывает факта осуществления правообладателем контроля за использованием спорного товарного знака.

Копии договора от 14.06.2012 N 230 заключенного между ООО "Промостор" и ОАО "Калина" и счета N 46 от 29.05.2013 (том 7 л.д. 4-10) не свидетельствуют о том, что данные документы направлены на возникновение каких-либо гражданских прав и/или обязанностей у первоначального ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" в отношении спорного товарного знака. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств. 

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 указанной статьи). 

Из смысла пункта 3 названной статьи следует, что на основании презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, а также общего принципа доказывания в арбитражном процессе лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. Бремя доказывания лежит на лице, утверждающем, что управомоченный употребил свое право исключительно во вред другому лицу. 

В случае несоблюдения требований, предусмотренных в пункте 1 названной статьи, суд, арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. 

Истец в судебном заседании заявил о злоупотреблении первоначальным истцом своими правами, в смысле статьи 10 ГК РФ, так как первоначальным ответчиком товарный знак был отчужден в ходе проведения судебных слушаний по настоящему спору, что является доказательством того, что у первоначального ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" отсутствовали реальные намерения использовать спорный товарный знак. 

Суд соглашается с доводами истца о том, что, так как первоначальным ответчиком товарный знак был отчужден в ходе проведения судебных слушаний по настоящему спору - данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что у первоначального ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "НЭКСТЕП" отсутствовали реальные намерения использовать спорный товарный знак. 

Не представил дополнительных доказательств об использовании спорного товарного знака в спорный период и новый ответчик - общество с ограниченной ответственностью "НЭКСТЕП медиа". 

Предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (абзац 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ).

Новый ответчик, приобретая права на спорный товарный знак, принял на себя, в частности, обязанность по доказыванию использования спорного товарного знака в трехлетний срок до подачи настоящего иска. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Доказательств использования спорного обозначения в отношении услуг указанного класса МКТУ суду не представлено. 

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак. 

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению в отношении услуг 41 класса МКТУ [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий]. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования закрытого акционерного общества "БРЭНД СИТИ" удовлетворить. Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству РФ N 510855 в отношении услуг 41 класса МКТУ [воспитание; обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий]. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Т.В. Васильева