Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2014 г. N С01-534/2014 по делу N А40-69903/2013 При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, в том числе обстоятельства заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и его использования правообладателем в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 июля 2014 г. N С01-534/2014 по делу N А40-69903/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 2 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 июля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Рогожина С.П., Силаева Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу компании Браун ГмбХ/Braun GmbH (Frankfurter Strasse 145, Kronberg, 61476, Germany) на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2013 (судья Фатеева Н.В.) по делу N А40-69903/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2014 (судьи Валиев В.Р., Лаптева О.Н., Расторгуев Е.Б.) по тому же делу,

по иску компании жалобу компании Браун ГмбХ/Braun GmbH к компании Данхам Инвестмент Инк./Dunham Investments Inc. (Suit 6, Mill Mall, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town, Tortola, British Virgin Island)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "braun" по свидетельству Российской Федерации N 380986 в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 14, 21 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общества с ограниченной ответственностью "Технопром" (пер. Спортивный, д. 3, пос. Волочаевское, Светловский городской округ, Калининградская область, 238345 ОГРН 1053900029853),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца (компании Braun GmbH) - Вольфсон С.Н., Горбунова Э.В. по доверенности от 26.03.2014;

от ответчика (компании Dunham Investments Inc.) - не явился, извещен надлежащим образом;

от третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Технопром") - не явился, извещено надлежащим образом;

от третьего лица (Роспатент) - не явился, извещено надлежащим образом, установил:

компания Браун ГмбХ/Braun GmbH (далее - компания Браун ГмбХ) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к компании Данхам Инвестмент Инк./Dunham Investments Inc. (далее - компания Данхам Инвестмент Инк.) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "braun" по свидетельству Российской Федерации N 380986 в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 14, 21 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), общество с ограниченной ответственностью "Технопром".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2013 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Не согласившись с названными судебными актами, компания Браун ГмбХ обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить как принятые с нарушением норм материального и процессуального права и содержащие выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование жалобы истец указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанции необоснованно не признали его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 14, 21 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика и являющихся однородными товарам, производимым истцом. Более того, по мнению заявителя жалобы, судами не было принято во внимание то, что истец является лицом, обладающим исключительным правом на фирменное наименование Braun GmbH, часть которого (Braun) тождественна со спорным товарным знаком и истец осуществляет предпринимательскую деятельность в той же области, что, в свою очередь, также указывает на заинтересованность компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Также компания Браун ГмбХ указывает на то, что при исследовании представленных ответчиком доказательств судами не были установлены обстоятельства использования ответчиком спорного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован. По мнению заявителя, суды, признавая подтвержденным факт использования товарного знака только в отношении отдельных товаров, по результатам рассмотрения дела пришли к выводу, что товарный знак используется ответчиком для всех товаров, в отношении которых заявлялось требование о прекращении его правовой охраны. Одновременно заявитель кассационной жалобы считает необоснованными и выводы судов в отношении использования товарного знака для товаров кондиционеры, холодильники, морозильники. По мнению заявителя, такое использование не может быть подтверждено договором о совместной деятельности (с прилагаемыми к нему документами), который не зарегистрирован в установленном порядке.

Кроме того истец ссылается на то, что судами первой и апелляционной инстанции были полностью проигнорированы представленные компанией письменные объяснения от 27.09.2013 и от 06.12.2013 и соответствующие доводы апелляционной жалобы о недобросовестности действий по регистрации товарного знака N 380986, в том числе и в части доказательства имевшей место фальсификации документов при регистрации.

В судебном заседании представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, пояснили, что имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, а также сослались на отсутствие в материалах дела доказательств использования ответчиком спорного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Ответчик в судебное заседание суда кассационной инстанции не явился, отзыв на кассационную жалобу не представил, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещён надлежащим образом путём направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Третье лицо (Роспатент) в судебное заседание не явилось, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом, представило отзыв, в котором указало, что поддерживает позицию, изложенную в отзывах, представленных в суды нижестоящих инстанций, а также просило рассмотреть жалобу в его отсутствие.

Третье лицо (общество с ограниченной ответственностью "Технопром") о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.

Суд на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть кассационную жалобу в отсутствие не явившихся в судебное заседание представителей ответчика и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Законность решения и постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, компания Данхам Инвестмент Инк. является правообладателем товарного знака "braun" по свидетельству Российской Федерации N 380986 в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 14, 21 классов (дата приоритета товарного знака - 04.04.2007; дата истечения срока действия регистрации - 04.04.2017). Считая, что ответчик не использует товарный знак "braun" в отношении товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а компания Браун ГмбХ заинтересована в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, последняя обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указывал на то, что он является всемирно известным производителем потребительских товаров, в том числе бытовых электроизделий под маркой "BRAUN", которая хорошо известна российским потребителям, является владельцем ряда международных регистраций в отношении товарных знаков "Braun", которые сходны до степени смешения со спорным товарным знаком с более поздним приоритетом, обладает исключительным правом на фирменное наименование, тождественное со спорным знаком.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, исходил из того, что ответчиком представлены доказательства использования спорного товарного знака обществом с ограниченной ответственностью "Технопром" для маркировки вводимых в гражданский оборот холодильников и кондиционеров. В связи с этим суд первой инстанции сделал вывод об использовании ответчиком товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован, и в отношении которых заявлено требование о прекращении правовой охраны товарного знака.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о наличии доказательств использования товарного знака для индивидуализации всех товаров, для которых он зарегистрирован и в отношении которых заявлено требование о прекращении правовой охраны товарного знака. Дополнительно суд апелляционной инстанции указал на отсутствие заинтересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав объяснения представителей истца, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции по нижеследующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к вышеуказанной норме заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В предмет доказывания заинтересованности входит установление обстоятельств того, является ли заявитель производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. При установлении указанных обстоятельств необходимо выяснять, в отношении каких именно товаров (работ, услуг) заявитель проявляет заинтересованность и какими доказательствами это подтверждается.

Судом первой инстанции вопрос заинтересованности истца в отношении прекращения правовой охраны товарного знака ответчика не исследовался, доказательства, представленные заявителем в подтверждение факта своей заинтересованности, остались без оценки, доводы, положенные истцом в обоснование своих требований, не рассматривались.

Суд апелляционной инстанции, оставляя без изменения решение суда первой инстанции, исходил из того, что истец не доказал заинтересованность в отношении всех перечисленных товаров. При этом суд апелляционной инстанции, в первую очередь, указал на наличие доказательств использования товарного знака, а в отношении иных товаров, использование товарного знака для которых не подтверждено, пришел к выводу о неоднородности этих товаров товарам, выпускаемым истцом. Суд указал, что эти товары отличаются по технологии производства и применения, не являются взаимозаменяемыми, относятся к разным товарным рынкам.

Вместе с тем судами обеих инстанций не учтены правовые позиции, выработанные Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, а также в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10 по вопросу о заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

При установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Правовую оценку однородности товаров истца и ответчика следует давать по перечисленным критериям в их совокупности, не ограничиваясь указанием на то, что товарный знак ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом.

Вместе с тем, из содержания принятых по делу судебных актов следует, что суд первой инстанции уклонился от исследования вопроса заинтересованности истца (а значит, по сути, его права на иск), суд же апелляционной инстанции не исследовал и не оценил доказательства наличия у истца товарных знаков по международной регистрации, уклонился от оценки и исследования однородности товаров, для которых зарегистрированы эти товарные знаки, ограничившись сравнением товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации (то есть товаров, уже поставляемых на российский рынок и маркируемых обозначением "braun"), с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Более того, выводы судов относительно отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении товарного знака сделаны без оценки доводов истца о том, что последний является лицом, обладающим исключительным правом на фирменное наименование - Braun GmbH, часть которого (Braun) тождественна со спорным товарным знаком и истец осуществляет предпринимательскую деятельность в той же области.

Рассматривая доводы кассационной жалобы относительно отсутствия выводов судов об использовании спорного товарного знака правообладателем, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

Следует учитывать, что пункт 1 статьи 1486 ГК РФ содержит указание на возможность прекращения товарного знака в отношении не всех, а части товаров, для которых он зарегистрирован.

Из указанного следует, что проверка использования товарного знака должна осуществляться судами в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак, в отношении которых заявлено требование о его досрочном прекращении.

Из судебных актов не усматривается, что судами установлен факт использования ответчиком товарного знака в отношении всех товаров, в отношении которых заявлено требование о прекращении правовой охраны товарного знака. Напротив, судами установлен факт использования товарного знака только для отдельных товаров, а вывод сделан об использовании его для всех товаров, в отношении которых заявлено требование о прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, вывод судов об использовании спорного товарного знака для всех товаров, в отношении которых заявлено требование, не соответствует фактическим обстоятельствам спора и представленным доказательствам.

Таким образом, доводы кассационной жалобы в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы арбитражный суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, предусмотренных для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

С учетом положений абзаца 6 пункта 2 части 4 статьи 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, в том числе, обстоятельства заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и его использования правообладателем в отношении всех товаров и услуг, для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован.

Вопрос о распределении судебных расходов в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит разрешению судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2013 по делу N А40-69903/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Р.В. Силаев