Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2014 г. по делу N СИП-327/2014 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель и признании патента недействительным полностью, поскольку признал обоснованным вывод Роспатента, согласно которому из ранее выданного патента известно средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы спорной полезной модели

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2014 г. по делу N СИП-327/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 16 июля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2014 г. N С01-940/2014 по делу N СИП-327/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Лапшина И.В., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "Шамов" (ул. Карла Маркса, д. 21, оф. 331, г. Киров, 610020, ОГРН 1114345005554)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2014 об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель N 90341 и признании патента недействительным полностью;

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Эльва-спорт" (ул. Калинина, д. 38, г. Киров, 610035, ОГРН 1074345000861),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Шамов В.А. - генеральный директор, на основании решения от 01.03.2011 N 1 и выписки из ЕГРЮЛ от 07.06.2014 N 023044, Вохмянин В.Г. по доверенности от 04.06.2014, Скрепин А.Л. по доверенности от 18.11.2013

от заинтересованного лица: Унчиков Н.В. по доверенности 21.02.2014 N 01/32-112/41,

от третьего лица: Щукин В.Д. по доверенности от 07.07.2014, Конев А.П. по доверенности от 01.11.2013, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "Шамов" (далее - общество "ПТФ "Шамов") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.02.2014 об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель N 90341 и признании патента недействительным полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Эльва-спорт" (далее - общество "Эльва-спорт").

В судебном заседании заявитель настаивал на заявленных требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела и дополнительно представленные доказательства.

Заявитель полагает, что вывод Роспатента о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" является ошибочным, поскольку Роспатентом некорректно было противопоставлено спорной полезной модели изобретение другой конструкции, типа и способа эксплуатации (автоматическое крепление).

По мнению заявителя, принципиальным отличием спорной полезной модели является конструктивное усовершенствование в виде наличия второго крепежного отверстия для повышения эксплуатационной стойкости всего изделия (направляющей).

Заявитель полагает, что из описания полезной модели и приложенных чертежей очевидно вытекает, что направляющая механических лыжных креплений является монолитной деталью, в связи с чем не согласен с противоположным выводом Роспатента.

По мнению заявителя, вывод Роспатента об отсутствии практических результатов применения технического решения с двумя крепежными отверстиями является необоснованным.

В обоснование своих доводов заявитель ссылается на проведение экспертизы на соответствие условиям патентоспособности при выдаче патента, в результате которой были установлены уникальные признаки спорной полезной модели.

Роспатент и общество "Эльва-спорт" поддержали ранее изложенные в отзывах доводы, с заявленными требованиями не согласились, просили отказать в их удовлетворении, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Роспатент и общество "Эльва-спорт" полагают, что средству по патенту Российской Федерации N 2362603 присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 90341 существенные признаки, включая характеристику назначения. При этом в формуле полезной модели не содержится уточняющих признаков, характеризующих особенности выполнения направляющей с механическим лыжным креплением в виде монолитной детали. Наличие одного или двух прерывистых выступов на направляющей является несущественным признаком и не подлежит учету при проверке новизны полезной модели.

Также, по мнению Роспатента и третьего лица, ничем не подтверждено влияние на технический результат в виде повышения эксплуатационной надежности направляющей именно места расположения второго отверстия. При этом само по себе наличие второго отверстия в направляющей характерно и для средства по противопоставленному патенту.

Помимо этого Роспатент и общество "Эльва-спорт" отметили, что экспертиза полезной модели на соответствие условиям патентоспособности при выдаче патента не проводится.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 90341 на полезную модель "Направляющая для лыжного крепления" был выдан 10.01.2010 по заявке N 2009133588 с приоритетом от 07.09.2009 на имя Шамова Владимира Александровича с формулой полезной модели:

"1. Направляющая для лыжного крепления, выполненная в зависимости от системы лыжного крепления NNN или SNS, соответственно с одним или двумя продольными прерывистыми выступами, предназначенными для размещения в канавке подошвы ботинка и предотвращения поперечного смещения и поворота ботинка относительно лыжи, содержащая отверстие в задней части направляющей для крепления к лыже, центр которого лежит на продольной оси симметрии направляющей, отличающаяся тем, что дополнительно содержит второе отверстие для крепления к лыже, выполненное на продольной оси направляющей.

2. Направляющая для лыжного крепления по п. 1, отличающаяся тем, что второе отверстие выполнено на расстоянии от j до s от передней части направляющей.

3. Направляющая для лыжного крепления по п. 2, отличающаяся тем, что второе отверстие выполнено в центре направляющей (расстояние от центра второго отверстия до краев направляющей равны)".

По договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному 11.03.2013 N РД0120302, патент Российской Федерации N 90341 был уступлен обществу "ПТФ "Шамов".

В Роспатент 10.07.2013 поступило возражение общества "Эльва-спорт" против предоставления правовой охраны названной полезной модели, которое мотивировано несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Общество "Эльва-спорт" полагало, что до даты приоритета оспариваемого патента из уровня техники уже была известна совокупность существенных признаков независимого пункта формулы спорной полезной модели, так как такое техническое решение было реализовано ранее фирмами Salomon, Rottefella, а также в российских патентах.

В отзыве на указанное возражение патентообладатель выразил свое несогласие с доводами общества "Эльва-спорт", полагал, что все приведенные известные устройства состоят из двух частей и в них отсутствует существенный признак "второе отверстие для крепления к лыже, выполненное на продольной оси направляющей", которая является цельной (монолитной).

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 18.02.2014 принято оспариваемое решение, которым патент Российской Федерации N 90341 на полезную модель признан недействительным полностью.

Решение Роспатента мотивировано тем, что полезная модель по оспариваемому патенту описана в вышеприведенной формуле в самом общем виде, без указания признаков, характеризующих, в частности, форму направляющей, а также особенности ее конструкции в виде единой монолитной детали. При этом Роспатент установил, что устройство, охарактеризованное в решении по патенту Российской Федерации N 2362603, является средством того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту.

Проанализировав противопоставленное изобретение, Роспатент пришел к выводу о том, что из патента Российской Федерации N 2362603 известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы заявленной полезной модели.

Полагая, что данное решение является недействительным, нарушает права и законные интересы общество "ПТФ "Шамов", оно обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются заявителем.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорной полезной модели (07.09.2009) по патенту Российской Федерации N 90341, правовая база для проверки патентоспособности запатентованной полезной модели включает ГК РФ, Административный регламент исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент) и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный N 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ППС).

В пункте 53 совместного постановления Пленума N 5/29 содержится разъяснение о том, что согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 22.3 Административного регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которыми любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставшем известным в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтверждённая дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Обществом "Эльва-Спорт" был представлен перечень документов, свидетельствующих об известности средства того же назначения и о введении его в гражданский оборот до даты приоритета по оспариваемому патенту, а именно: патент Российской Федерации N 2362603, опубликованный 27.07.2009; патент Российской Федерации N 2372126, опубликованный 10.11.2009; журнал "Лыжный спорт" N 40, 2006 года, стр. 134, 135, титульный лист, листы "содержание"; изображения из сети Интернет: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%94%D0_, http://images.yandex.nj/yandsearch?text=%D0%94%D0%BE%202008, также были представлены справки от 19.07.2013 и от 22.07.2013 об объемах проданной продукции с 2007 года по 2013 год.

Роспатентом было установлено, что из патента Российской Федерации N 2362603, опубликованного 27.07.2009, известно средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы спорной полезной модели.

Так согласно противопоставленному патенту "Автоматические крепления для беговых лыж" такое крепление содержит корпус, представляющий собой удлиненную деталь в виде пластины с двумя прерывистыми выступами (два параллельных ряда выступов) на ее верхней поверхности, которая закрепляется на лыже и предназначена "для применения с различными системами сочленения выпускающихся ботинок".

В одном из вариантов выполнения известная из патента направляющая (корпус) со стороны задней своей части содержит хвостовик с продольными выступающими элементами, входящими в пазы, образованные на нижней поверхности направляющей. При этом на поверхности хвостовика также имеются выступы, которые расположены на продолжении параллельных рядов выступов, выполненных на направляющей, т.е. являются частями упомянутых двух прерывистых выступов.

Направляющая закрепляется на лыже при помощи шурупов, проходящих через два отверстия, расположенные на продольной ее оси симметрии в задней части направляющей (хвостовике) и примерно в центральной ее части. При этом Роспатент отметил, что корпус и хвостовик до закрепления на лыже представляют собой две отдельные детали, однако являются частями одной направляющей.

Анализ других источников Роспатентом не проводился, ввиду отсутствия необходимости, поскольку источник, из которого известно средство того же назначения, с существенными признаками, присущими также оспариваемой полезной модели, был установлен.

Исходя из изложенного коллегия судей полагает, что вывод Роспатента об известности из представленных документов конструкции крепления для беговых лыж (средства того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту), введенного в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в котором раскрыты все существенные признаки полезной модели по патенту N 90341, является обоснованным.

Довод общества "ПТФ "Шамов" о том, что спорной полезной модели некорректно было противопоставлено названное изобретение отклоняется судом, поскольку при определении уровня техники учитываются ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. При этом материалами дела подтверждается, что спорная полезная модель и противопоставленное ей изобретение являются средствами одного и того же назначения - выполняют функцию направляющей для лыжного крепления.

Суд не может согласиться с доводом заявителя относительно разного типа и способах эксплуатации (механическом и автоматическом) сравниваемых технических решений, а также о монолитности направляющей лыжного крепления по оспариваемому патенту, поскольку формула спорной полезной модели представлена в общем виде без описания конкретных признаков, из которых можно было бы сделать вывод о наличии названных характеристик.

Судебная коллегия не может также согласиться с доводом заявителя относительно технического результата в виде повышения эксплуатационной стойкости всего изделия (направляющей) за счет наличия второго крепежного отверстия, поскольку данная причинно-следственная связь не вытекает и формулы спорной полезной модели, а противопоставленный патент содержит указание на наличие двух крепежных отверстий, что также подтверждает вывод Роспатента о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Довод о том, что при выдаче оспариваемого патента на полезную модель проводилась экспертиза, по результатам которой патент был выдан, также является несостоятельным, поскольку в соответствии с положениями статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель проводится лишь формальная экспертиза, соответствие полезной модели условиям патентоспособности не проверяется.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая фирма "Шамов" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Р.В. Силаев