Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2014 г. по делу N СИП-183/2013 Суд отказал в удовлетворении заявленных требований по делу о признании недействительным решения об отказе в удовлетворении возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку материалами дела подтверждается, что изложенный в решении Роспатента вывод о соответствии изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень" является обоснованным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2014 г. по делу N СИП-183/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 15 июля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2014 г. N С01-1033/2014 по делу N СИП-183/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Васильевой Т.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании заявление

компании "РИХТЕР ГЕДЕОН НИРТ" (Венгрия, Будапешт, Дьемреи ут 19-21, Х-1103)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

с участием третьего лица - компании Байер Шеринг Фарма Акциенгезельшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft, Mullershtrasse 178, 13353 Berlin, Germania),

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2002107987/15 (2449796) от 15.03.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.10.2012 против выдачи патента на изобретение;

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Самсонова Н.Н., Залесов А.В., по доверенности от 15.08.2013,

от заинтересованного лица: Конюхова В.А. по доверенности N 01/25-523/41 от 02.09.2013,

от третьего лица: Христофоров А.А. по доверенности от 07.11.2012, Веселицкая И.А., Кузенкова Н.В., Куликов А.В., по доверенности от 14.11.2012,

установил:

компания "РИХТЕР ГЕДЕОН НИРТ" (далее - компания Рихтер, заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности N 2002107987/15 (2449796) от 15.03.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 25.10.2012.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания Байер Шеринг Фарма Акциенгезельшафт /Bayer Pharma Aktiengesellschaft (далее - компания Байер).

В связи с необходимостью получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, в порядке статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом 20.11.2013 направлен судебный запрос (том дела 9, л.д. 109-111) заместителю директора ФГБУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" РАМН по инновационной деятельности доктору фармацевтических наук, профессору Алексееву Константину Викторовичу. Ответ на запрос суда приобщен к материалам дела в судебном заседании 03.12.2013 (том дела 9, л.д. 122-127). В том же судебном заседании протокольным определением суд в порядке статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлек Алексеева К.В. в качестве специалиста и опросил его в заседании, что отражено в протоколе судебного заседания от 03.12.2013 (том дела 10, л.д. 12-16).

По итогам полученного ответа на запрос суда и опроса специалиста в заседании, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства заявителя о назначении судебной экспертизы по данному делу.

Определением суда от 23.12.2014 назначена по делу комплексная экспертиза в порядке статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По результатам проведения экспертизы, экспертные заключения Орлова А.М., Деминой Н.Б., Корнева К.А. приобщены к материалам дела (том дела 11, л.д. 70-134).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Определением суда от 23.12.2014" имеется в виду "Определением суда от 23.12.2013

По ходатайству сторон эксперты Демина Н.Б. и Корнев К.А. были вызваны в судебное заседание 17.06.2014, эксперт Орлов А.М. в судебное заседание 08.07.2014. Эксперты по представленным заключениям ответили на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам 08.07.2014 представитель компании Рихтер поддержал заявленные требования в полном объеме. В обоснование требований сослался на то, что содержащийся в обжалуемом решении вывод о соответствии изобретения по независимым пунктам 1, 2, 9, 10, 22 и 23 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень" при представленных ссылках из уровня техники не соответствует требованиям законодательства, а также прямо противоречит вступившему в законную силу решению Роспатента от 13.12.2011 по данной заявке. По мнению заявителя, Роспатентом при принятии решения неверно применены положения статей 4 и 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон) и подпунктов 1 и 2 пункта 19.5.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.04.1998 N 82 (далее - Правила ИЗ). Заявитель полагает, что ошибкой Роспатента является введение в обжалуемое решение несуществующего ни в описании, ни в формуле оспариваемого патента понятия "форма дроспиренона" при толковании единственного отличительного признака: "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 ". Компания Рихтер указывает на то, что указанный отличительный признак не представляет собой новую форму дроспиренона, а является признаком, характеризующим степень тонкого измельчения (микронизации) дроспиренона (активного вещества фармацевтической композиции) до определенного размера частиц (охарактеризован численным показателем удельной площади поверхности). По мнению заявителя из приведенных в возражении ссылок (Д1-Д5) известны признаки, являющиеся отличительными признаками изобретения по пункту 1 формулы, а также подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве на заявление. Указал на то, что принятое решение от 15.03.2013 обусловлено тем, что из противопоставленных в возражении заявителя источников информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретений по независимым пунктам 1, 2, 9, 10, 22 и 23 формулы патента Российской Федерации N 2449796. Кроме того, оспариваемое решение соответствует нормам патентного законодательства, а представленные в возражении материалы не опровергают соответствие группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2449796 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Представитель компании Байер в судебном заседании поддержал позицию Роспатента, против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам, изложенным в письменных пояснениях (том дела 7, л.д. 130-132, том дела 12, л.д. 1-10), сославшись то, что заявитель не представил в своем возражении сведений об известном до даты приоритета изобретения веществе "дроспиренон" с указанными в пунктах 1, 2, 9 и 10 формулы изобретения характеристиками, которые обеспечивали бы достижение заявленного технического результата - повышение растворимости и биодоступности дроспиренона при его пероральном применении.

При рассмотрении дела суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, на имя компании Байер Шеринг Фарма Акциенгезельшафт был выдан патент Российской Федерации N 2449796 на группу изобретений "Фармацевтическая комбинация этинилэстрадиола и дроспиренона для использования в качестве контрацептива" по заявке N 2002107987, датой подачи которой является дата подачи международной заявки РСТ/IB00/01213 от 31.08.2000 с приоритетом от 31.08.1999, установленным по дате подачи приоритетных заявок: ЕР 99202826.6, US N 09/386,274 и US N 60/240,953. Указанный патент был выдан с формулой изобретения, содержащей независимые пункты 1, 2, 9, 10, 22, 23 и зависимые 3-8, 11-21, 24-29 формулы в следующей редакции:

"1. Фармацевтическая композиция в виде пероральной лекарственной формы, предназначенная для ингибирования овуляции у млекопитающих и/или лечения акне у самок млекопитающих, содержащая в качестве первого активного агента дроспиренон в количестве, соответствующем суточной дозе при введении композиции и составляющем от около 2 до 4 мг, а в качестве второго активного агента этинилэстрадиол в количестве, соответствующем суточной дозе и составляющем от около 0,01 до 0,05 мг, вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми носителями или добавками, при этом указанный дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .

2. Фармацевтическая композиция в виде пероральной лекарственной формы, предназначенная для ингибирования овуляции у млекопитающих и/или лечения акне у самок млекопитающих, содержащая в качестве первого активного агента дроспиренон в количестве, соответствующем суточной дозе при введении композиции и составляющем от около 2 до 4 мг, а в качестве второго активного агента этинилэстрадиол в количестве, соответствующем суточной дозе и составляющем от около 0,01 до 0,05 мг, вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми носителями или добавками, при этом по меньшей мере 70% дроспиренона растворяются из композиции в течение 30 мин, как это определено в соответствии с описанным в Фармакопее США XXIII лопастным методом II с использованием в качестве среды для растворения воды при 37°С и при скорости перемешивания 50 об/мин.

3. Композиция по любому из п.п. 1 или 2, где дроспиренон находится в тонкоизмельченном виде или распылен из раствора дроспиренона на частицы инертного носителя.

4. Композиция по любому из п.п. 1 или 2, в которой этинилэстрадиол находится в тонкоизмельченном виде или распылен из раствора на частицы инертного носителя.

5. Композиция по любому из п.п. 1 или 2, где одним или несколькими фармацевтически приемлемыми носителями является сахар, сахарный спирт и/или крахмал, причем сахар выбирается из группы, включающей лактозу, глюкозу и сахарозу, сахарный спирт выбирается из группы, включающей маннит, сорбит и ксилит, а крахмал выбирается из группы, включающей пшеничный, кукурузный или картофельный крахмал, модифицированный крахмал и натриевый гликолят крахмала.

6. Композиция по любому из п.п. 1 или 2, в которой один или несколько фармацевтически приемлемых носителей выбирают из группы, включающей поливинилпирролидон, производные целлюлозы, карбоксиметилцеллюлозу, гидроксипропилцеллюлозу, гидроксипропилметилцеллюлозу, метилцеллюлозу и желатин.

7. Композиция по любому из п.п. 1 или 2, содержащая дроспиренон в количестве, соответствующем суточной дозе и составляющем от около 3,0 до 3,5 мг, и этинилэстрадиол в количестве, соответствующем от около 0,015 до 0,03 мг.

8. Композиция по любому из п.п. 1 или 2, в виде таблеток, пилюль или капсул.

9. Фармацевтический препарат, предназначенный для ингибирования овуляции у млекопитающих и/или лечения акне у самок млекопитающих, включающий ряд отдельно упакованных и индивидуально извлекаемых суточных лекарственных доз, размещенных в единой упаковке и предназначенных для перорального введения в течение по меньшей мере 21 дня подряд, при этом указанные суточные лекарственные дозы содержат комбинацию дроспиренона в количестве, составляющем от около 2 до около 4 мг, и этинилэстрадиола в количестве, составляющем от около 0,01 до около 0,05 мг, вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми носителями или добавками, при этом указанный дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .

10. Фармацевтический препарат, предназначенный для ингибирования овуляции у млекопитающих и/или лечения акне у самок млекопитающих, включающий ряд отдельно упакованных и индивидуально извлекаемых суточных лекарственных доз, размещенных в единой упаковке и предназначенных для перорального введения в течение по меньшей мере 21 дня подряд, при этом указанные суточные лекарственные дозы содержат комбинацию дроспиренона в количестве, составляющем от около 2 до около 4 мг, и этинилэстрадиола в количестве, составляющем от около 0,01 до около 0,05 мг, вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми носителями или добавками, при этом по меньшей мере 70% дроспиренона растворяются из композиции в течение 30 мин, как это определено в соответствии с описанным в Фармакопее США XXIII лопастным методом II с использованием в качестве среды для растворения воды при 37°С и при скорости перемешивания 50 об/мин.

11. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, где дроспиренон находится в тонкоизмельченном виде или распылен из раствора дроспиренона на частицы инертного носителя.

12. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, в котором этинилэстрадиол находится в тонкоизмельченном виде или распылен из раствора на частицы инертного носителя.

13. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, дополнительно включающий 7 и менее суточных лекарственных доз, не содержащих активного агента, предназначенных для перорального введения после периода, составляющего по меньшей мере 21 день подряд, при этом общее количество суточных лекарственных доз составляет по меньшей мере 28.

14. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, в котором количество суточных лекарственных доз, включающих комбинацию дроспиренона и этинилэстрадиола, составляет 21, 22, 23 или 24 и в котором количество суточных лекарственных доз, не содержащих активный агент, составляет 7, 6, 5 или 4.

15. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, в котором количество суточных лекарственных доз, включающих комбинацию дроспиренона и этинилэстрадиола, составляет 28 или число, кратное 28.

16. Препарат по п. 15, где число, кратное 28 суточным лекарственным дозам, равно 2-4 раза.

17. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, дополнительно включающий количество суточных лекарственных доз, содержащих комбинацию дроспиренона и этинилэстрадиола, равное 21, 22, 23 или 24, и количество суточных лекарственных доз, не содержащих активного агента, равное 7, 6, 5 или 4.

18. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, предназначенный для перорального введения по меньшей мере в течение 28 дней подряд, в котором, по меньшей мере, 21 из указанных суточных лекарственных доз содержит комбинацию дроспиренона в количестве, составляющем от около 2 до 4 мг, и этинилэстрадиола в количестве, составляющем от около 0,01 до около 0,05 мг, и в котором 7 и менее указанных суточных лекарственных доз содержит только этинилэстрадиол в количестве, составляющем от около 0,01 до 0,05 мг.

19. Препарат по п. 17, в котором количество суточных лекарственных доз, содержащих комбинацию дроспиренона и этинилэстрадиола, составляет 21, 22, 23 или 24, а количество суточных лекарственных доз, содержащих только этинилэстрадиол, составляет 7, 6, 5 или 4.

20. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, в котором количество суточных лекарственных доз, включающих комбинацию этинилэстрадиола и дроспиренона, используемых для перорального введения составляет 2 или 3 раза в течение периода времени, равного 28 дням подряд, с последующим введением комбинации этинилэстрадиола и дроспиренона в течение 21, 22, 23 или 24 дней подряд и впоследствии введением суточной лекарственной дозы, не содержащей активного агента, или без введения суточных лекарственных доз в течение 7, 6, 5 или 4 дней подряд.

21. Препарат по любому из п.п. 9 или 10, где суточная лекарственная доза представляет собой таблетки, пилюли или капсулы.

22. Применение дроспиренона в комбинации с этинилэстрадиолом для получения фармацевтической композиции, предназначенной для ингибирования овуляции у млекопитающих, при этом композиция предназначена для перорального введения и включает дроспиренон в количестве, соответствующем суточной дозе введения композиции и составляющей от около 2 до 4 мг, а также включает этинилэстрадиол в количестве, соответствующем суточной дозе введения композиции и составляющей от около 0,01 до 0,05 мг, вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми носителями или добавками, при этом также указанный дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .

23. Применение дроспиренона в комбинации с этинилэстрадиолом для получения фармацевтической композиции, предназначенной для ингибирования овуляции у млекопитающих, при этом композиция предназначена для перорального введения и включает дроспиренон в количестве, соответствующем суточной дозе введения композиции, составляющей от около 2 до 4 мг, а также включает этинилэстрадиол в количестве, соответствующем суточной дозе введения композиции, составляющей от около 0,01 до 0,05 мг вместе с одним или несколькими фармацевтически приемлемыми носителями или добавками, при этом по меньшей мере 70% дроспиренона растворяются из композиции в течение 30 мин, как это определено в соответствии с описанным в Фармакопее США XXIII лопастным методом II с использованием в качестве среды для растворения воды при 37°С и при скорости перемешивания 50 об/мин.

24. Применение по любому из п.п. 22 или 23, где дроспиренон находится в тонкоизмельченном виде, либо распылен из раствора на частицы инертного носителя.

25. Применение по любому из п.п. 22 или 23, где количество дроспиренона соответствует суточной дозе, составляющей от около 2,5 до 3,5 мг.

26. Применение по любому из п.п. 22 или 23, где количество этинилэстрадиола соответствует суточной дозе, составляющей от около 0,015 до 0,03 мг.

27. Применение по любому из п.п. 22 или 23, где этинилэстрадиол находится в тонкоизмельченном виде либо распылен из раствора на частицы инертного носителя.

28. Применение по любому из п.п. 22 или 23, где растворение этинилэстрадиола происходит таким образом, что по меньшей мере 70% растворяются в течение 30 мин, как это определено в соответствии с описанным в Фармакопее США XXIII лопастным методом II с использованием в качестве среды для растворения воды при 37°С и при скорости перемешивания 50 об/мин.

29. Применение по любому из п.п. 22 или 23, где пероральное введение осуществляют в форме таблетки, капсулы или пилюли.".

В качестве технического результата группы изобретений в патенте Российской Федерации N 2449796 указано повышение растворимости дроспиренона и, соответственно, его биодоступности при пероральном применении.

Согласно подробному описанию изобретения, наиболее близким аналогом группы изобретений по данному патенту является известная из международной публикации WO 98/06738 фармацевтическая композиция в виде пероральной формы (таблетка или пилюля) предназначенная для ингибирования овуляции у женщин.

В Роспатент 25.10.2012 обратилась компания РИХТЕР с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2449796, мотивированное несоответствием изобретений по независимым пунктам 1, 2, 9, 10, 22 и 23 формулы в части альтернативного признака "для ингибирования овуляции у млекопитающих" условию патентоспособности "изобретательский уровень". В подтверждение доводов в возражении заявителя противопоставлены следующие источники информации:

- международная публикация WO98/04269 от 05.02.1998 международной заявки PCT/US97/12795, с частичным переводом на русский язык (далее - Д1);

- выдержка из книги "Pharmaceutical: The Science of Dosage Form Design", издательство "Churchill Livingstone", 1988, с частичным переводом на русский язык (далее - Д2);

- патент US N 4291029, опубликованный 22.09.1981, с частичным переводом на русский язык (далее - Д3);

- статья В. Краузе и др. "Определение в плазме уровней дроспиренона, нового антагониста альдостерона, и одного из его метаболитов при помощи жидкого хроматографа высокой точности", ж. "Хроматография", 230, 1982 (далее - Д4);

- статья В. Элкерса и др. "Эффекты от применения нового орального контрацептива, содержащего атиминералокортикоид прогестогена, дроспиренон, на почечную систему, вес тела, кровяное давление, уровень глюкозы и метаболизм жиров", ж. Клиническая эндокринология и метаболизм, 1995, N 6 (далее - Д5).

По результатам рассмотрения возражения заявителя, решением Роспатента от 15.03.2013 в его удовлетворении отказано, патент Российской Федерации N 2449796 оставлен в силе.

Оспариваемое решение Роспатента мотивировано тем, что из противопоставленных в возражении источников информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретений по независимым пунктам 1, 2, 9, 10, 22 и 23 формулы патента Российской Федерации N 2449796. Данные обстоятельства с учетом пункта 1 статьи 4 Патентного закона, подпункта (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ послужили основанием для вывода Роспатента о том, что материалами возражения заявителя не опровергается соответствие группы изобретений патенту Российской Федерации N 2449796 условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Отказ в удовлетворении возражений заявителя явился причиной для обращения компании РИХТЕР в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты нарушенного права в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражений в отношении предоставления правовой охраны изобретению по патенту Российской Федерации N 2449796 и принятие решения по результатам рассмотрения таких возражений находится в рамках компетенции Роспатента.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Роспатент в оспариваемом решении правильно определил правовую базу для оценки охраноспособности группы изобретений по указанному патенту с учетом даты подачи заявки - Патентный закон и Правила ИЗ.

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров (пункт 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", далее - Постановление N 5/29).

В соответствии с этим возражение компании Рихтер обоснованно рассмотрено в порядке, предусмотренном статьями 1248 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, N 4520 (далее - Правила ППС) в части, не противоречащей ГК РФ.

В обоснование довода о допущенном Роспатентом при рассмотрении возражения компании Рихтер нарушении положений статей 4 и 29 Патентного закона, а также положения подпунктов 1, 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ заявитель указывает на то, что фактическая ошибочность решения обусловлена введением несуществующего ни в описании, ни в формуле оспариваемого патента понятия "форма дроспиренона" при толковании единственного отличительного признака: "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .", так как указанный отличительный признак не представляет собой новую форму дроспиренона, а является признаком, характеризующим степень тонкого измельчения (микронизации) дроспиренона до определенного размера частиц. Заявитель ссылается на то, что из источника Д2 известно, что степень тонкого измельчения любого твердого вещества прямо характеризуется (находится в прямой зависимости) от удельной площади поверхности; чем сильнее измельчено твердое вещество, тем больше его удельная площадь поверхности. Также из источника Д2 известна микронизация частиц до размеров, соответствующих удельной площади поверхности 15000 ., то есть более 10000 .

Данный довод заявителя судом отклонен как несостоятельный, в связи со следующим.

Согласно статье 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с пунктом а) части 1 статьи 29 Патентного закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным этим законом.

На основании подпунктов 1, 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Роспатент в оспариваемом решении от 15.03.2013 делает обоснованный вывод о том, что в источнике Д2 отсутствуют сведения о дроспиреноне, имеющем площадь поверхности частиц более 10000 . Хотя из источника Д2 известно, что уменьшение размера частиц приводит к увеличению удельной площади поверхности, однако для различных веществ зависимость размера площади поверхности или удельной площади поверхности от размера частиц может быть различной.

В источнике Д2 содержатся сведения о том, что биодоступность лекарственных веществ, в частности, спиронолактона, может быть увеличена путем уменьшения размера частиц. Вместе с тем, Роспатент правомерно указывает в решении, что в данном источнике информации отсутствуют сведения о конкретных размерах частиц спиронолактона, которые приводят к увеличению его биодоступности. Кроме того, в источнике Д2 указывается на то, что не любая микронизация приводит к успеху, а именно "уменьшение размера частиц не всегда приведет к улучшению биодоступности лекарственного средства. Это относится к лекарствам, всасывание которых не ограничено скоростью растворения".

Представленная в источнике Д2 информация свидетельствует о том, что на биодоступность лекарственного вещества влияет не просто измельчение в общем виде, а конкретные значения микронизации.

Согласно описанию к патенту Российской Федерации N 2449796, для быстрого высвобождения конкретного активного вещества и его биодоступности важна не просто его микронизация, а именно площадь поверхности частиц дроспиренона более 10000 .

При этом судом также принят во внимание ответ специалиста Алексеева К.В. на поставленный вопрос суда: является ли отличительным признаком изобретения, с точки уровня техники, - "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .", в котором он указал, что параметр удельной площади поверхности частиц более 10000 . является отличительным признаком изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2449796 от композиции известной из международной публикации WO98/04269 (источник Д1).

Согласно экспертным заключениям Орлова А.М., Деминой Н.Б., Корнева К.А. на вопрос суда N 4.1: известен ли явным образом из публикаций Д1-Д5 признак "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .", содержащийся в независимых пунктах 1, 9 и 22 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2449796, получены ответы: Орлов А.М. - "из публикаций Д1-Д5 признак "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .", содержащийся в независимых пунктах 1, 9 и 22 формулы изобретения, не известен"; Демина Н.Б. - "из публикаций Д1-Д5 признак "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 ." буквально не известен"; Корнев К.А. - "указанный признак из публикаций Д1-Д5 дословно в этой формулировке неизвестен".

Таким образом, вопреки доводу заявителя, Роспатент сделал в решении обоснованный вывод о том, что признак в той редакции, какая указана для характеристики дроспиренона в независимых пунктах 1, 9, и 22 формулы изобретения "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 .", не известен из противопоставленных источников информации Д1-Д5.

Довод заявителя о том, что эксперт Демина Н.Б. дальше в ответе на вопрос N 4.1 указывает, что несмотря на то, что признак "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 ." буквально в публикациях Д1-Д5 не назван, для нее его значение явно следует из Д1, Д2 и Д3, отклоняется судом, в связи со следующим.

Ссылка эксперта Деминой Н.Б. на известность из источника Д2 микронизации частиц активного вещества до 15000 несостоятельна, так как Роспатент в решении обоснованно указывает, что в источнике Д2 микронизация частиц до размеров, соответствующих удельной площади поверхности до 15000 показана только на примере с гризеофульвином. Однако данное вещество не является аналогичным дроспиренону веществом ни по структуре, ни по фармакологическому действию.

Указание эксперта Деминой Н.Б. на то, что величина удельной поверхности 10000 и более, как раз свойственна порошкам с твердыми частицами, размеры которых исчисляются микрометрами и микронизация активных веществ в пероральных формах также указана в примерах 5-7 в источнике Д3 не принимается судом, поскольку в источнике Д3 не указано для чего измельчают активные соединения, а также не приведено никаких конкретных значений площади поверхности, которым бы соответствовал какой-либо размер.

Ошибочное указание Роспатентом в решении на "форму дроспиренона в композиции _" на что ссылается заявитель, не привело к принятию незаконного ненормативного акта, поскольку нигде в тексте оспариваемого патента нет такого отличительного признака и словосочетания как "форма дроспиренона в композиции _".

Кроме того, суд учитывает ответ специалиста Алексеева К.В. и его консультацию, данную в судебном заседании о том, что заявитель смешивает понятия "степень измельчения" и "размер частиц" лекарственного вещества.

По мнению специалиста в независимых пунктах 1, 9 и 22 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2449796 ни разу не используется термин "степень измельчения дроспиренона", а указывается, что "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 ".

Специалист указывает, что под степенью измельчения подразумевается отношение первоначального размера частиц материала к размеру его частиц после прохождения материала через измельчающую машину, то есть степень измельчения характеризует, во сколько раз первоначальный размер частиц материала уменьшился в результате измельчения. Размер же частиц - контролируемое линейное измерение индивидуальной частицы, определяемое просеиванием сквозь сито или другими подходящими приборами.

В своем ответе Алексеев К.В. обращает внимание на то, что заявитель считает, что получение удельной площади поверхности частиц более 10000 обеспечивается измельчением дроспиренона. Однако из материалов заявки (формулы изобретения) следует, что достижение заявляемых параметров обеспечивается способом получения фармацевтической композиции (пункты 3 и 4 формулы). Специалист ссылается на то, что речь идет о применении технологии, так называемых, "твердых дисперсных систем (твердых дисперсий)". Подробное описание такой технологии представлено на страницах 6-7 патента (суть технологии описана специалистом на стр. 5 его ответа на запрос суда). Именно такой способ, отличающийся от измельчения, и позволяет получить удельную площадь поверхности частиц дроспиренона более 10000 .

Также признан несостоятельным довод заявителя о том, что вывод Роспатента о соответствии группы изобретений по независимым пунктам 9 и 22 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень" при представленных ссылках из уровня техники прямо противоречит вступившему в силу решению Роспатента от 13.12.2011 по той же заявке, исходя из следующего.

Ненормативные правовые акты не имеют преюдициального значения, поэтому решение Роспатента от 13.12.2011 не может служить основанием для признания оспариваемого решения от 15.03.2013 недействительным.

Кроме того, содержащийся в решении Роспатента от 13.11.2011 вывод в отношении изобретения по независимому пункту 2 формулы патента Российской Федерации N 2269342 не может противоречить содержащимся в решении Роспатента от 15.03.2013 выводам в отношении группы изобретений по независимым пунктам 1, 9, 22 формулы патента Российской Федерации N 2449796, поскольку охарактеризованное в независимом пункте 2 формулы патента Российской Федерации N 2269342 изобретение не содержит отличительного признака "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 ". Соответственно решение Роспатента от 13.12.2011 принято в отношении другого патента, по результатам рассмотрения другого возражения, содержащего иные доводы, и не может быть принято во внимание при оспаривании данного патента.

Отклоняется судом также довод заявителя о том, что вывод Роспатента о соответствии изобретения по независимым пунктам 2, 10 и 23 формулы условию патентоспособности "изобретательский уровень" при представленных ссылках из уровня техники не соответствует требованиям законодательства, в силу нижеследующего.

Как следует из описания к патенту Российской Федерации N 2449796, отличием изобретений (альтернатива 1) по независимым пунктам 2, 10 и 23 формулы от известной из международной публикации WO98/04269 (источник Д1) композиции является признак - "по меньшей мере 70% дроспиренона растворяются из композиции в течение 30 мин, как это определено в соответствии с описанным в Фармакопее США XXIII методом II с использованием в качестве среды для растворения воды при 37С и при скорости перемешивания 50 об/мин", позволяющий обеспечить возможность достижения указанного выше технического результата.

Суд соглашается с выводом Роспатента, что данный признак представляет собой характеристику растворимости дроспиренона при площади поверхности его частиц более 10000 , то есть является лишь другим словесным выражением этого признака.

Роспатент в решении обоснованно указал на то, что признак в редакции "по меньшей мере 70% дроспиренона растворяются из композиции в течение 30 мин, как это определено в соответствии с описанным в Фармакопее США XXIII методом II с использованием в качестве среды для растворения воды при 37С и при скорости перемешивания 50 об/мин" не известен из противопоставленных источников. Кроме того, Роспатент правомерно сослался в оспариваемом решении на то, что исследование этого вопроса нецелесообразно, поскольку ранее сделан вывод о том, что признак в той редакции, какая указана для характеристики дроспиренона в независимых пунктах 1, 9, 22 "дроспиренон имеет площадь поверхности частиц более 10000 " не известен из противопоставленных источников Д1-Д5.

Суд также принимает во внимание ранее указанный ответ специалиста Алексеева К.В., а также результаты проведенной судом экспертизы. Согласно экспертным заключениям Орлова А.М., Корнева К.А. на вопрос суда N 4.2: известен ли явным образом из публикаций Д1-Д5 признак "по меньшей мере 70% дроспиренона растворяются из композиции в течение 30 мин, как это определено в соответствии с описанным в Фармакопее США XXIII методом II с использованием в качестве среды для растворения воды при 37С и при скорости перемешивания 50 об/мин", содержащийся в независимых пунктах 2, 10 и 23 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2449796, получены ответы: Орлов А.М. - "из публикаций Д1-Д5 признак, содержащийся в независимых пунктах 2, 10 и 23 формулы изобретения по патенту РФ N 2449796, не известен"; Корнев К.А. - "указанный признак из публикаций Д1-Д5 дословно в этой формулировке не известен".

Суд приходит к выводу о том, что ответ эксперта Деминой Н.Б. на вопрос N 4.2, что признак известен из публикации Д1 с учетом требований Фармокопеи, не может быть принят, поскольку содержит очевидные противоречия с ответами Орлова А.М. и Корнева К.А., а также не подтвержден в мотивировочной части заключения.

Соответствие известной из источника Д1 фармацевтической композиции дроспиренона и этинилэстрадиола в виде таблетки и пилюли общепринятым стандартам растворимости пероральных лекарственных форм не свидетельствует о том, что известная из источника Д1 композиция характеризуется такими же параметрами растворимости, что и изобретения по независимым пунктам 2, 10, 23 формулы патента Российской Федерации N 2449796. В ответе Деминой Н.Б. нет указаний на страницу и абзац источника Д1, где этот показатель был бы раскрыт (то есть выявлено решение, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками), в том виде, как он охарактеризован в независимых пунктах 2, 10, 23 формулы изобретения по указанному патенту.

Ссылка эксперта на требования Фармокопеи к стандартным пероральным формам также не подтверждает возможность получения такой композиции с параметрами растворимости, охарактеризованными в независимых пунктах 2, 10, 23 формулы изобретения.

Ссылка заявителя на то, что выводы Роспатента в решении от 15.03.2013 противоречат решению Роспатента от 13.12.2011 по той же заявке, уже ранее была отклонена судом, но суд отмечает, что решение Роспатента от 13.12.2011 (патент РФ N 2269342) оспаривалось заявителем в суде (решение Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2013 по делу N А40-43579/13, том дела 9, л.д. 81-85) и компании Рихтер было отказано в удовлетворении заявления. В последующем при обжаловании решения суда в апелляционном порядке компания Рихтер отказалась от иска и производство по делу было прекращено.

Таким образом, с учетом положений статьи 4 Патентного закона и подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ суд приходит к выводу о том, что вывод Роспатента в решении от 15.03.2013 о соответствии изобретений по независимым пунктам 1, 2, 9, 10, 22 и 23 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2449796 условию патентоспособности "изобретательский уровень" является обоснованным, поскольку в противопоставленных источниках Д1-Д5 Роспатентом не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, то есть изобретение не следует для специалиста явным образом из уровня техники.

Остальные доводы заявителя в отношении противоречивых выводов экспертов на вопросы суда о влиянии признаков, содержащихся в независимых пунктах 1, 2, 9, 10, 22 и 23 формулы изобретения по оспариваемому патенту на технический результат судом не принимаются, поскольку, уже установлено, что таких же отличительных признаков в противопоставленных источниках Д1-Д5 не выявлено, и соответственно признаки из источников Д1-Д5 не могут влиять на указанный заявителем в патенте технический результат.

Ссылка заявителя на решения судов иностранных юрисдикций по аналогичным спорам между заявителем и третьим лицом, судом не принимается, поскольку указанные решения судов по спорам приняты в отношении других патентов, зарегистрированных на территории иностранных государств и по их нормам права.

На основании изложенного суд полагает, что решение Роспатента от 15.03.2013 об отказе в удовлетворении возражения компании Рихтер от 25.10.2012 и оставлении в силе патента Российской Федерации N 2449796 принято в соответствии с нормами патентного законодательства, признанию недействительным по основаниям, указанным в заявлении компании Рихтер, не подлежит.

С учетом принятого судебного акта, судебные расходы понесенные третьим лицом на оплату экспертизы подлежат взысканию судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации со стороны заявителя.

Всего заявителем и третьим лицом на депозитный счет суда, в счет проведения экспертизы было перечислено 190 000 рублей, экспертам Орлову А.М. и Корневу К.А. соответственно 75 000 рублей и 60 000 рублей. На оплату эксперту Деминой Н.Б. стороны внесли на депозит суда сумму на 15 000 рублей меньше требуемой, поэтому недостающая сумма в размере 15 000 рублей подлежит взысканию в пользу эксперта Деминой Н.Б. с заявителя в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявления отказать.

Взыскать с компании "РИХТЕР ГЕДЕОН НИРТ" в пользу компании Байер Шеринг Фарма Акциенгезельшафт 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате экспертизы.

Взыскать с компании "РИХТЕР ГЕДЕОН НИРТ" в пользу эксперта Деминой Натальи Борисовны 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей в счет оплаты экспертизы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Е.Ю. Пашкова