Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2014 г. по делу N СИП-470/2014 Суд прекратил производство по делу в части признания недействительным решения о признании заявки отозванной, поскольку дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, признал недействительным решение об отказе в удовлетворении возражения на решение о признании заявки на полезную модель отозванной и обязал Роспатент продолжить рассмотрение заявки на полезную модель, поскольку оспариваемое решение не соответствует закону и нарушает права заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2014 г. по делу N СИП-470/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 23 июля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2014 г. N С01-849/2014 по делу N СИП-470/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Лапшина И.В., Силаев Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании заявление Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.02.2013 и от 18.02.2014 по заявке N 2012127182/08 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать патент на полезную модель,

третье лицо: Мирошниченко Владимир Витальевич (г. Люберцы, Московская область),

при участии в судебном заседании заявителя Пилкина В.Е. (паспорт гражданина Российской Федерации), а также представителей:

от заинтересованного лица: Барбашин В.А. по доверенности от 03.10.2013 N 01/25-603/41,

от третьего лица (Мирошниченко В.В.): Пилкин В.Е. по доверенности от 05.03.2013, установил:

Пилкин Виталий Евгеньевич (далее - Пилкин В.Е.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.02.2014 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 19.02.2013 о признании заявки N 2012127182/08 на полезную модель отозванной и об обязании Роспатента выдать патент на полезную модель.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Мирошниченко Владимир Витальевич.

В ходе рассмотрения дела заявитель в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил заявленные требования, просил признать недействительными решения Роспатента от 19.02.2013 и от 18.02.2014 по заявке N 2012127182/08, а также обязать Роспатент выдать патент на спорную полезную модель.

Уточнения заявленных требований приняты судом.

В обоснование заявленных требований заявитель указывает на то, что оспариваемые решения по заявке N 2012127182/08 приняты с нарушением действующего законодательства. Полагает, что заявка на полезную модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос экспертизы направлен неуполномоченным лицом - должностным лицом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС").

Заявитель отмечает, что в нарушение подпункта 5 пункта 20.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент ПМ), запрос недостающих и исправленных материалов был направлен в его адрес лишь один раз, после чего заявка была признана отозванной. Кроме того, заявка была признана отозванной на основании доводов, которые не были изложены в запросе ФГБУ "ФИПС" от 14.08.2012 и которые не были известны заявителю до признания заявки отозванной, в связи с чем заявитель не имел фактической возможности в случае необходимости внести соответствующие исправления.

При этом заявка, по мнению Пилкина В.Е., содержит все необходимые сведения и соответствует требованиям пункта 2 статьи 1376, пункта 4 статьи 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктам 9.7.4.2, 9.7.4.3 (1.1), 9.7.4.3 (1.2), 9.7.4.5 Регламента ПМ.

Заявитель считает ссылку Роспатента на отсутствие указания в разделе "Уровень техники" описания спорной патентной заявки аналога, который является наиболее близким к заявленной полезной модели, несостоятельной и выходящей за рамки требований законодательства, поскольку ему не удалось найти в доступных источниках информации электронное устройство с сенсорной панелью, с джойстиком и дисплеем, которое могло бы быть рассмотрено в качестве средства того же назначения в соответствии с требованиями пункта 9.7.4.2 Регламента ПМ.

По мнению заявителя, сущность заявленной полезной модели как технического решения выражена в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения полезной моделью заявленного технического результата и находящейся в причинно-следственной связи с ним. Характеризуемая формулой полезная модель раскрыта в описании, которое подтверждает определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны.

Доводы Роспатента об обратном заявитель полагает необоснованными и несоответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Кроме того, заявитель полагает, что поскольку его патентная заявка N 2012127182/08 соответствует всем требованиям, предусмотренным пунктами 9.7.4.2, 9.7.4.3, 9.7.4.5 Регламента ПМ, то подлежит удовлетворению его требование об обязании Роспатента выдать патент Российской Федерации на полезную модель, заявленную в патентной заявке без направления материалов заявки на новое рассмотрение в Роспатент.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Роспатент отмечает, что решение от 19.02.2013 о признании заявки отозванной не оспаривалось заявителем в палате по патентным спорам по основаниям приведенным в заявлении, поданном в суд. В связи с этим приведенные доводы заявителя не могут свидетельствовать о незаконности решения Роспатента от 18.02.2014.

Роспатент полагает, что им представлены достаточные доказательства наличия полномочий у соответствующего должностного лица на подписание запроса экспертизы.

По мнению Роспатента, основанием для принятия решения от 19.02.2013 о признании заявки отозванной послужило то, что заявитель в уточненном описании не устранил те недостатки, которые были указаны в запросе экспертизы от 14.08.2012.

Роспатент в отзыве выразил несогласие с доводом заявителя об обязанности Роспатента направить ему повторный запрос с предложением устранить недостатки заявки, поскольку обстоятельства дела исключают применение положений подпункта 5 пункта 20.5 Регламента ПМ к спорным правоотношениям.

Иные доводы заявителя Роспатент полагает необоснованными, поскольку они не опровергают выводов Роспатента о несоответствии описания заявленной полезной модели по заявке N 2012127182/08 требованиям Регламента ПМ и не свидетельствуют о наличии законных оснований для удовлетворения требований заявителя.

Роспатентом также заявлено ходатайство о прекращении производства по делу в части требования заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 19.02.2013 о признании заявки N 2012127182/08 отозванной, поскольку названное требование подлежит рассмотрению в административном порядке, и, соответственно, дело в указанной части не может быть рассмотрено в суде.

Отмечая, что решение о признании заявки на полезную модель отозванной может быть отменено только в административном порядке, Роспатент полагает, что нарушенное право может быть восстановлено путем повторного рассмотрения возражения с учетом принятого судебного акта. В связи с этим, по мнению Роспатента, требование заявителя обязать Роспатент выдать патент Российской Федерации на полезную модель, заявленную в заявке N 2012127182/08, является необоснованным.

Как следует из материалов дела, Мирошниченко В.В. и Пилкиным В.Е. 29.06.2012 в Роспатент была подана заявка о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель "Электронное устройство с сенсорной панелью, джойстиком и дисплеем", которой был присвоен N 2012127182/08.

Ввиду несоответствия поданной заявки требованиям Регламента ПМ, ФГБУ "ФИПС" в адрес Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. был направлен запрос экспертизы от 14.08.2012, в котором заявителям указано на необходимость устранения следующих недостатков: отсутствие в описании заявки сведений, раскрывающих причины, препятствующие получению приведенными в описании аналогами указанного в отношении заявленной полезной модели технического результата (пункт 9.7.4.2 Регламента ПМ); отсутствие в описании сведений, раскрывающих причинно-следственную связь отличительных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели с указанным в описании техническим результатом (подпункт 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ); отсутствие в описании сведений, раскрывающих функционирование заявленной полезной модели, а также каким образом происходит управление как минимум одним виртуальным символом, отображенном на сенсорном дисплее электронного устройства при использовании этого устройства пользователем (пункт 9.7.4.5 Регламента ПМ).

В запросе заявителям предложено привести описание полезной модели в соответствие с требованиями Регламента ПМ, в том числе предложено уточнить раздел "Уровень техники", включив в него сведения об электронном устройстве, описанном в патенте на изобретение RU 2427879, G06F 3/00.

В ответе от 26.11.2012 на запрос экспертизы от 14.08.2012 заявители сообщили, что отредактировали материалы заявки в соответствии с требованиями Регламента, приложив к данному ответу листы, содержащие измененное описание полезной модели.

Согласно ответу от 26.11.2012 техническое решение, описанное в RU 2427879, не может быть использовано в качестве прототипа заявленной полезной модели в соответствии с требованиями пункта 20.12.2.4 Регламента ПМ.

Формулу полезной модели заявители изложили в следующей редакции:

"1. Электронное устройство, отличающееся тем, что электронное устройство выполняют с сенсорной панелью, джойстиком и дисплеем, размещенным на лицевой стороне корпуса электронного устройства, при этом сенсорную панель или джойстик размещают на обратной стороне корпуса электронного устройства для функционирования в указанном положении, при этом посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком управляют как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее.

2. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели имеет полностью или частично выпуклую форму.

3. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или часть (сектор) сенсорной панели или джойстик защищен(а) защитной крышкой.

4. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что сенсорная панель или джойстик и электронное устройство функционально взаимодействуют друг с другом посредством проводного соединения и/или посредством радиосвязи.

5. Электронное устройство по п. 1, отличающееся тем, что электронное устройство представляет собой мобильный телефон или смартфон или коммуникатор или устройство мультимедиа или нетбук или ноутбук или компьютерный планшет или электронную книгу или цифровой фотоаппарат или видеокамеру или иное электронное устройство, включающее сенсорную панель, джойстик и дисплей.".

В уточненном описании заявители указали, что техническим результатом заявленной полезной модели является "расширение перечня технических средств электронного устройства, а также такое размещение сенсорной панели, дисплея или джойстика на корпусе электронного устройства, при которых пользователю указанного электронного устройства, держащего указанное электронное устройство в руках, посредством манипуляционных действий с сенсорной панелью или джойстиком удобно управлять как минимум одним виртуальным символом, отображенным на указанном дисплее, который находится в поле зрения пользователя".

Установив, что недостатки, указанные в запросе экспертизы, заявителем в установленный срок не устранены, Роспатент решением от 19.02.2013 на основании пункта 4 статьи 1384, пункта 1 статьи 1390 ГК РФ, пунктов 9.7.4.2 - 9.7.4.5 Регламента ПМ признал заявку N 2012127182/08 отозванной.

На данное решение заявителями 19.07.2013 было подано возражение. Решением Роспатента от 18.02.2014 в удовлетворении данного возражения было отказано, оспариваемое решение о признании заявки отозванной оставлено в силе.

Коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявителями в установленный срок не представлено описание заявленной модели, удовлетворяющее требованиям пунктов 9.7.4.2, 9.7.4.5 Регламента ПМ и содержащее сведения, раскрывающие причины, препятствующие достижению технического результата известными аналогами, сведения, раскрывающие работу электронного устройства, и сведения, подтверждающие возможность достижения указанного заявителями технического результата.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует действующему законодательству и нарушает права заявителя, Пилкин В.Е. обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд, рассмотрев ходатайство Роспатента, изложенное в отзыве на заявление, о прекращении производства по делу в части требования Пилкина В.Е. о признании недействительным решения Роспатента от 19.02.2013 о признании заявки отозванной, полагает, что оно подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 11 ГК РФ защита нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, судом, арбитражным судом или третейским судом.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 ГК РФ, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 1390 ГК РФ к проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

Таким образом, законом предусмотрен административный порядок рассмотрения заявленного Пилкиным В.Е. требования о признании недействительным решения Роспатента от 19.02.2013 о признании заявки N 2012127182/08 отозванной.

Как отмечено в пункте 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ этим Кодексом предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, соответствующее заявление подлежит возвращению.

Вместе с тем следует отметить, что если обстоятельство, в связи с которым поданное в арбитражный суд заявление подлежало возвращению при рассмотрении вопроса о принятии заявления, выявлено лишь после принятия заявления к рассмотрению, арбитражный суд на этой стадии арбитражного процесса прекращает производство по делу с учетом положений пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, требование заявителя в указанной части не подлежит рассмотрению в Суде по интеллектуальным правам в силу его компетенции, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по делу в данной части подлежит прекращению.

В остальной части заявленные Пилкиным В.Е. требования подлежат рассмотрению по существу.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 (далее - Положение).

В пункте 2.3 постановления N 5/29 разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (29.06.2012) правовая база включает в себя ГК РФ, Регламент ПМ и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2-9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктом 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ. Названным Регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в том числе, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2-9.3 Регламента ПМ, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2); наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7, и выполнение требований к их содержанию (пункт 20.4.1); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Регламента ПМ проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (пункт 20.4.2).

В случае если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Регламента ПМ).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5); отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата (подпункт 1.12 пункта 20.5); отсутствие в описании сведений, подтверждающих достаточность признака, охарактеризованного в обобщенном виде, в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем (подпункт 1.20 пункта 20.5); наличие других нарушений требований этого Регламента ПМ к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5).

В подпункте 2 пункта 20.5 Регламента ПМ указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Регламента ПМ, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента ПМ, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5).

Исследовав в совокупности все представленные сторонами доказательства, в том числе материалы поданной Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. заявки, суд первой инстанции приходит к выводу, что у Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с предложением устранить имеющиеся недостатки, поскольку описание полезной модели не соответствовало требованиям, предъявляемым подпунктами 1.10, 1.12, 1.20 пункта 20.5 Регламента ПМ.

Довод заявителя относительно направления в его адрес запроса в нарушение пункта 4 статьи 1384 ГК РФ неуполномоченным лицом - ФГБУ "ФИПС" - отклоняется судом в связи со следующим.

На основании пункта 4 Положения Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные ей федеральные государственные учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Согласно пункту 2.3.1.1 Устава ФГБУ "ФИПС", утвержденного приказом Роспатента от 24.05.2011 N 63, Федеральный институт промышленной собственности в установленном порядке (порядок установлен Регламентом) проводит экспертизу заявок на выдачу патента на полезную модель и по их результатам подготавливает проекты решений учредителя.

Учредителем ФГБУ "ФИПС" в соответствии с пунктом 1.6 Устава является Роспатент.

На основании пункта 6.2.1 Устава для достижения целей, определенных Уставом, ФГБУ "ФИПС" имеет право вести от своего имени переписку с заявителями, их представителями, в том числе патентными поверенными, другими заинтересованными лицами по заявкам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с иными физическими и юридическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции ФГБУ "ФИПС".

Из материалов дела следует, что запрос экспертизы от 14.08.2012, на основании которого впоследствии заявка была признана отозванной, подписан заместителем заведующего отделом компьютерной техники ФГБУ "ФИПС" Прохоровой Р.П., из углового штампа на запросе следует, что он направлялся федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности".

В подтверждение соответствующих полномочий ФГБУ "ФИПС" и Прохоровой Р.П. Роспатентом представлены следующие документы: приказ директора ФГБУ "ФИПС" Стрелкова О.И. от 09.12.2011 N 394/16 "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" и приложение N 1 к нему "Должностная инструкция заместителя заведующего отраслевым экспертным отделом Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности"; приказ директора ФГБУ "ФИПС" Стрелкова О.И. от 30.03.2012 N 104/19 "О внесении изменений в структуру ФИПС"; приказ исполняющего обязанности директора ФГБУ "ФИПС" Киреевой Н.В. от 01.06.2011 N 521-л о переводе Прохоровой Р.П. на должность заместителя заведующего отделом компьютерной техники.

Согласно подпункту 3.2.1 пункта 3.2 названной должностной инструкции заместитель заведующего отделом осуществляет организационное и научно-методическое руководство процессами проведения экспертизы заявок на изобретения и полезные модели на всех стадиях проведения работ в отраслевом экспертном отделе, участвует в решении наиболее сложных вопросов, возникающих у подчиненных государственных экспертов по интеллектуальной собственности, в частности при проведении экспертизы заявок на выдачу патента на изобретения и полезные модели, подготовке проектов решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заместитель заведующего отделом имеет право в установленном порядке визировать или подписывать по согласованию с заведующим отраслевым экспертным отделом документы, подготовленные им лично и подчиненными работниками при проведении экспертизы заявок (пункт 4.4 должностной инструкции).

В соответствии с пунктом 2 Регламента ПМ, запрос экспертизы является документом, связанным с подготовкой проекта решения Роспатента в ходе проведения экспертизы заявки на полезную модель.

На основании пункта 4 Регламента ПМ должностные лица, указанные в пункте 2 Регламента ПМ, подготавливают проекты решений для подписания их руководителем Роспатента, а также подписывают документы, связанные с подготовкой решений (запросы, уведомления, письма).

Исходя их вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что Роспатент осуществляет свою деятельность, в том числе через подведомственное ему ФГБУ "ФИПС", которое в соответствии со своей уставной деятельностью вправе выполнять подготовительные работы для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности. Заместитель заведующего отделом ФГБУ "ФИПС", являющийся должностным лицом, уполномочен на подготовку и подписание запроса экспертизы.

Также судом отклоняется довод заявителя о том, что заявка неправомерно была признана отозванной после первого запроса ФГБУ "ФИПС".

Процедура подачи и проверки заявки на полезную модель носит формальный характер. Материалы заявки должны соответствовать требованиям, изложенным в названных выше нормативных правовых актах.

В случае несоответствия заявки указанным требованиям Роспатент обязан направить заявителю запрос с указанием недостатков, требующих устранения, что предусмотрено пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ и пунктом 20.5 Регламента ПМ. Указанными нормами также предусмотрены последствия неустранения названных недостатков (признание заявки отозванной).

Однако подпункт 5 пункта 20.5 Регламента ПМ не содержит указания на обязанность Роспатента направлять запрос заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков, в том числе в случае того или иного ответа заявителя на запрос экспертизы. Неоднократное направление запроса возможно в случае обнаружения других оснований для такого запроса, предусмотренных пунктами 1.1-1.27. В иных случаях вопрос о направлении повторного запроса решается Роспатентом с учетом фактических обстоятельств дела.

Нарушение Роспатентом подпункта 5 пункта 20.5 Регламента ПМ выразилось в рассматриваемом случае в ненаправлении повторного запроса экспертизы после обнаружения дополнительных недостатков патентной заявки.

Так из материалов дела следует, что патентная заявка была признана Роспатентом отозванной на основании доводов, которые не были указаны в запросе ФГБУ "ФИПС" от 14.08.2012 и которые не были известны заявителю до признания заявки отозванной, а именно: Роспатент сослался на подпункт 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ, указав, что в независимом пункте 1 формулы не указано назначение, реализуемое заявленным устройством, что является нарушением положения указанного выше пункта Регламента ПМ; Роспатент указал, что указанный заявителем в уточненном описании результат, заключающийся в расширении перечня технических средств, не характеризует технический эффект, явление, свойство заявленной полезной модели, возникающее вследствие увеличения количества средств, входящих в состав устройства, и соответственно этот результат не является техническим результатом; в описании отсутствуют сведения, показывающие, каким образом размещение джойстика или сенсорной панели на обратной стороне корпуса обеспечивает удобство управления как минимум одним виртуальным символом.

Обнаружение дополнительных недостатков патентной заявки могло являться основанием для направления соответствующего запроса с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы. Признание заявки отозванной по основаниям, не указанным экспертизой при направлении запроса, является нарушением положений пункта 4 статьи 1384 ГК РФ и пункта 20.5 Регламента ПМ.

Довод Роспатента о том, что по приведенным заявителем основаниям решение Роспатента от 19.02.2013 заявителем не оспаривалось и соответственно приведенные заявителем доводы не могут свидетельствовать о незаконности решения Роспатента от 18.02.2014 отклоняется, поскольку, исходя из положений статьи 13 ГК РФ и статей 4, 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверка законности оспариваемого ненормативного акта производится исходя из доводов, приведенных в заявлении. При этом суд учитывает, что согласно разъяснениям, данным в пункте 1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если суд установит, что оспариваемый акт не соответствует закону или иным правовым актам и ограничивает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, то в соответствии со статьей 13 ГК он может признать такой акт недействительным.

Как разъяснено в пункте 53 постановления 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента от 18.02.2014 не соответствует закону и нарушает права заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

При признании решения органа недействительным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть путем продолжения процедуры рассмотрения заявки на полезную модель N 2012127182/08.

При рассмотрении заявки на полезную модель N 2012127182/08 Роспатенту следует учесть изложенные в настоящем решении обстоятельства.

Доводы заявителя о том, что уточненное описание полезной модели по патентной заявке N 2012127182/08 и соответствии ее всем требованиям, предусмотренным пунктами 9.7.4.2, 9.7.4.3, 9.7.4.5 Регламента ПМ, не подлежат правовой оценке судом при рассмотрении настоящего спора, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в пункте 22 постановления N 5/29, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Следовательно, вышеназванные доводы заявителя подлежат рассмотрению Роспатентом при проведении процедуры рассмотрения патентной заявки.

Требование заявителя об обязании Роспатента выдать патент Российской Федерации на полезную модель, заявленную в патентной заявке N 2012127182/08, удовлетворению не подлежит, в силу нижеследующего.

Суд проверяет на соответствие закону именно решение о призвании заявки N 2012127182/08 отозванной исходя из тех оснований, по которым оспариваемое решение было принято, и не проверяет в силу своей компетенции соответствие названной патентной заявки требованиям законодательства.

При этом суд отмечает, что вопрос о восстановлении нарушенных прав заявителя, исходя из конкретных обстоятельств по настоящему делу, разрешен судом путем обязания Роспатента продолжить рассмотрение заявки N 2012127182/08. А требование об обязании Роспатента выдать патент заявлено как способ устранения нарушенных прав и как следствие рассмотрения предыдущих требований и подлежит разрешению в административном порядке.

Вопрос о судебных расходах разрешен судом в соответствии с положениями статей 104 и 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

производство по требованию Пилкина Виталия Евгеньевича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.02.2013 о признании заявки отозванной прекратить.

Возвратить Пилкину Виталию Евгеньевичу 200 (Двести) рублей государственной пошлины, уплаченной по чек-ордеру от 22.05.2014.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2014 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на полезную модель N 2012127182/08 отозванной в связи с его несоответствием статье 1384 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 20.5 (5) Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель (утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 326).

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности продолжить рассмотрение заявки на полезную модель N 2012127182/08.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу Пилкина Виталия Евгеньевича 200 (Двести) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Р.В. Силаев