Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2014 г. по делу N СИП-489/2014 Суд оставил без изменения заявление об оспаривании решения, которым патент на полезную модель признан недействительным полностью, поскольку обязанность Роспатента предложить внести изменения в формулу изобретения возникает в том случае, когда внесение таких изменений может привести к патентоспособности изобретения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 августа 2014 г. по делу N СИП-489/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 августа 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 14 августа 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" (ул. Адмирала Макарова, д. 29, Москва, 125212 ОГРН 1117746818111) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) от 13.04.2014 N 2009503668/49 (78811), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Шахова Евгения Владимировича (г. Иркутск, ОГРНИП 308381128000020),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Бородуля И.А., по доверенности от 01.01.2014; Турковский А.С., по доверенности от 14.06.2014,

от заинтересованного лица: Унчиков Н.В., по доверенности от 31.07.2014;

от третьего лица: Бутенко Л.В., по доверенности от 28.07.2014, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 13.04.2014 N 2009503668/49 (78811), которым патент Российской Федерации на полезную модель N 78811 признан недействительным полностью.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён индивидуальный предприниматель Шахов Евгений Владимирович (далее - ИП Шахов Е.В.).

В судебном заседании представители общества настаивали на заявленных требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела и дополнительно представленные доказательства.

По мнению заявителя, вывод Роспатента о несоответствии спорной промышленного образца условию патентоспособности "новизна" является ошибочным. Также Роспатентом при рассмотрении указанных возражений в нарушение положений пункта 4.9. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённых приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС), не было предложено правообладателю изменить формулу промышленного образца.

Представитель Роспатента поддерживал ранее изложенные в отзыве доводы, с заявленными требованиями не согласился, просил отказать в их удовлетворении, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Представители третьего лица поддержали правовую позицию Роспатента.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 78811 (далее - патент N 78811) на промышленный образец "Полимерное покрытие (3 варианта)" был выдан по заявке N 2009503668/49 с приоритетом от 29.12.2009 на имя общества, со следующем перечнем существенных признаков:

"Полимерное покрытие (вариант 1), характеризующееся:

- выполнением в виде листового материала с декоративным рисунком на лицевой поверхности;

- наличием прожилок, заполняющих всю композиционную плоскость;

- выполнением покрытия рельефным;

- выполнением прожилок в виде гребнеобразных выступов;

отличающееся:

- наличием участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами;

- выполнением участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн.

2. Полимерное покрытие (вариант 2), характеризующееся:

- выполнением в виде листового материала с декоративным рисунком на лицевой поверхности;

- наличием прожилок, заполняющих всю композиционную плоскость;

- выполнением покрытия рельефным;

- выполнением прожилок в виде гребнеобразных выступов; отличающееся:

- наличием участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами;

- выполнением участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн;

- выполнением покрытия темно-красным цветом.

3. Полимерное покрытие (вариант 3), характеризующееся:

- выполнением в виде листового материала с декоративным рисунком на лицевой поверхности;

- наличием прожилок, заполняющих всю композиционную плоскость;

- выполнением покрытия рельефным;

- выполнением прожилок в виде гребнеобразных выступов; отличающееся:

- наличием участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами;

- выполнением участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн;

- выполнением покрытия коричневым цветом".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 09.10.2013 третьим лицом подано возражение, мотивированное тем, что промышленный образец по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна" и "оригинальность".

В своих возражениях ИП Шахов Е.В отмечал, что до даты приоритета оспариваемого патента были опубликованы (27.07.1982, 18.05.1993, 03.08.199) патентные документы US NN 43411819, 5212263, 5932288 из которых известны все существенные признаки независимого пункта формулы спорного промышленного образца, по варианту 1.

В отношении полимерного покрытия по вариантам 2 и 3 перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту третье лицо обращало внимание на то, что они не соответствуют условию патентоспособности "оригинальность".

Между тем, патентообладатель выразил своё несогласие с доводами третьего лица, полагая, что методы порошковой окраски металлических поверхностей, а также способ получения текстурированных покрытий никакого отношения к оспариваемому патенту не имеют.

Более того общество указывало на то, что оспариваемым патентом защищено художественно - конструкторское решение полимерного покрытия с декоративным рисунком на лицевой поверхности, отраженные в нем существенные отличительные признаки (наличие участков волнообразной поверхности между гребнеобразными выступами и выполнение участков волнообразной поверхности из серии эквидистантных волн), в то время как на фотографиях противопоставленного патентного документа USN 5932288 не содержится признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято оспариваемое решение, которым патент N 78811 на полезную модель признан недействительным полностью.

Решение Роспатента о несоответствии варианта 1 промышленного образца по патенту N 78811 условию патентоспособности "новизна" мотивировано тем, что средству по патентному документу US N 5932288 присуща вся совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведённых в перечне существенных признаков варианта 1 промышленного образца по патенту N 78811.

В то же время принимая оспариваемое решение, административный орган делая вывод о несоответствии вариантов 2 и 3 промышленного образца по патенту N 78811 условию патентоспособности "оригинальность", исходил из того, что варианты 2 и 3 промышленного образца по оспариваемому патенту, отличаются от внешнего вида полимерного покрытия по патентному документу US N 5932288 особенностями, созданными за счёт изменения только цвета изделия, а не колористического решения.

Принимая оспариваемое решение, Роспатент пришёл к выводу о невозможности уточнения перечня существенных признаков промышленного образца по патенту N 78811 таким образом, чтобы это привело к его патентоспособности.

Полагая, что данное решение является недействительным, нарушает права и законные интересы общества, оно обратилось в суд с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая дату обращения с настоящим заявлением, суд полагает, что срок на обращение в суд заявителем соблюдён.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено, что юридически значимые действия, совершены Роспатентом в рамках своих полномочий, закреплённых статьёй 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Таким образом, Роспатент верно исходил из того, что с учётом даты приоритета спорного промышленного образца (29.12.2009) по патенту Российской Федерации N 78811, правовая база для оценки патентоспособности заявленного в качестве промышленного образца решения включает в себя ГК РФ, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приёма заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 325 (далее - Административный регламент) и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённые приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Пунктом 2 статьи 1352 ГК РФ установлено, что промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту 1 пункта 9.9.4.4.1 Административного регламента промышленный образец характеризуется признаками внешнего вида изделия. Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ). К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и/или его орнаментация. Существенные признаки внешнего вида изделия составляют зрительное впечатление. К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.

В соответствии с пунктом 9.10.1 Административного регламента перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объёма правовой охраны промышленного образца (пункт 3 статьи 1354 ГК РФ) и притязаний заявителя (пункт 2 статьи 1377 ГК РФ). Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков изображением изделия для определения объёма правовой охраны промышленного внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Подпунктом 2 пункта 22.5.4 Административного регламента установлено, что промышленный образец признается не соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту 1 пункта 23.3 Административного регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путём сообщено.

Судом первой инстанции установлено, что совокупность существенных признаков промышленного образца по патенту N 78811, нашедших отражение на изображениях изделия и приведённая в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из описания и графических материалов патентного документа US N 5932288. В описании к указанному патентному документу содержаться сведения "о полимерном покрытие полученным из порошковых красок. Которые приводят к текстурированной отделке изделия после высыхания. При этом шероховатые поверхности покрыты сетчатым узором, то есть составлены из образцов увеличенных пластов различных высот через всю поверхность_Общий смысл изобретения состоит в том, чтобы обеспечить порошковую систему покрытия эпоксидной смолы, которая обеспечивает шероховатую поверхность у образцов различной плотности" (л.д.59 т.1).

На фигуре 2 графического материалов к патентному документу US N 5932288 представлен внешний вид полученного полимерного покрытия, состоящего из прожилок, выполненных в виде гребнеобразных выступов, наличие участков волнообразных поверхности между гребнеобразными выступами, выполнение участков волнообразной поверхности в виде равноудалённых (эквидистантных) волн (л.д. 55, 64 т. 1).

В этой связи, вариант 1 промышленного образца по патенту N 78811исходя из требований статьи 1352 ГК РФ и положений подпункта 2 пункта 22.5.4 Административного регламента не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Довод заявителя о неправомерности вывода Роспатента о несоответствии вариантов 2 и 3 промышленного образца по патенту N 78811 условия патентоспособности "оригинальность" при отсутствии проверки варианта 1 указанного промышленного образца на соответствии указанному условия судом первой инстанции отклоняется.

Согласно пункту 3 статьи 1352 ГК РФ промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 22.5.4 Административного регламента в отношении промышленного образца, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка оригинальности не проводится. Так как вариант 1 промышленного образца по патенту N 78811 Роспатентом признан не соответствующий условия патентоспособности "новизна", поэтому дальнейшая проверка на "оригинальность" правомерно не проводилась.

В подпункте 2.2 пункта 22.5.5 Административного регламента установлено, что существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случае, если совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога - пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента) особенностями, которые созданы за счёт изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения.

С учётом указанного положения судом установлено, что варианты 2 и 3 промышленного образца по патенту N 78811 отличаются от варианта 1 только признаком, характеризующим цвет покрытия: темно красный (вариант 2), коричневый (вариант 3). Таким образом, в силу положений статьи 1352 ГК РФ и пункта 22.5.5 Административного регламента варианты 2 и 3 промышленного образца по патенту N 78811 не соответствует условию патентоспособности "оригинальность".

Довод заявителя о нарушении Роспатентом пункта 2.5 Правил ППС не нашёл своего объективного подтверждения. Из материалов дела следует, что в возражении ИП Шахова Е.В от 09.10.2013, поданного в палату по патентными спорам, содержится указание на несоответствие промышленного образца по патенту N 78811 условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность" (л.д. 38, т. 1).

Не может быть признан обоснованным довод заявителя о том, что Роспатент, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в перечень может привести к патентоспособности промышленного образца, должен был предложить ему внести такие изменения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Как указано в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 абзац первый пункта 4.9 Правил, наделяющий коллегию палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение.

Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности Палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Таким образом, как из вышеназванной нормы права, так и из решения высшего судебного органа следует, что обязанность Роспатента предложить внести изменения в формулу изобретения возникает в том случае, когда внесение таких изменений может привести к патентоспособности изобретения.

Роспатентом было установлено, и судебная коллегия с этим выводом согласилась, что вариант 1 промышленного образца по патенту N 78811 не соответствует условию патентоспособности "новизна", а варианты 2 и 3 условию патентоспособности "оригинальность". При этом Роспатент установил невозможность уточнения промышленного образца таким образом, чтобы это могло привести к его патентоспособности. При указанных обстоятельствах обязанность Роспатента предложить обществу внести изменения в формулу промышленного образца не возникла.

Таким образом, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта как принятого Роспатентом в рамках своих полномочий и соответствующего требованиям действующего законодательства.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Компания Металл Профиль" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина