Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2014 г. N С01-685/2014 по делу N А20-2984/2013 Суд оставил без изменения решения нижестоящих судебных инстанций по делу о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2014 г. N С01-685/2014 по делу N А20-2984/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 5 августа 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи - Тарасов Н.Н., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью фирма "Золотая подкова" (пр. Ленина, 40, г. Нальчик, 360000, ОГРН 1020700749079) на постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014 по делу N А20-2984/2013 (судьи Афанасьева Л.В., Белов Д.А., Параскевова С.А.,)

по заявлению Минераловодской таможни (348 км. автомагистрали "Кавказ", г. Минеральные Воды, Ставропольский край) к обществу с ограниченной ответственностью фирма "Золотая подкова",

с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью КДВ "Нижний Тагил" (ул. Фрунзе, 83, г. Нижний Тагил, 622000)

о привлечении к административной ответственности за незаконное использование товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей:

от Минераловодской таможни: Соблирова А.И. по доверенности от 10.01.2014 N 07-36/157,

от ООО "Золотая подкова": представитель не явился, извещено,

от ООО "КДВ "Нижний Тагил": представитель не явился, извещено, установил:

Минераловодская таможня (далее также - таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью фирма "Золотая подкова" (далее - ООО "Золотая подкова", ответчик) к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 19.11.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КДВ "Нижний Тагил" (далее - ООО "КДВ "Нижний Тагил", правообладатель), правообладатель товарного знака "Тоффи ролл, Toffi roll".

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.12.2013 в удовлетворении заявления Минераловодской таможни о привлечении фирмы к административной ответственности отказано.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014 решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.12.2013 отменено. В привлечении фирмы к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказано в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности. Изъятые протоколом от 02.07.2013 20 индивидуальных упаковок конфет переданы на уничтожение.

Не согласившись с постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014, ООО "Золотая подкова" обратилось с настоящей кассационной жалобой.

В обоснование кассационной жалобы заявитель указал на отсутствие доказательств нарушения административного законодательства, поскольку отсутствует тождество между используемым им обозначением и зарегистрированным товарным знаком.

ООО "Золотая подкова", ООО "КДВ "Нижний Тагил" надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путём публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Из материалов дела усматривается, что 21.01.2013 ООО "Золотая подкова" подана к оформлению грузовая таможенная декларация N 10802020/2101е3/0000025 на ввоз из Польши товаров, приобретенных у фирмы "ZAKLAD PRODUKCJI SPOZYWEZEJ DOBOSZ" в том числе изделия сахаристые-ирис, не содержащие какао в ассортименте, код товара в соответствии с ЕТН ВЭД ТС-1704907500.

27.03.2013 в адрес Кабардино-Балкарского таможенного поста Минераловодской таможни поступило письмо ООО "КДВ Нижний Тагил" N 199 - правообладателя товарного знака по свидетельству N 454880 (кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, конфеты и так далее).

Согласно заявлению ООО "КДВ Нижний Тагил", декларируемая фирмой продукция обладает признаками контрафактности, так как обозначение "Тоффи Мих" на упаковке и "Toffi мix" на этикетке конфет сходно до степени смешения с зарегистрированным за обществом товарным знаком N 454880, в котором словесный элемент "Тоффи (Toffi)" включен в товарный знак и занимает в словосочетании "Тоффи ролл" "Toffi roll" доминирующее положение.

Таможенным органом возбуждено в отношении ООО "Золотая подкова" дело об административном правонарушении по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено проведение административного расследования.

29.03.2013 таможенным органом назначена экспертиза. Идентификационная экспертиза проведена "ЭКС Региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления" (г. Ростов-на-Дону), согласно выводам которой обозначения на ввозимом товаре сходны до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за ООО "КДВ "Нижний Тагил".

Согласно протоколу от 02.07.2011 наложен арест на 20 индивидуальных упаковок конфет.

По результатам проведения административного расследования таможней в отношении ООО "Золотая подкова" составлен протокол об административном правонарушении от 02.07.2013 N 10802000-472/2013 по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В порядке, предусмотренном абзацем 3 части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, заявитель направил в арбитражный суд первой инстанции материалы административного дела для рассмотрения и решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности.

Суд первой инстанции, отказывая в привлечении ООО "Золотая подкова" к административной ответственности, исходил из отсутствия сходства до степени смешения спорного изображения с зарегистрированным товарным знаком. Как указал суд первой инстанции, товарный знак N 454880 является комбинированным, в его композицию входят один изобразительный элемент в виде орнамента желтого цвета, переходящего в оранжевый цвет, переходящий в коричневый цвет и четыре словесных элемента на его фоне: Тоффи ролл Toffi roll.

Представленные образцы конфет - конфеты ирис, обернутые в этикетки красного, синего, золотого цвета и не содержат ни одного из цветов, охраняемых товарным знаком. При этом суд первой инстанции пришёл к выводу, что на конфетах отсутствует какое либо сочетание слов, похожее на словосочетание охраняемое товарным знаком.

На конфетах имеется надпись Toffi выполненная курсивом, однако основным выделенным красным цветом является слово "DOBOSZ", указывающее на производителя продукции. Эта же надпись является основной и на упаковках. На этикетке пластиковой коробки отсутствует надпись Тоффи микс. На картонной этикетке указанная надпись не является основной, так как основными элементами упаковки также является надпись "DOBOSZ", изображения якоря, корабля и солдата, не предусмотренные товарным знаком общества. С учётом чего, суд первой инстанции посчитал, что несовпадение по цветовой гамме также свидетельствует об отсутствии сходства изобразительного обозначения до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Также суд первой инстанции отметил, что слово тоффи является общераспространенным, фактически обозначает ирис, конфета из сливочного масла и вареной смеси из сахара и воды.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.12.2013, исходил из неустановления судом первой инстанции всех фактических обстоятельств по делу, неправильного применения норм права. При этом, отказывая в привлечении ООО "Золотая подкова" к административной ответственности, суд принял во внимание истечение годичного срока привлечения общества к административной ответственности.

Суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены оспариваемого судебного акта.

В силу пункта 1 статьи 1229, статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (товарного знака). Отсутствие запрета не считается согласием.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путём размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ним обозначений для однородных товаров.

В соответствии с пунктом 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", установленная статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

При этом судам следует учитывать: указанное определение предмета административного правонарушения не означает, что к административной ответственности, предусмотренной названной статьёй, может быть привлечено лишь лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходное с ними обозначение на таком предмете.

Способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Российским агентством по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, винно-водочные, табачные изделия и тому подобное, при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

Экспертным заключением от 07.05.2013 N 12-01-2013/0052, пояснениями правообладателя ООО "КДВ Нижний Тагил", материалами дела подтверждается, что в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрирован и охраняется на территории России комбинированный товарный знак "Toffi poll"; дата регистрации знака - 24.02.2012, номер регистрации - 454880, дата истечения срока действия регистрации: 04.08.2020. Данный знак зарегистрирован в отношении 30 класса МКТУ, в том числе для конфет. Знак охраняется в желтом, оранжевом, коричневом, сиреневом и белом цветовом сочетании.

При исследовании однородности товара эксперт установил, что заявленный в декларации товар, маркированный обозначениями "Тоффи Микс" в картонных коробках и пластиковых контейнерах, поименованный в протоколе о взятии проб и образцов от 29.03.2013, как: "индивидуальная картонная коробка розового цвета, с прозрачной полиэтиленовой вставкой с одной стороны, с изображением морского штурвала, трехмачтового корабля и каната-веревки с различными морскими узлами а также приклеена самоклеющаяся бумажная этикетка с маркировкой на русском языке: "тоффи микс" и "индивидуальный прозрачный пластиковый контейнер круглой формы с изображением деревенского домика на контейнере приклеена самоклеющаяся бумажная этикетка с маркировкой на русском языке: "тоффи микс", представляет собой конфеты.

Это же подтверждается и вещественными доказательствами в виде розовой коробки с конфетами и пластикового контейнера с конфетами, приобщенными к делу судом первой инстанции.

Оценив выявленные признаки в совокупности, несмотря на отмеченные различия, эксперт пришёл к выводу о том, что исследуемые словесные обозначения будут являться сходными до степени смешения с комбинированным товарным знаком N 454880.

Эксперт сделал вывод, что установленное сходство, с учётом значимости положения, занимаемых указанных словесных обозначений в товарном знаке N 454880 (данные элементы являются доминирующими, обладают большей различительной способностью по сравнению с остальными элементами товарного знака), дает основание для вывода о том, что и в целом исследуемые обозначения будут сходны до степени смешения с товарным знаком N 454880.

При этом как обоснованно отметил суд апелляционной инстанции, суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о том, что доминирующим является слово "DOBOSZ", обозначающее производителя; не учёл, что охраняемым элементом товарного знака является слово "Тоффи", размещённое на потребительской таре и упаковке конфет, предъявленных на экспертизу; ошибочно пришёл к выводу, что в заключении не указано, какие именно предметы (этикетки, упаковки) подлежали сравнению; не обоснованы утверждения суда о том, что экспертом сравнивались только фрагменты этикеток, а не этикетки в целом.

Суд апелляционной инстанции с учётом действующего законодательства пришёл к обоснованному выводу о том, что слово "Тоффи" нельзя отнести к общераспространенным, как означающее ирис, конфету из сливочного масла и вареной смеси из сахара и воды.

Так на этикете ООО "КДВ "Нижний Тагил" помимо элементов товарного знака "Toffi roll" ("Тоффи ролл") на русском языке указан вид сахаристого кондитерского изделия - "конфеты с комбинированными корпусами глазированные".

На этикете конфет элемент "Тоффи мих" ("Toffi mix") указан именно в качестве названия, а не как вид сахаристого кондитерского изделия. Учитывая, что состав продукта указан на русском языке, то и вид кондитерского изделии также обязан был быть указан на русском языке. Слова "ирис" на потребительской упаковке не имеется.

Таким образом, использование обозначения "Toffi mix" ("Тоффи мих") на упаковках, ввезенных в Российскую Федерацию ООО "Золотая подкова" кондитерских изделий, может привести к заблуждению потребителей относительно производителя товара и к смешению в сознании потребителей принадлежности товара, ввезенного в Российскую Федерацию ООО "Золотая подкова", с товаром, производимым ООО "КДВ Нижний Тагил".

Доказательств наличия у ООО "Золотая подкова" прав на использование товарного знака "Toffi poll" в материалы дела не представлено.

Таким образом, исходя из представленных в материалы дела доказательств, с учётом вышеуказанных норм права, суд апелляционной инстанций пришёл к обоснованному выводу о наличии в действиях ООО "Золотая подкова" объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем, с учётом положений пункта 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 (ред. от 25.01.2013) "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" суд апелляционной инстанции пришёл к правомерному выводу об истечении срока давности привлечения к административной ответственности.

В пункте 15 постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что при решении вопроса о том, с какого момента считается оконченным административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений путём ввоза товара, содержащего незаконное воспроизведение этих средств индивидуализации, на таможенную территорию Российской Федерации (кроме случаев помещения товара под таможенные процедуры, условия которых исключают возможность введения товара в оборот на территории Российской Федерации), судам надлежит исходить из следующего.

Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимаются совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.

С учётом изложенного указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, таможенная декларация подана 21.01.2013, на момент рассмотрения дела судом первой инстанции, он не был пропущен.

Поскольку истек годичный срок привлечения общества к административной ответственности, что является основанием для отказа в привлечении нарушителя к административной ответственности, суд апелляционной инстанции обоснованно отказал в привлечении ООО "Золотая подкова" к административной ответственности.

Таким образом, доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. Переоценка установленных обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учётом вышеизложенного, суд кассационный инстанции считает, что судом апелляционной инстанций при рассмотрении спора нормы права применены правильно, нарушений норм процессуального права, влекущих отмену судебного акта в любом случае, не допущено.

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом исследования судом апелляционной инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта у суда кассационной инстанции не имеется.

Учитывая изложенное, обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2014 по делу N А20-2984/2013 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью фирма "Золотая подкова" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Тарасов

Судья

С.М. Уколов