Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2014 г. по делу N СИП-510/2014 Суд отказал в удовлетворении заявленных требований по делу о признании незаконным решения об отказе в удовлетворении возражения, поскольку Роспатентом сделан правильный вывод о том, что обозначение "электронный дискаунтер" правомерно было исключено из правовой охраны товарного знака как не соответствующее положениям гражданского законодательства, касающимся оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 августа 2014 г. по делу N СИП-510/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 25 августа 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего: Васильевой Т.В.,

судей Булгаков Д.А., Голофаева В.В.,

при ведении протокола секретарем Божьевой Д.Д.,

рассмотрев в судебном заседании

дело по заявлению

компании МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MERLION HOLDING LIMITED) (Фемистокли Дерви, 12 ПАЛЕ Д'ИВУАР, кв./офис 402, Никосия, Кипр (CY) (Themistokli Dervi, 12 PALAIS D'IVORE, Flat/Office 402, Nicosia, Cyprus (CY)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) об отказе в удовлетворении возражения от 14.08.2013,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Найдеров Ю.В. по доверенности от 30.04.2014,

от ответчика: Шеманин Я.А. по доверенности от 09.10.2013,

установил:

компания "МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" (MERLION HOLDING LIMITED) (далее - компания МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 31.03.2014, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 19.06.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2011740550/50 в части признания слов "электронный дискаунтер" неохраняемыми элементами.

В судебном заседании заявитель требования поддержал, ссылаясь на то, что оспариваемое решение не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 6-quinquies (c) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Роспатент возражал против удовлетворения требований, представил отзыв, согласно которому полагал, что оспариваемое решение от 31.03.2014 соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

На государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35, 36 и 37 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) 09.12.2011 в Роспатент было заявлено словесное обозначение "СИТИЛИНК электронный дискаунтер" на имя компании "МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД".

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 19.06.2013 о его государственной регистрации с указанием словесного элемента "электронный дискаунтер" как неохраняемого.

Не согласившись с решением экспертизы в части дискламирования словосочетания "электронный дискаунтер", заявитель обратился с соответствующим возражением от 14.08.2013 в палату по патентным спорам Роспатента.

Решением Роспатента от 31.03.2014 в удовлетворении возражения отказано.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нём доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39) (далее - Рекомендации), заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Для установления того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого элемента: энциклопедии, справочники, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и другие.

Роспатентом верно определено в оспариваемом решении, что заявленное обозначение состоит из трёх слов: "СИТИЛИНК", "электронный" (прилагательное, образованное от существительного "электроника") и "дискаунтер" (образовано от английского слова "discount" - скидка; согласно справочным материалам имеет одно из значений "магазин со стабильно низкими ценами"); при этом словосочетание "электронный дискаунтер" является описательным, означающим магазин низких цен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Суд считает необоснованным довод заявителя о том, что это словосочетание является оригинальным и приобрело дополнительную различительную способность, в том числе, будучи в совокупности со словом "СИТИЛИНК" объектом неисключительных авторских прав, принадлежащим заявителю на основании договора от 15.01.2010.

В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Правила о товарных знаках, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Иными словами, товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) должен обладать способностью отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Заявляемому обозначению, не обладающему различительной способностью, согласно пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть предоставлена правовая охрана.

Различительная способность может быть свойственна заявленному обозначению либо приобретена им в результате его использования.

Если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему в соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

Как разъяснено в пункте 2.1 Рекомендаций, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

Ни в палату по патентным спорам, ни в суд заявителем не были представлены доказательства, подтверждающие его довод о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности именно в отношении товаров и услуг компании "МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" по состоянию на дату приоритета - 09.12.2011.

Так, имеющиеся в деле договоры оказания рекламных услуг, заключенные заявителем с различными юридическими лицами, свидетельствуют, что компания "МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" сама являлась заказчиком этих услуг. В то же время, приложенные рекламные материалы и их фотографии могут подтверждать только факт нанесения обозначения "СИТИЛИНК электронный дискаунтер" на различные рекламные носители, но не доказывают то обстоятельство, что указанное обозначение используется для обозначения заявленных товаров и услуг, настолько широко представленных на определенной территории длительное время, что потребители информированы о заявленном обозначении и связывают его с компанией "МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД", и только с ней как с производителем маркированных этим средством индивидуализации товаров 07, 09, 11 классов МКТУ и оказывающей услуги 35, 36, 37 классов МКТУ.

Кроме того, из представленных фотографий наружной рекламы и копий печатной продукции усматривается, что обозначение использовано не в том виде, в котором оно заявлено, а с увеличенным шрифтом слова "СИТИЛИНК", которое несло индивидуализирующую функцию, и уменьшенным шрифтом слов "электронный дискаунтер", размещенных под первым словом оспариваемого обозначения. Данное обстоятельство указывает на то, что словесный элемент "электронный дискаунтер" не является индивидуализирующим элементом оспариваемого обозначения и воспринимается потребителем как указание на вид оказываемых услуг. Также суд обращает внимание, что из указанных фотографий и копий не следует, что информация была доведена до потребителей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Довод заявителя о наличии информации об обозначениях "СИТИЛИНК" и "электронный дискаунтер" в Интернет-энциклопедии "Википедия" также не состоятелен, так как различительная способность обозначения "СИТИЛИНК" никем не оспаривается, и в этой части товарному знаку предоставлена правовая охрана, а размещение обозначения "электронный дискаунтер" в указанной энциклопедии по вышеизложенным обстоятельствам само по себе не свидетельствует о приобретении им дополнительной различительной способности как в отношении заявленных товаров и услуг, так и в отношении компании "МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД". Кроме того, дата размещения этой статьи в "Википедии" также документально не подтверждена, что не позволяет суду сделать вывод о сопоставимости исследуемой информации с датой приоритета товарного знака, а сама "Википедия" является "свободной энциклопедией, которую может редактировать каждый".

В связи с тем, что совокупность представленных заявителем доказательств не опровергает выводов Роспатента, в том числе сделанных при проведении экспертизы заявленного обозначения, доводы компании "МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" о неправомерности содержащихся в оспариваемом решении ссылок на сведения из сети Интернет судом не принимаются.

С учетом изложенного, суд полагает, что Роспатентом сделан правильный вывод о том, что обозначение "электронный дискаунтер" правомерно было исключено Роспатентом из правовой охраны товарного знака по заявке N 2011740550/50 как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд принимает во внимание и все фактические обстоятельства дела, которые необходимо учитывать в соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции.

Таким образом, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Излишне оплаченная государственная пошлина в размере 2000 руб. подлежит возврату заявителю из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании статей 13, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, и руководствуясь статьями 4, 65, 71, 75, 110, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Возвратить компании МЕРЛИОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (MERLION HOLDING LIMITED) из дохода федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Д.А. Булгаков

В.В. Голофаев