Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 сентября 2014 г. N С01-36/2013 по делу N А56-5835/2012 Суд оставил ранее принятые судебные постановления без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения, поскольку доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, размер взыскиваемой компенсации снижен с учетом конкретных обстоятельств по делу, характера допущенного нарушения, срока использования результата интеллектуальной деятельности и степени вины нарушителя

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 сентября 2014 г. N С01-36/2013 по делу N А56-5835/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 8 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 сентября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Кручининой Н.А.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" (2-й Южнопортовый пр., д. 27А, стр. 1, Москва, 115432, ОГРН 1027739241309) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.01.2014 по делу N А56-5835/2012 (судья Трохова М.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2014 по тому же делу (судьи Серикова И.А., Барканова Я.В., Горбик В.М.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" к обществу с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" (18-я линия Васильевского острова, 31, литера 3, Санкт-Петербург, 199178, ОГРН 1027809238962) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 215097.

В судебном заседании приняли участие:

при участии в судебном заседании:

от истца: Егазарян К.А., представитель по доверенности от 24.10.2011 б/н,

от ответчика: Евсеева А.И., представитель по доверенности от 10.02.2014 б/н, Горчинский Д.Ю., представитель по доверенности от 05.11.2013.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" (далее - ООО "Пронто-Москва") обратилось в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Пронто-Петербург" (далее - ООО "Пронто-Петербург") о взыскании 5 000 000 руб. денежной компенсации за незаконное использование словесного товарного знака "Из рук в руки" по свидетельству Российской Федерации N 215097, а также о запрете использовать товарный знак любым способом в отношении любых товаров 16 класса МКТУ.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2012, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2012, заявленные требования удовлетворены частично, а именно: суд запретил ООО "Пронто-Петербург" использовать словесный товарный знак "Из рук в руки" по свидетельству Российской Федерации N 215097 любым способом в отношении любых товаров 16 класса МКТУ, а также взыскал с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" 300 000 руб. денежной компенсации и 6 880 руб. судебных расходов. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10.12.2012 решение суда первой инстанции от 25.05.2012 и постановление суда апелляционной инстанции от 28.08.2012 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил исковые требования и просил запретить ответчику использовать товарный знак "Из рук в руки" по свидетельству Российской Федерации N 215097 любым способом в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, а также взыскать с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2013, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2013, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.09.2013 принятые при новом рассмотрении судебные акты отменены, ООО "Пронто-Петербург" запрещено использовать словесный товарный знак "Из рук в руки" по свидетельству Российской Федерации N 215097 любым способом в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ; в части требований о взыскании с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" компенсации за нарушение исключительных прав дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.12.2013 N ВАС-18064/13 ООО "Пронто-Петербург" отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора постановления Суда по интеллектуальным правам от 05.09.2013. При этом ООО "Пронто-Петербург" указано, что при новом рассмотрении дела оно вправе ссылаться на обстоятельства, свидетельствующие, по мнению заявителя, о правомерности выводов суда первой и апелляционной инстанций.

Решением суда первой инстанции от 27.01.2014, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2014, с ООО "Пронто-Петербург" в пользу ООО "Пронто-Москва" взыскано 10 000 руб. денежной компенсации и 10 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано. Произведен поворот исполнения решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2012 по делу N А56-5835/2012; с ООО "Пронто-Москва" в пользу ООО "Пронто-Петербург" взыскано 306 880 руб.

Не согласившись с решение суда первой инстанции от 27.01.2014 и постановлением суда апелляционной инстанции от 06.05.2014 в части размера компенсации, подлежащей взысканию, ООО "Пронто-Москва" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просило оспариваемые судебные акты отменить, принять новый судебный акт о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

В канцелярию Суда по интеллектуальным правам 01.09.2014 от ООО "Пронто-Петербург" поступило ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва на кассационную жалобу.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

Представитель ООО "Пронто-Москва" в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы и просил отменить судебные акты в обжалуемой части.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ООО "Пронто-Петербург" против удовлетворения кассационной жалобы возражал, в том числе по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, считает решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в оспариваемой части законным и обоснованным.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Исходя из доводов, приведенных в кассационной жалобе, следует, что обжалуются судебные акты только в части определения размера компенсации, подлежащей взысканию с ООО "Пронто-Петербург" за нарушение исключительных прав правообладателя на товарный знак.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов в указанной части, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, ООО "Пронто-Москва" является правообладателем:

- словесного товарного знака "Из рук в руки" по свидетельству Российской Федерации N 118747 с датой приоритета 09.02.1994, с датой регистрации - 15.07.1994 в отношении товаров 16 (печатные издания периодические, газеты) класса МКТУ;

- словесного товарного знака "Из рук в руки" по свидетельству Российской Федерации N 215097 с датой приоритета 13.09.2000, с датой регистрации - 19.06.2002 в отношении товаров 16 класса МКТУ (периодические издания печатные, включая газеты) и услуг 35 (реклама; менеджмент в сфере бизнеса, в том числе печатной продукции; изучение рынка; изучение общественного мнения; агентства по коммерческой информации; информация статистическая; услуги в области общественных отношений; распространение образцов; организация подписки на газеты через посредников; почтовая рассылка рекламных материалов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; выпуск рекламных материалов; сбыт товара через посредников; обработка текста; фотокопирование), 38 (агентства печати новостей; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов; издания периодические электронные), 41 (публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; издание книг; информация по вопросам отдыха, развлечений) и 42 (бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; ведение личной корреспонденции; печать; разработка программного обеспечения вычислительных машин; составление фоторепортажей; создание новых видов товаров) классов МКТУ;

- общеизвестного словесного товарного знака "Из рук в руки" по свидетельству Российской Федерации N 33 в отношении товаров 16 (газеты) класса МКТУ.

05.07.2005 между ООО "Пронто-Москва" (лицензиар) и ООО "Пронто-Петербург" (лицензиат) заключен лицензионный договор N 1281 на использование в пределах территории города федерального значения Санкт-Петербург, Ленинградской области, Вологодской области, Новгородской области, Республики Карелия и Псковской области товарного знака "Из рук в руки" по свидетельству Российской федерации N 118747.

В обоснование заявленного иска истец ссылался на тот факт, что после прекращения действия лицензионного договора N 1281 и без разрешения правообладателя ООО "Пронто-Петербург" производит выпуск печатных изданий, маркированных обозначением, тождественным/сходным до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является ООО "Пронто-Москва".

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО "Пронто-Москва" в суд с настоящими требованиями.

Принимая решение о частичном удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, а также с учетом конкретных обстоятельств по делу, характера допущенного нарушения, срока использования результата интеллектуальной деятельности, степени вины нарушителя, руководствуясь принципами разумности и справедливости, снизил размер взыскиваемой компенсации с ООО "Пронто-Петербург" до 10 000 руб.

Суд кассационной инстанции признает, что выводы, сделанные судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции при рассмотрении спора по существу в оспариваемой части, основаны на правильном применении норм материального права и норм процессуального права с установлением всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу в силу нижеследующего.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции учли вышеизложенное, оценили представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также приняли во внимание ранее сложившиеся правоотношения сторон и условия лицензионного договора от 05.07.2005 N 1281 о сохранении ответчиком права на издание средств массовой информации, содержащих в названии словосочетание "Из рук в руки" (пункт 2.2.9 договора), об обязанности истца продлевать срок действия договора на пять лет до тех пор, пока истец остается участником ответчика (пункт 6.1 договора), прекращение договора 05.07.2010 и выход истца из состава участников ООО "Пронто-Петербург" в 2012 году.

При этом суд кассационной инстанции учитывает также то обстоятельство, что вменяемое нарушения исключительных прав на товарные знаки имели место быть в сентябре 2011 года, то есть в период когда по сведениям из ЕГРЮЛ истец являлся учредителем ответчика с долей в уставном капитале общества составляющей 51%.

Кроме того, судами правомерно не оставлено без внимания действия самого истца уклонившегося от продления лицензионного договора 05.07.2005, невзирая на принятые ООО "Пронто-Москва" обязательства в соответствии с пунктом 6.1 названного договора.

На основании изложенного нижестоящие суды пришли к правильному выводу о том, что размер компенсации, подлежащей взысканию с ООО "Пронто-Петербург" за нарушение исключительных прав на товарный знак, исходя их принципов разумности и справедливости, подлежит снижению до 10 000 руб.

Оснований для переоценки указанных выводов у суда кассационной инстанции не имеется в силу полномочий, предоставленных суду кассационной инстанции нормами статьи 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 N 3602/11, от 20.11.2012 N 8953/12, от 02.04.2013 N 16449/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Каких-либо доказательств того, что размер компенсации за нарушение исключительных прав истца как правообладателя товарного знака в размере 10 000 руб. не соответствует вышеназванному критерию, в материалах дела не имеется.

Доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Переоценка установленных судом первой и судом апелляционной инстанции обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены постановления суда апелляционной инстанции в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая вышеизложенное, оснований для изменения обжалуемого судебного акта у суда кассационной инстанции не имеется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.01.2014 по делу N А56-5835/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2014 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пронто-Москва" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев