Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2014 г. по делу N СИП-411/2013 Суд отказал в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, поскольку суд отмечает ошибочность довода заявителей о том, что необходимость указать наиболее близкий аналог патентной заявки выходит за рамки требований законодательства, а также, что экспертиза не предусматривает проверку материалов заявки на предмет выявления более близких аналогов, чем указано заявителями

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2014 г. по делу N СИП-411/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 10 сентября 2014 г.

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю., судьи - Лапшина И.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щербаковым К.Д.,

рассмотрев в судебном заседании заявление Пилкина Виталия Евгеньевича (Москва), Мирошниченко Владимира Витальевича (Московская область, г. Люберцы)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.11.2013 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании заявки на полезную модель N 2011139746/08 отозванной,

при участии в судебном заседании представителя заинтересованного лица Старцевой Д.Б. по доверенности от 28.08.2014 N 02/32-562/41,

заявители надлежаще извещены, своих представителей в судебное заседание не направили, установил

Пилкин Виталий Евгеньевич (далее - Пилкин В.Е.) и Мирошниченко Владимир Витальевич (далее - Мирошниченко В.В.) обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.11.2013 об отказе в удовлетворении возражения против признания Роспатентом патентной заявки N 2011139746/08 отозванной.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2014 заявленные требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 16.06.2014 решение суда первой инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2014 судья Силаев Р.В. в порядке, предусмотренном пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заменен на судью Лапшину И.В.

При новом рассмотрении дела Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. в судебное заседание не явились, подали ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Заявители полагают, что заявка на полезную модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос экспертизы направлен неуполномоченным лицом - должностным лицом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФГБУ "ФИПС").

По мнению заявителей, Роспатент в нарушение абзаца 2 пункта 1 статьи 1390 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) незаконно осуществил проверку соответствия патентной заявки условиям патентоспособности, поскольку ФГБУ "ФИПС" в результате неправомерного проведения информационного поиска выявил в уровне техники заявку CN 102200850 (А), 28.09.2011 и необоснованно предложил заявителю включить ее в качестве наиболее близкого аналога заявленной полезной модели.

Считают, что Роспатент нарушил правила о языке, поскольку делопроизводство ведется на русском языке, в то время как названная заявка находится в свободном доступе только на китайском языке, а Роспатент и ФГБУ "ФИПС" на просьбу заявителей не представили им перевод заявки.

Заявители полагают, что заявка CN 102200850 (А) не является наиболее близким аналогом спорной заявке. Считают ссылку Роспатента на отсутствие указания заявителями в разделе "Уровень техники" названного аналога, который является наиболее близким к заявленной полезной модели, чем аналог, указанный заявителями, несостоятельной и выходящей за рамки требований законодательства, поскольку это не препятствует проведению экспертизы Роспатентом патентной заявки и экспертиза не предусматривает проверку материалов заявки на предмет выявления более близких аналогов, чем указано заявителями.

Кроме того, заявители указывают, что оспариваемое решение принято с нарушением действующего законодательства, так как Роспатентом фактически не установлено, что техническое решение, представленное заявителями в патентной заявке, не является новым и/или промышленно применимым.

По мнению заявителей, спорная заявка содержит все необходимые сведения и соответствует требованиям части 2 статьи 1376, части 4 статьи 1384 ГК РФ.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Роспатент полагает, что им представлены достаточные доказательства наличия полномочий у соответствующего должностного лица на подписание запроса экспертизы.

По мнению Роспатента, как таковой информационный поиск в отношении заявленной полезной модели по заявке N 2011139746 не проводился.

Роспатент полагает, что вопреки доводам заявителей сенсорная панель, известная из заявки CN 102200850 (А), является наиболее близким аналогом к заявленной полезной модели, что явно следует, в том числе, из рисунков (фигура 3) к названной заявке.

Также Роспатент отмечает, что довод заявителей о соответствии спорной заявки требованиям законодательства является несостоятельным, поскольку в ответ на запрос экспертизы заявители не внесли необходимые сведения, без которых невозможно определить сущность заявленной полезной модели, то есть совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения технического результата.

Роспатент считает необоснованным довод заявителя о нарушении правил о языке, на котором ведется делопроизводство, так как все документы, подготавливаемые при проведении экспертизы, составлены на русском языке. В свою очередь заявка CN 102200850 (А) не является таким документом, в связи с чем Роспатент не обязан был предоставлять заявителям ее перевод на русский язык.

Кроме того, Роспатент считает несостоятельным довод заявителей о том, что оспариваемое решение не содержит выводов о несоответствии заявленной полезной модели условиям патентоспособности, поскольку основанием для принятия названного решения послужили другие обстоятельства, не связанные с оценкой патентоспособности заявленной полезной модели.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие заявителей.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, выслушав представителя Роспатента, явившегося в судебное заседание, суд признает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судом, Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. 30.09.2011 в Роспатент подана заявка на изобретение "Сенсорная панель", содержащая многозвенную формулу изобретения.

Роспатентом 26.12.2011 было вынесено положительное заключение формальной экспертизы по указанной заявке.

Вместе с тем 27.09.2012 заявители обратились в Роспатент с заявлением о преобразовании патентной заявки на изобретение N 2011139746 в патентную заявку на полезную модель, содержащую многозвенную формулу.

В рамках делопроизводства по указанной заявке 26.11.2012 ФГБУ "ФИПС" в адрес заявителей направлен запрос экспертизы с указанием на несоответствие описания полезной модели требованиям пункта 9.7. Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и из рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 N 326 (далее - Регламент ПМ).

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителями 14.01.2013 в адрес ФГБУ "ФИПС" были направлены документы о внесении изменений в заявку на полезную модель без изменения ее сущности. В частности, были отредактированы разделы "Уровень техники", "Раскрытие полезной модели", "Осуществление полезной модели", "Формула полезной модели".

Однако 19.03.2013 в адрес заявителей ФГБУ "ФИПС" вновь был направлен запрос экспертизы, содержащий указания на несоответствие описания полезной модели требованиям пункта 9.7. Регламента ПМ. В частности, в указанном запросе было отмечено, что для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники широко известна сенсорная панель, описанная в заявке CN 102200850 от 28.09.2011. Данный аналог был ранее указан заявителю в отчете о поиске по аналогичной заявке N 2011121886/08.

Заявителям было предложено уточнить описание, указав данный аналог в качестве прототипа, указав технический результат, достигаемый заявленным решением по отношению к указанному аналогу, а также указав причины, препятствующие достижению этого результата указанной известной сенсорной панелью, уточнив при этом формулу полезной модели с учетом данного аналога.

Заявителями 05.04.2013 в ФГБУ "ФИПС" был направлен ответ на указанный запрос. Устранив часть замечаний, изложенных в запросе, заявители, тем не менее, не согласились с доводом экспертизы о необходимости указания в качестве прототипа решения по заявке CN 102200850 от 28.09.2011, пояснив, что указанная заявка им не известна, не представлен ее перевод с китайского языка на русский; в качестве наиболее близких аналогов заявителями были указаны те, которым присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков заявленной полезной модели.

Полагая, что заявителями не исполнено требование экспертизы о предоставлении запрошенных сведений, а именно уточненного описания, удовлетворяющего требованиям Регламента ПМ, Роспатент решением от 21.05.2013 признал заявку отозванной.

Не согласившись с указанным решением, заявители подали возражения в палату по патентным спорам.

По мнению заявителей, все разделы уточненного описания, представленного в ответ на запрос от 19.03.2013, составлены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; сведений о заявке CN 102200850 от 28.09.2011 у заявителей не имелось, поскольку в общем доступе они находятся лишь на китайском языке, перевод на русский язык названной заявки экспертиза заявителям не представила; указанное техническое решение не является наиболее близким аналогом к заявленной полезной модели.

Заявители полагают, что запрос на этапе проведения экспертизы должен был быть направлен Роспатентом, а не ФГБУ "ФИПС", который не является федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако запрос Роспатента заявители не получали.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 25.11.2013 об отказе в удовлетворении возражений заявителей и оставлении в силе решения от 21.05.2013.

При этом Роспатент исходил из того, что ответ на запрос от 19.03.2013 поступил в установленные сроки, но он не содержал запрошенных у заявителя материалов, необходимых для проведения экспертизы заявки соответствующих установленным требованиям (см. пункт 4 статьи 1384 ГК РФ). Указанные материалы не были представлены заявителем ни до принятия решения Роспатента от 21.05.2013, ни на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам (25.09.2013) по рассмотрению возражения.

Довод заявителей о неправомерности направления запроса Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), Роспатент признал необоснованным, поскольку запрос от 19.03.2013, подготовленный ФИПС, является запросом Роспатента, о чем указано на бланке данного запроса. Работа по направлению запросов делегирована ФИПС Роспатентом в рамках проведения подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления Роспатентом юридически значимых действий, в данном случае заключающихся в вынесении решения по результатам проведения экспертизы заявки.

Полагая, что указанное решение Роспатента не соответствует требованиям законодательства, нарушает права и законные интересы заявителей, Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании названного ненормативного акта недействительным.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи спорной заявки правовая база включает в себя ГК РФ, Регламент ПМ и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56.

Пунктом 1 статьи 1374 ГК РФ предусмотрено, что заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с названным Кодексом (заявителем). Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются на основании этого Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (пункт 4 данной статьи).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 этого Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 ГК РФ.

Пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ установлено, что если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, к ее описанию установлены пунктами 9.2 - 9.3, 9.7.2, 9.7.4.2, подпунктом 1.1 и 1.2 пункта 9.7.4.3, пунктом 9.7.4.5, подпунктом 3 пункта 9.8, подпунктом 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ. Названным Регламентом предусмотрено, что при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в том числе, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней в соответствии с пунктами 9.2 - 9.3 Регламента ПМ, и соблюдения установленных требований к документам заявки (пункт 20.2); наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7, и выполнение требований к их содержанию (пункт 20.4.1); при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 6 пункта 9.8 Регламента ПМ проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения для характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели (пункт 20.4.2).

В случае если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения (подпункт 1 пункта 20.5 Регламента ПМ).

При этом основаниями для запроса, в частности, являются: невыполнение требований пункта 9.7 Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт (подпункт 1.10 пункта 20.5); известность для специалиста на основе общих знаний в данной области техники без проведения информационного поиска по определению уровня техники более близкого к заявленной полезной модели аналога, чем указанный заявителем в качестве прототипа в разделе описания "Уровень техники" (подпункт 1.11 пункта 20.5); наличие других нарушений требований этого Регламента ПМ к описанию, формуле полезной модели и чертежам, препятствующих принятию решения по заявке (подпункт 1.27 пункта 20.5).

В подпункте 2 пункта 20.5 Регламента ПМ указано, что в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом 1 названного пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ будет признана отозванной.

Если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 17 Регламента ПМ, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 20.10 Регламента ПМ, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки (подпункт 7 пункта 20.5).

Исследовав в совокупности все представленные сторонами доказательства, в том числе материалы поданной Пилкиным В.Е. и Мирошниченко В.В. заявки, суд первой инстанции приходит к выводу, что у Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с предложением устранить имеющиеся недостатки, поскольку описание полезной модели не соответствовало требованиям, предъявляемым подпунктами 1.10, 1.11 пункта 20.5 Регламента ПМ.

Довод заявителей о том, что заявка на полезную модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос экспертизы направлен неуполномоченным лицом - должностным лицом ФГБУ "ФИПС" отклоняется судом, поскольку президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 16.06.2014 по делу СИП-411/2013 указал, что сотрудник ФГБУ "ФИПС" - заместитель заведующего отделом компьютерной техники Бугрова О.В., подписавшая запрос экспертизы от 29.11.2012, в силу пунктов 3.2, 3.3 и 4.1 Приложения 3 к приказу ФГБУ "ФИПС" "Об утверждении должностных инструкций работников отраслевого экспертного отдела" от 09.12.2011 N 394/16, является лицом, уполномоченным на подписание и направление запроса, предусмотренного пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ.

Довод заявителей о том, что Роспатент неправомерно осуществил проверку заявленной полезной модели на соответствие условиям патентоспособности, что подтверждается проведением информационного поиска, не соответствует материалам дела.

Из представленной Роспатентом копии материалов административного производства, а именно из запроса экспертизы от 19.03.2013, следует, что для специалиста на основе общих знаний в данной области техники, без проведения информационного поиска по определению уровня техники широко известна сенсорная панель, описанная в заявке CN 102200850 (А).

Данный аналог известен заявителям, так как он был указан в отчете о поиске, направленном заявителям по аналогичной заявке N 2011121886/08(032328), что подтверждается представленными Роспатентом запросом экспертизы по существу от 26.07.2012 по названной заявке и приложенному к нему отчетом о поиске. Ходатайством заявителей о внесении изменений в заявку на полезную модель от 26.09.2012, поступившим в ФГБУ "ФИПС" 27.09.2012 и содержащим ссылку на названный запрос экспертизы по существу, подтверждается, что соответствующий запрос экспертизы по существу по заявке N 2011121886/08(032328) был получен заявителями.

Какие-либо сведения о проведении информационного поиска по спорной заявке в материалах административного дела отсутствуют.

Таким образом, представленными доказательствами подтверждается, что информационный поиск в отношении спорной заявки не проводился, а заявка CN 102200850 (А), 28.09.2011 была выявлена в результате информационного поиска по другой аналогичной заявке Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. N 2011121886/08(032328), и ранее была им известна.

Довод заявителей о том, что Роспатент нарушил правила о языке, на котором ведется делопроизводство, и им не был представлен перевод заявки CN 102200850 (А), 28.09.2011 на русский язык, не обоснован в связи со следующим.

В ответе от 05.04.2013 на запрос экспертизы от 19.03.2013 содержится просьба заявителей к ФГБУ "ФИПС" представить перевод заявки CN 102200850 (А) на русский язык. Вместе с тем Пилкин В.Е. указал, что является переводчиком-референтом со знанием итальянского и английского языков и профессионально владеет английским языком. Представил в материалы административного дела перевод на русский язык реферата патентной заявки CN 102200850 (А).

В ответе от 05.04.2013 на запрос экспертизы от 19.03.2013 и в возражении от 13.06.2013 на решение Роспатента о признании заявки отозванной заявители указывали, что не считают названную заявку наиболее близким аналогом спорной патентной заявки, изложили свои доводы по этому поводу, в частности указали, что недостатком технических решений как по заявке CN 102200850 (А), так и тех, которые были указаны заявителями в разделе "Уровень техники" в качестве наиболее близких аналогов, является то, что сенсорная панель, которая является составной частью электронного устройства, и сенсорная панель, которая представляет собой отдельное устройство, выполненное в отдельном корпусе, не позволяют пользователю сенсорной панели осуществлять доступ к предметам, расположенным за функциональной поверхностью сенсорной панели, размещать в сенсорной панели внешние предметы.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что содержание заявки CN 102200850 (А) заявителям было известно. Кроме того, заявители не поясняют, каким образом непредставление перевода заявки CN 102200850 (А) на русский язык Роспатентом нарушило права заявителей, а именно: не позволило им указать сведения об известной сенсорной панели по названной заявке в представленном уточненном описании, выделить отличительные признаки и указать технический результат, достигаемый заявленной полезной моделью, по отношению к этому аналогу, а также сформулировать причины, препятствующие достижению этого результата известным аналогом.

В связи с изложенным суд первой инстанции отклоняет соответствующий довод заявителей. Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2014 по делу N СИП-302/2013.

Судебная коллегия полагает также обоснованной ссылку Роспатента на отсутствие указания заявителями в разделе "Уровень техники" описания названной патентной заявки на полезную модель аналога, который является наиболее близким к заявленной полезной модели, чем аналог, указанный заявителями.

Как изложено выше, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Пунктом 9.7.4.2. Регламента ПМ предусмотрено, что в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно пункту 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 196, в соответствии с требованиями к разделу "Уровень техники", изложенными в пункте 9.7.4.2. Регламента ПМ, устанавливается, могут ли быть признаны аналогами полезные модели, указанные в разделе "уровень техники". Для этого в отношении каждого аналога проверяется, является ли аналог средством того же назначения, известным из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

Если в ходе экспертизы эксперт "узнает" (идентифицирует) заявленную полезную модель без проведения информационного поиска в связи с тем, что она широко представлена на рынке, у него появляются основания с учетом общих знаний специалиста для вывода о полном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. Как следствие появляются основания и для вывода о том, что заявлена неновая полезная модель. В этом случае заявленной полезной модели не может быть предоставлена правовая охрана, т.к. абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса установлено, что полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой.

Однако в этом случае не может быть вынесено решение и об отказе в выдаче патента, поскольку Кодексом (пунктом 1 статьи 1390) не предусмотрена проверка новизны полезных моделей при проведении экспертизы заявки на полезную модель и, соответственно, пунктом 4 статьи 1390 Кодекса не предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель ввиду ее несоответствия условию "новизна".

В таких случаях имеются основания для запроса, содержащего предложения по корректировке разделов описания "уровень техники" и "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата, сущности полезной модели, отличительных от прототипа признаков, а также формулы полезной модели. В запросе целесообразно предложить заявителю выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, определить с учетом выявленного результата сущность полезной модели и ее отличительные от уточненного прототипа признаки.

Если в ходе экспертизы эксперт приходит к выводу о неполном совпадении признаков формулы заявленной полезной модели и полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве, необходимо установить, достигается ли совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат.

Если совокупностью признаков известной полезной модели заявленный технический результат достигается, имеются основания для вывода о несущественности отличительных от прототипа признаков полезной модели, включенных в формулу полезной модели. В этом случае также целесообразно направить заявителю запрос с предложением скорректировать описание и, соответственно, формулу полезной модели, отметив в запросе, что необходимо выявить технический результат по отношению к полезной модели, воплощенной в широко известном устройстве. При этом с учетом выявленного результата следует определить сущность полезной модели и ее отличительные от прототипа признаки.

В тех же случаях, когда совокупность признаков, обеспечивающих достижение заявленного технического результата, не будет вся известна из прототипа, и, соответственно, замена аналога, выбранного заявителем, на широко известный аналог не может повлечь за собой корректировку раздела "раскрытие полезной модели" в части указания технического результата и сущности полезной модели, оснований для направления запроса не имеется.

Учитывая изложенное, суд отмечает ошибочность довода заявителей о том, что необходимость указать наиболее близкий аналог патентной заявки выходит за рамки требований законодательства, а также, что экспертиза не предусматривает проверку материалов заявки на предмет выявления более близких аналогов, чем указано заявителями, в связи с неправильным толкованием норм действующего законодательства, устанавливающих требования к содержанию заявки на выдачу патента на полезную модель, в связи с чем суд отклоняет соответствующие доводы заявителей.

При этом суд полагает также несоответствующим представленным в материалы дела доказательствам довод заявителей о том, что сенсорная панель по заявке CN 102200850 (А) не является наиболее близким аналогом заявленной полезной модели. Роспатентом сделан обоснованный вывод о том, что заявленная полезная модель и сенсорная панель по заявке CN 102200850 (А) являются средствами одного и того же назначения и имеют при этом функциональную поверхность, выполненную с одним сквозным отверстием, окружающую это отверстие. Такая конструкция позволяет помещать в сенсорной панели внешние предметы.

Ссылка заявителя на неправомерность признания Роспатентом заявки отозванной, поскольку фактически не установлено, что техническое решение, представленное заявителем в патентной заявке, не является новым и/или промышленно применимым, отклоняется судом первой инстанции в связи с тем, что согласно пункту 1 статьи 1390 ГК РФ соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 того же кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.

В рассматриваемом случае основанием для признания заявки отозванной послужило неустранение недостатков спорной заявки, которые были перечислены в соответствующем запросе, что прямо предусмотрено пунктом 4 статьи 1384 ГК РФ.

Довод заявителей о том, что документы заявки соответствуют требованиям законодательства не подлежит правовой оценке судом при рассмотрении настоящего спора, поскольку согласно разъяснениям, изложенным в пункте 22 постановления N 5/29, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

Таким образом, суд первой инстанции осуществляет проверку на соответствие закону именно ненормативного правового акта исходя из тех оснований, по которым оспариваемое решение было принято, и не проверяет в силу своей компетенции соответствие спорной патентной заявки требованиям законодательства.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителей, в связи с чем требование Пилкина В.Е. и Мирошниченко В.В. о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителей.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197 - 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление Пилкина Виталия Евгеньевича, Мирошниченко Владимира Витальевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судьи

И.В. Лапшина

С.П. Рогожин