Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2014 г. по делу N СИП-625/2014 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку ответчиком не доказан факт использования спорного товарного знака, а также не представлено суду доказательств того, что его неиспользование произошло по не зависящим от правообладателя обстоятельствам (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 10 октября 2014 г. по делу N СИП-625/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 октября 2014 года

Полный текст решения изготовлен 10 октября 2014 года

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2015 г. N С01-1312/2014 по делу N СИП-625/2014 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Беляковой Н.Н.,

при участии в судебном заседании представителей: от истца - Гуния А.А. по доверенности от 01.08.2014 (до перерыва в судебном заседании), Сиваченко А.Н. по доверенности от 01.08.2014 (после перерыва), от ответчика Восканяна Р.А. и Пфейфер Е.Г. по доверенности от 13.05.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Альянс-Сервис" (ул. Высоковольтная, д. 1/1, д. Юматово, Уфимский р-н, Республика Башкортостан, 450571, ОГРН 1110280049714)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (Апраксин двор территория, корп. 42, Санкт-Петербург, 191023, ОГРН 1037843052092),

при участии третьего лица: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Демидовский" по свидетельству Российской Федерации N 124668,

установил:

общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Альянс-Сервис" (далее - Компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (далее - Общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Демидовский" по свидетельству Российской Федерации N 124668 в связи с его неиспользованием.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании 30.09-07.10.2014 (с учетом перерыва в судебном заседании) представители Компании поддержали заявленные требования.

Представители Общества оспорили иск по основаниям, изложенным в ранее представленном отзыве, ходатайствовали о прекращении производства по делу в связи с вступлением в законную силу решения Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 по делу N СИП-65/2014 в отношении спорного товарного знака между теми же лицами, участвующими в деле. Сообщили об активном использовании товарного знака. Полагают, что Компания не доказала свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Усматривают в действиях Компании злоупотребление правами.

Роспатент направил в суд отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании 30.09.2014 по инициативе ответчика был объявлен перерыв до 07.10.2014 в целях предоставления сторонам возможности урегулировать спор во внесудебном порядке.

После перерыва представители сторон сообщили о неизменности позиций, ввиду недостижения согласия по вопросу о внесудебном урегулировании спора.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, Общество является правообладателем товарного знака со словесным обозначением "Демидовский" по свидетельству Российской Федерации N 124668, зарегистрированного Роспатентом 30.03.1995 с приоритетом от 19.08.1994 в отношении товаров 33 (алкогольные напитки, за исключением пива) и услуг 42 (реализация товаров) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что указанный выше товарный знак не используется на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2014 по делу N СИП-65/2014 в удовлетворении требований Компании было отказано ввиду отсутствия необходимых и достаточных доказательств ее заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Компания 02.07.2014 вновь обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, представив дополнительные доказательства в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны.

Так, заявление мотивировано тем, что Компания осуществляет деятельность по розничной продаже алкогольных напитков и с целью использования при осуществлении указанной деятельности обозначения "Демидовский" Компанией подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ (реализация алкогольных напитков).

В подтверждение своей заинтересованности Компанией в материалы дела представлены: лицензия на розничную продажу алкогольной продукции от 13.08.2013; договоры поставки алкогольной продукции от 20.06.2013 N 1014, от 01.07.2013; товарные накладные от 20.06.2013 N ЦНВ22493 и N ЦНВ22494, от 15.07.2013 N ЦНВ25986, от 24.07.2013 N 05982/13, от 14.08.2013 N ЦНВ31168, от 27.08.2013 N 07171/13, от 05.09.2013 N 07519/13, от 18.09.2013 N 07957/13, платежные поручения от 07.01.2014 N 41, от 10.01.2014 N 42, от 23.01.2014 N 52, от 23.01.2014 N 53, от 20.02.2014 N 69, от 20.02.2014 N 70, от 07.04.2014 N 98, от 22.04.2014 N 107, от 05.05.2014 N 122, от 19.05.2014 N 128, от 20.05.2014 N 130, от 06.06.2014 N 133; декларации о розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Башкортостан за 2013 год; журнал кассира-операциониста за период с 27.06.2013 по 31.08.2013; Z-отчеты за сентябрь 2013 года и январь-февраль 2014 года; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества; фотографии торговых помещений.

Кроме того, в подтверждение заинтересованности Компанией представлена заявка от 18.04.2014 N 2014713014 на регистрацию товарного знака "Демидовский" в отношении услуг 35 класса МКТУ (реализация алкогольных напитков). Заявленное на регистрацию обозначение, по мнению Компании, является сходным до степени смешения со спорным товарным знаком, что будет препятствовать регистрации товарного знака Компании.

Суд, оценив доводы сторон и представленные в их обоснование доказательства, заслушав пояснения представителей, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований Компании в силу нижеследующего.

Исковые требования характеризуются предметом и основаниями иска. Исходя из положений части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменении или прекращении правоотношения. Основания иска - это обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение исковых требований к ответчику.

С учетом особенностей данной категории споров, обусловленных вышеприведенными положениями статьи 1486 ГК РФ, одним из оснований иска является неиспользование ответчиком-правообладателем в течении трех предшествовавших обращению истца в суд лет спорного товарного знака для идентификации товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Соответствующий срок исчисляется исходя из даты обращения заинтересованного лица в суд.

При этом основанием для прекращения производства по делу, о чем ходатайствовало Общество в ходе рассмотрения настоящего дела, является в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации существование вступившего в законную силу судебного акта, принятого по спору между теми же лицами, не только о том же предмете, но и по тем же основаниям.

То обстоятельство, что Компания ранее обращалась в Суд по интеллектуальным правам с требованиями о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в удовлетворении которых было отказано, не является основанием для прекращения производства по данному делу, поскольку как указано выше данные требования имеют иное основание - иной период доказывания использования товарного знака.

В силу изложенного суд протокольным определением от 30.09.2014 отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о прекращении производства по делу и рассмотрел спор по существу.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признается лицо, осуществляющее виды деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых заявлено требование о его досрочном прекращении.

Свою заинтересованность истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность по торговле алкогольной продукцией и намерен использовать обозначение "ДЕМИДОВСКИЙ" для идентификации соответствующих услуг.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Конкретные услуги, связанные с реализацией алкогольных напитков предназначены для реализации данных товаров.

При изложенной ситуации товары "алкогольные напитки" и услуги по их реализации могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В пункте 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, "программы для компьютеров" (9 класс МКТУ) и "составление программ для компьютеров" (42 класс МКТУ); "одежда" (25 класс МКТУ) и "пошив одежды" (40 класс МКТУ); "очки (оптика)" (9 класс МКТУ) и "услуги оптиков" (44 класс МКТУ); "издания печатные", "продукция печатная" (16 класс МКТУ) и "полиграфия", "печать офсетная" (40 класс МКТУ), "издание книг" (41 класс МКТУ).

Коллегия судей полагает, что фактически оказываемые истцом услуги 42 класса МКТУ по реализации алкогольных напитков однородны товарам 33 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оценив перечисленные выше доказательства, представленные истцом в том числе во исправлении указанных судом в решении от 28.05.2014 по делу N СИП-65/2014 недостатков в его доказательственной базе, суд пришел к выводу, что факт осуществления истцом деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, а также его намерение использовать обозначение "ДЕМИДОВСКИЙ" для индивидуализации такого рода услуг является подтвержденным. Что, в свою очередь, является достаточным основанием для вывода о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика не только в отношении услуг 42 класса МКТУ, но и товаров 33 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Довод ответчика о злоупотреблении истцом своими правами (статья 10 ГК РФ) не нашел подтверждения в материалах дела.

В частности, приведенные в отзыве ответчика данные о том, что истец является заявителем множества заявок на регистрацию товарных знаков в отношении тех же услуг, а также истцом по серии аналогичных дел о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков иных правообладателей, а также переписка ответчика с иным лицом сами по себе не опровергают и не исключают заинтересованность Компании в приобретении спорного товарного знака для его использования в хозяйственной деятельности.

Что же касается доводов ответчика о наличии доказательств использования товарного знака, они подлежат отклонению как необоснованные.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

В силу части 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

При разрешении вопроса о надлежащем использовании спорного товарного знака, подлежат принятию во внимание доказательства использования товарного знака именно в отношении тех товаров (услуг), которые указаны в свидетельстве спорного товарного знака, а не в отношении однородных им товаров (услуг).

Ответчиком, в подтверждение использования спорного товарного знака представлены следующие доказательства: фото бутылок алкогольной настойки "Эликсир Демидовский" 100 мл. и 250 мл.; этикетка и контрэтикета "Эликсир Демидовский"; фото упаковочного полиэтиленового пакета с изображением товарного знака "Демидовский"; справка об объемах и географии продаж эликсира "Демидовский" в период с 2011 по 2013 год; договор с дистрибьютером ООО "Воск+" от 30.06.2011 N 356Ф/11; договор с дистрибьютером ЗАО НПК "Катрен" от 11.01.2011 N 100Ф/11; договор с дистрибьютером ООО "БСС" от 10.01.2012 N 113Ф/12; договор с дистрибьютером ЗАО "Торгово-Промышленное предприятие "Северо-Запад" от 10.08.2013 N 274Ф/13; товарные накладные и счет-фактуры, подтверждающие факт реализации эликсира "Демидовский" в 2011 году от 11.01.2011, от 01.02.2011, от 09.03.2011, от 12.04.2011, от 17.05.2011, от 07.06.2011, от 12.07.2011, от 23.08.2011, от 20.09.2011, от 06.10.2011, от 10.11.2011, от 13.12.2011; товарные накладные и счет-фактуры, подтверждающие факт реализации эликсира "Демидовский" в 2012 году от 17.01.2012, от 21.02.2012, от 20.03.2012, от 24.04.2012, от 15.05.2012, от 26.06.2012, от 24.07.2012, от 14.08.2012, от 26.09.2012, от 31.10.2012, от 20.11.2012, от 18.12.2012; товарные накладные и счет-фактуры, подтверждающие факт реализации эликсира "Демидовский" в 2013 году от 21.01.2013, от 06.02.2013, от 13.03.2013, от 26.04.2013, от 17.05.2013, от 21.06.2013, от 09.07.2013, от 20.08.2013, от 24.09.2013, от 08.10.2013, от 26.11.2013, от 24.12.2013; товарные накладные и счет-фактуры, подтверждающие факт реализации эликсира "Демидовский" в 2014 году от 24.01.2014, от 11.02.2014, от 18.03.2014, от 29.04.2014, от 29.04.2014, от 13.05.2014; счет-фактуры за 2011 - 2014 год от 23.08.2011, от 15.11.2013, от 26.12.2013, от 17.03.2014; договор поставки N 73161 от 30.09.2003 между ООО "ОКИЛ" и ООО "ЛЮМИ", а также счет фактуры от 27.02.2013 и от 19.02.2013 и товарная накладная от 19.02.2013 N 7300182, подтверждающие поставку по договору этикеток, контрэтикеток, кольереток с обозначением "Демидовский"; договор N 25П и акт выполненных работ на производство видеоролика для телевидения; копия заявления-декларации безопасности бальзама "Демидовский"; копия рецептуры композиции ароматической пищевой "Бальзам "Демидовский".

Кроме того, в судебном заседании 07.10.2014 в качестве вещественного доказательства был представлен приобретенный представителем ответчика за время перерыва в судебном заседании эликсир "Демидовский" в стеклянной бутылке объемом 250 мл, изготовленный согласно нанесенной на пробке маркировки 08.06.2014.

Вместе с тем, из перечисленных доказательств усматривается, что спорным обозначением ответчик маркирует товар "эликсир".

Согласно определению "эликсира", приведенному в Отраслевом стандарте ОСТ 91500.05.001-00 "Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения", - это недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой прозрачную смесь спирто-водных извлечений из лекарственного растительного сырья с добавлением лекарственных веществ, сахаров и ароматизаторов.

Данными, приведенным на контрэтикете представленного ответчиком образца его продукции, подтверждается, что указанный товар относится к лекарственным желчегонным средствам, обладающим соответствующими фармакологическими свойствами, и предназначен для медицинского применения. Названное лекарственное средство зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств за номером Р N 003390/01.

Таким образом, представленные ответчиком доказательства подтверждают использование спорного товарного знака в отношении товаров 5, но не 33 класса МКТУ.

То обстоятельство, что в состав эликсира "ДЕМИДОВСКИЙ" входит раствор этилового спирта, что, по мнению ответчика, мотивированному ссылкой на запрос Министерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2014 N 03-01-82/8296, свидетельствует о "двойном назначении" производимого им лекарственного средства, не опровергает вышеприведенного вывода суда.

Доказательств использования спорного товарного знака для идентификации услуги "реализация товаров" 42 класса МКТУ ответчиком не представлено.

Довод представителя ответчика о том, что таким использованием может считаться реализация самим ответчиком собственных товаров, маркированных спорным товарным знаком, не основан на законе. Регистрация товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров) предполагает осуществление правообладателем деятельности по реализации товаров других производителей, то есть предоставление соответствующих услуг третьим лицам.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик доказательств использования спорного товарного знака либо его неиспользования по независящим от него причинам суду не представил, а доводы истца об обратном не опроверг.

В силу изложенных обстоятельств, требования Компании о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подлежат удовлетворению.

Данный вывод суда, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Альянс-Сервис" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным обозначением "Демидовский" по свидетельству Российской Федерации N 124668.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (Апраксин двор территория, корп. 42, Санкт-Петербург, 191023, ОГРН 1037843052092) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Альянс-Сервис" (ул. Высоковольтная, д. 1/1, д. Юматово, Уфимский район, Республика Башкортостан, 450571, ОГРН 1110280049714) 4 000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур