Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. по делу N СИП-184/2014 Решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку признано судом незаконным, поскольку регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в законе, допускается только с согласия правообладателя, которое в данном случае получено не было

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 октября 2014 г. по делу N СИП-184/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 октября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2015 г. N С01-1259/2014 по делу N СИП-184/2014 настоящее решение изменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Погадаев Н.Н., судьи - Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Булановой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании заявление компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ/TT Thermotech Scandinavia AB (Hagesta, 247, SE-88141, Solleftea, Sweden) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконным решения Роспатента от 21.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "Термотех" N 441183 и об обязании Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака "Термотех" N 441183 в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ,

при участии третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Термотех-Трейд" (ул. Бумажная, д. 4, литер А, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1069847136897);

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Усков В.В. по доверенности от 06.06.2013, Родионов М.Ю. по доверенности от 06.06.2013,

от заинтересованного лица: Ковалева О.А. по доверенности N 02/32-583/41 от 01.09.2014,

от третьего лица: Лебедев А.В. по доверенности от 14.08.2014,

установил:

компания TT Thermotech Scandinavia AB/ ТТ Термотех Скандинавиа АБ (далее - компания ТТ Термотех Скандинавиа АБ) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании незаконным решения Роспатента от 21.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 441183 и об обязании Роспатент аннулировать регистрацию указанного товарного знака в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Термотех-Трейд" (далее - ООО "Термотех-Трейд").

Определением суда от 10.06.2014 по делу N СИП-184/2014 назначена почерковедческая экспертиза в порядке части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В качестве экспертной организации выбрана Автономная некоммерческая организация "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА", проведение экспертизы поручено эксперту АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" Изотову Александру Евгеньевичу. По результатам проведения экспертизы, экспертное заключение приобщено к материалам дела (том дела 3, л.д. 119-130).

В судебном заседании 09.10.2014 представители заявителя требования поддержали. По мнению заявителя, решение Роспатента не соответствует законодательству и нарушает права и законные интересы компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ в сфере предпринимательской деятельности. Заявитель ссылается на то, что Роспатентом при вынесении решения не учтено, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441183 противоречит требованию пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком заявителя, по свидетельству Российской Федерации N 346216 в отношении однородных товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, при этом указал, что правообладатель не выражал своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Кроме того, заявитель полагает, что с учетом осложненности правоотношений, связанных с предоставлением иностранным элементом согласия на регистрацию спорного товарного знака, Роспатент обязан был предпринять меры для подтверждения полномочий лица, за подписью которого от имени заявителя в Роспатент было представлено письмо-согласие от 10.02.2011, и убедиться в соответствии формы сделки законодательству месту ее совершения - Соллефтеа, Швеция, исходя из требований статьи 1202, пункта 1 статьи 1209 ГК РФ. Также заявитель обращает внимание на то, что из материалов заявки следует, что представленное ООО "Термотех-Трейд" дополненное письмо-согласие, положенное в основу обжалуемого решения, было оформлено ранее даты первоначально представленного письма-согласия и ранее даты запроса экспертизы, которым третьему лицу предлагалось дополнить письмо-согласие недостающими сведениями. Также, по мнению заявителя, Роспатент при принятии обжалуемого решения сделал необоснованный вывод о наличии "родственных связей" между компанией ТТ Термотех Скандинавиа АБ и ООО "Термотех-Трейд".

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве. Полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441183 осуществлена в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявителем по заявке N 2010715686 было представлено письмо-согласие от компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ, являвшейся на дату подачи заявки правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346216, в котором было выражено согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака на имя ООО "Термотех-Трейд" в отношении всех указанных в заявке товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Относительно довода об отсутствии "родственных связей" между компанией ТТ Термотех Скандинавиа АБ и ООО "Термотех-Трейд" пояснил, что при принятии обжалуемого решения им было принято во внимание представленное третьим лицом письмо-согласие, в котором указано, что компания ТТ Термотех Скандинавиа АБ с 1996 года является головной компанией со 100% капиталом при учреждении в России ЗАО "ТермоТех Рус", которое, в свою очередь, является "родственником" ООО "Термотех-Трейд", кроме того ООО "Термотех-Трейд" предоставлено право использования противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 346216 на весь срок действия товарного знака в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 09.12.2009 за N РД0057983.

ООО "Термотех-Трейд" поддержало правовую позицию Роспатента, полагает оспариваемое решение законным и обоснованным, представило отзыв.

Представитель третьего лица - ООО "Термотех-Трейд" в судебном заседании поддержал правовую позицию Роспатента, указал что представленное в материалы заявки на регистрацию товарного знака письмо-согласие соответствует требованиям, установленным "Рекомендациями по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака", утвержденных Приказом Роспатента от 30.12.2009 N 190 (далее - Рекомендации).

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "Термотех" по заявке N 2010715686 с приоритетом от 11.05.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2011 за N 441183 на имя ООО "Термотех-Трейд" (Санкт-Петербург) в отношении товаров 11, 16, 17 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В Роспатент было подано возражение компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ (Швеция) от 30.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 441183.

Возражение было мотивировано тем, что зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441183 обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком заявителя по свидетельству Российской Федерации N 346216 в отношении однородных товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ, при этом правообладатель не выражал согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака.

По результатам рассмотрения Роспатентом возражения 21.12.2013 принято решение об отказе в удовлетворении возражения. Правовая охрана вышеуказанного товарного знака была оставлена в силе.

Не согласившись с указанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания ненормативного правового акта недействительным является несоответствие акта закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку находится в компетенции Роспатента.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В силу пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При проведении анализа сравниваемых товарных знаков, Роспатент пришел к выводу о том, что в силу полного вхождения словесного элемента "Термотех" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441183 в состав противопоставленного комбинированного товарного знака "Thermotech/Термотех" по свидетельству Российской Федерации N 346216, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, на основании пункта 14.4.2 Правил сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Проанализировав перечень товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товары 11, 17 и услуги 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, Роспатент пришел к выводу о том, что они совпадают либо относятся как род-вид, то есть являются однородными.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Принимая решение о регистрации товарного знака "Термотех" по свидетельству Российской Федерации N 441183 на имя ООО "Термотех-Трейд" в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ и делая вывод о наличии "родственных связей" между компанией ТТ Термотех Скандинавиа АБ и ООО "Термотех-Трейд", Роспатент исходил из сведений, представленных ООО "Термотех-Трейд" в письме-согласии, согласно которому компания ТТ Термотех Скандинавиа АБ, являясь владельцем регистрации N 346216 на логотип компании "Термотех Thermotech", дает согласие на регистрацию товарного знака "Термотех" в соответствии с заявкой N 2010715686 на имя ООО "Термотех-Трейд" в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ. Более того, владелец регистрации N 346216 не возражает против расширенного перечня однородных товаров/услуг по указанным классам приведенного в заявке N 2010715686. Шведская компания "ThermoТech Scandinavia AB" с 1996 года являлась головной компанией со 100% капиталом при учреждении в России ЗАО "ТермоТех Рус", которое в свою очередь, является дочерним предприятием ООО "Термотех-Трейд". До сих пор указанные компании осуществляют совместные проекты и пользуются одним и тем же товарным знаком "Термотех" на территории России. О "родственных" связях компаний свидетельствует один и тот же менеджмент, включая топ-менеджеров. Указанное письмо-согласие подписано управляющим директором Андерсом Андерссоном.

Между тем согласно экспертному заключению N 026-21-00122/1 от 21.07.2014, на вопрос суда N 1 выполнена ли подпись на письме-согласии от 10.02.2011 на регистрацию товарного знака по заявке N 2010715686 над реквизитом "(signature) Anders Andersson" Андерссоном Нильсом Андерсом либо иным лицом, получен ответ эксперта Изотова А.Е.: подпись от имени Андерссона Нильса Андерса на письме-согласии от 10.02.2011 на регистрацию товарного знака по заявке N 2010715686 над реквизитом "(signature) Anders Andersson" выполнена не Андерссоном Нильсом Андерсом, а другим лицом, с подражанием подлинной подписи Андерссона Нильса Андерса. На вопрос суда N 2 выполнена ли подпись на письме-согласии от 10.02.2011 на регистрацию товарного знака по заявке N 2010715686 над реквизитом "(подпись) Андерс Андерссон" Андерссоном Нильсом Андерсом либо иным лицом, получен ответ эксперта: подпись от имени Андерссона Нильса Андерса на письме-согласии от 10.02.2011 на регистрацию товарного знака по заявке N 2010715686 над реквизитом "(подпись) Андерс Андерссон" выполнена не Андерссоном Нильсом Андерсом, а другим лицом, с подражанием подлинной подписи Андерссона Нильса Андерса.

Представленное в материалы дела экспертное заключение исследовано и оценено судом в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о несоответствии решения Роспатента от 21.12.2013 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку в представленном письме-согласии стоит подпись иного лица, не являющегося уполномоченным представлять интересы компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ, а сам правообладатель не выражал своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака, что повлекло нарушение прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Также суд обращает внимание на то, что Роспатентом при принятии обжалуемого решения не принято во внимание то обстоятельство, что дополнительное письмо-согласие, положенное в основу обжалуемого решения было оформлено 10.02.2011, то есть ранее даты оформления первоначально представленного письма-согласия от 14.02.2011 и ранее даты запроса экспертизы, которым третьему лицу предлагалось дополнить письмо-согласие недостающими сведениями.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента N 56 от 22.04.2003, предусмотрена обязанность палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются. Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Кроме того, при принятии письма-согласия от имени компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ Роспатент проигнорировал положения абзаца 4 пункта 1 Правил, согласно которым иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Российской Федерации физические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с регистрацией товарного знака, через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если иной порядок не установлен международным договором Российской Федерации. Полномочия лица, представившего письмо-согласие действовать от имени компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ, не устанавливались.

Суд считает, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела, вышеизложенные допущенные нарушения имеют существенный характер. Таким образом, Роспатент не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения дела.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что оспариваемое решение Роспатента от 21.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 441183 принято с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке восстановления нарушенного права заявителя, суд принимает решение об обязании Роспатент внести запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об аннулировании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441183.

Поскольку требование компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ удовлетворено, судебные расходы заявителя по оплате государственной пошлины, услуг переводчика, оплате проведения экспертизы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет заинтересованного лица в сумме 61 000 рублей.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании ТТ Термотех Скандинавиа АБ/TT Thermotech Scandinavia AB удовлетворить.

Признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.12.2013 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 441183 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об аннулировании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 441183.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании TT Thermotech Scandinavia AB (TT Термотех Скандинавиа АБ) 61 000 (шестьдесят одну тысячу) рублей судебных расходов, в том числе 2000 (две тысячи) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, 9 000 (девять тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате услуг переводчика, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате проведения экспертизы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов